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第二章 專利要件

第一節 專利之基本三要件

  依專利法第二十條第一項規定,凡可供產業上利用之發明,無下列情事之一者,得依專利法申請取得發明專利:

一、 申請前已見於刊物或已公開使用者。

二、 有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。

三、 申請前已陳列於展覽會者。

  同條第二項規定,發明係運用申請前既有之技術或知識,而為「熟習該項技術者」(註:見第四節一)所能輕易完成時,雖無前項所列情事,仍不得依專利法申請取得發明專利。

  因此申請專利之發明,基本上應滿足以下三項要件,始有取得發明專利之可能性。此三項要件,即稱為專利之基本三要件。

一、 產業上利用性:即具有專利法第二十條第一項規定之「可供產業上利用」。

二、 新 穎 性 :即不具有專利法第二十條第一項第一款至第三款規定之情事之一。

三、 進 步 性 :即不具有專利法第二十條第二項規定之情形。

  又,發明雖已滿足上述之專利基本三要件,仍須該發明無違反專利法第二十一條法定不予專利發明及同法第二十七條及第三十條先申請與同日申請之規定,始有可能取得專利。

  關於專利法第二十七條及第三十條規定之先申請與同日申請情事,則於第六章第三節說明之。

第二節 產業上利用性

一、可供產業上利用之發明

  申請專利之發明,依據專利法第二十條第一項規定,應為「可供 產業上利用之發明」。此處所謂之「產業」,其定義在專利法並無明文規定,然依據一般之共識,此產業二字,是指廣義的產業而言,故包含工業、礦業、農業、林業、漁業、水產業、畜牧業,輔助產業性之運輸業、交通業等等。

二、非可供產業上利用之發明類型

流程圖(詳細說明如下)

其類型如表所示:

 非可供產業上利用之發明

  (一)未完成之發明

    1.欠缺達成目的之技術手段的構想

     (1)欠缺達成目的之全部技術手段

     (2)欠缺達成目的之部分技術手段

    2.有技術手段但顯然不能達成目的之構想

  (二)非可供營業上利用之發明

  (三)實際上顯然無法實施之發明

(一) 未完成之發明

判斷未完成之發明之應注意事項

  未完成之發明包括1.屬於欠缺達成目的之技術手段的構想及2.有技術手段但顯然不能達成目的之構想等兩種。判斷是否屬於未完成之發明,應基於說明書之記載為準。

  如非屬於欠缺達成目的之技術手段的構想,或非屬於記載有技術手段但顯然不能達成目的之構想,則得依第四章「說明書及圖式之補充修正」,應優先適用專利法第四十四條之規定,通知補充修正。

1. 欠缺達成目的之技術手段的構想

(1) 欠缺達成目的之全部技術手段

  雖記載有抽象性理論或希望的事項為其發明之目的,然而達成該目的所採之技術手段完全未有記載者,屬於未完成之發明。

例:發明為碳原子、氮原子、氧原子及氫原子經予適當結合而成麩氨酸之製造方法。但發明說明中,完全未記載有任何有關麩氨酸之具體製造方法。

(2) 欠缺達成目的之部分技術手段

  達成目的所採之技術手段部分欠缺,且整體上不可能達成所預期之目的者,為未完成之發明。

例:

(發明名稱)

  聚乙烯薄膜之形成方法

(申請專利範圍)

  對於高真空中保持於分解溫度下之聚乙烯給予衝擊,令由聚乙烯發生之具有活性端基之蒸氣凝縮於板上,而形成聚乙烯薄膜之方法。

(發明說明之摘要)

  利用真空蒸氣以製得金屬類薄膜之方法為眾所皆知,惟以相同原理自高分子聚合體製造薄膜之方法,並不為人所知。於本發明,係令具有利用衝擊方式所發生之活性端基之高分子聚合體之蒸氣,與安裝於高真空器上部之板接觸、凝縮,而形成薄膜狀聚合體之方法,可製得以延伸等成形加工所無法製出之極薄薄膜。

(說明)

發明說明書中雖記載有令由聚乙烯發生之活性端基之蒸氣形成薄膜之手段,然而對於究以何種衝擊手段,使聚乙烯發生具有活性端基之蒸氣,並未加以說明,且此點自申請當時之技術水準觀之,並非顯而易知之事項。因此,此一發明乃欠缺達成目的所需之部分技術手段,整體上不可能達成所預期之目的,故為尚未完成之發明。

2. 有技術手段但顯然不能達成目的之構想

例:

  以「埋設有交叉鋼骨之堅固混凝土牆,沿台灣環島無間隙的直立設置,以防止颱風之裝置」為主要發明內容,其目的、技術內容及功效雖被具體的記載,但顯然為不能達成擋住颱風目的之構想。

(二) 非可供營業上利用之發明

例1: 用力深吸再連續輕吐煙圈之抽菸方法。(此發明僅係依個人習慣而利用之方法,無法供營業上利用。)

例2: 具有使頭髮完美定型之「捲髮方法」。(美容業所用的「捲髮方法」,雖然是施用於個人,但因可供營業上利用,故不是屬於「非可供營業上利用之發明」)。

(三) 實際上顯然無法實施之發明

  發明在理論上雖然可實施,但在實際上卻無法實施時,即屬於「非可供產業上利用之發明」。

例: 為防止因臭氧層之減少而導致紫外線的增加,以可吸收紫外線的塑膠膜,包覆整個地球表面之方法。

三、審查上應注意事項

  發明是否可供產業上利用,其舉證責任雖然在於申請人,申請人如無法舉證時,申請案得予核駁,但於核駁時,審查委員需說明「不具可供產業上利用性」之具體理由。

第三節 新穎性

一、新穎性之概念

  專利制度乃對開發新技術之發明者,以公開其發明,使公眾得藉由此項公開而知其發明,作為交換條件,而賦予專有排他性之專利權,以代償公開其發明之制度。因此得給予專利之發明,須為申請專利前尚未公開使公眾知悉之發明,如申請專利前已公開使公眾知悉之發明,則無賦予專利權以增加社會成本之必要。此種申請專利前尚未公開使公眾知悉之發明,即稱為具有新穎性之發明。故所謂新穎性者,乃指發明在申請專利前從未被公開,因而從未被公眾所知或使用過之情形而言。

二、新穎性判斷之概念及基本原則

1.新穎性判斷之概念

  謂「新穎性之判斷」,指判斷申請專利範圍之請求項所載發明之新穎性而言。亦即,依據專利法第二十條第一項第一款至第三款規定之情事,來判斷申請專利範圍之請求項所載發明有無該條款所規定之情事,如有則不具新穎性,如無則具有新穎性。

2.新穎性判斷之基本原則

(1) 作為新穎性判斷對象之發明,為申請專利範圍之「請求項所載發明」。

(2) 申請專利範圍應就每一請求項目逐項判斷其新穎性,但可不需對每一請求項目各自逐項作成審定。

(3) 判斷發明有無新穎性時,應以發明之技術內容比對是否相同(含能由熟習該項技術者直接推導)為準。不相同即具有新穎性;相同即不具新穎性。

(4) 比對方式,應採單獨比對方式,以個別獨立的引證資料與「請求項所載發明」進行比對,不得將二個以上獨立的引證資料予以組合,以與「請求項所載發明」比對。

(5) 下位概念(註)發明之公開,使上位概念發明不具新穎性。上位概念發明之公開,原則上不影響下位概念發明之新穎性,但藉參酌當時之技術知識,而可由上位概念導出下位概念表現的發明時,則不在此限。(註):

1 「上位概念」,係指匯集同族或同類事項而總括的概念,或基於某種共同性質之總括複數事項之概念。以此上位概念表現之發明,即為上位概念發明。

 

2 「下位概念」,係指非匯集同族或同類事項,亦非基於某種共同性質之總括複數事項,而相對應於「上位概念」呈現為下位之具體概念。以此下位概念表現的發明,即為下位概念發明。

 

3 上位概念發明因無以下位概念表現之發明,故不得將其認定為以下位概念表現之發明。但若藉參酌當時之技術知識,而可由上位概念導出下位概念表現的發明時,可認為包含該下位概念發明。觀念上,上位概念發明僅表明下位概念包含於上位概念中,或者單純地可從上位概念的用語中,列舉出下位概念的用語者,不得認為可由上位概念發明導出以下位概念來表現之發明。

4 下位概念發明因已表示發明所欲解決課題之技術手段,可作為用以解決使用於同族或同類事項,或基於共同性質之複數事項,故可視為以上位概念表達的發明。

5 參考例

例1: (下位概念發明之公開,使上位概念發明不具新穎性)已公開的某產品係〝用銅製成的〞會使用〝金屬製成的同一產品〞之專利申請喪失新穎性。

例2: (上位概念發明之公開,原則上不影響下位概念發明之新穎性)已公開的某產品係〝用金屬製成的〞,並不能使〝用銅製成的同一產品〞之專利申請喪失新穎性。又如,〝鹵素〞之公開,並不使該系列中之〝氯〞喪失新穎性。

例3: 已知化合物之公開,不使其光學異構物,水合物及結晶物喪失新穎性。

三、發明不具新穎性之情事

1.專利法第二十條第一項第一款至第三款

專利法第二十條第一項第一款至第三款所規之發明不具新穎性情事如下:

(1)申請前已見於刊物或已公開使用。

(2)有相同之發明或新型申請在先並經核准專利。

(3)申請前已陳列於展覽會

  上述規定,明確表示發明不具新穎性情事之範圍,亦將發明不具新穎性情事類型化。

  依據專利法第二十條第一項規定,可供產業上利用之發明,仍須無該條項第一款至第三款情事之一,始能取得專利,而上述之專利法第二十條第一項第一款至第三款之情事,即為發明不具新穎性之情事。換言之,發明具備產業上利用性之要件後,尚須具備新穎性之要件,才有依法申請而取得專利之可能性。

2.請前已見於刊物或已公開使用(專20.I.1)

(1)申請前已見於刊物

1申請前

  所謂「申請前」,乃指「申請當日之前」(註)而言。因此申請當日公開之技術,不可視為申請前之既有技術。(註:此之申請當日,在有優先權時,該申請當日係指優先權日。有關優先權日之判定,依第五章規定為之。)

2刊物

  謂「刊物」者,指廣義的刊物而言,即以向不特定公眾公開發行為目的,而可經由抄錄、影印或複製之文書、圖面及其他類似情報傳達之媒體等。

例如: 微縮影片、打字印刷文件、錄音帶、錄影帶、電腦資料庫、電子媒體等。文件之內容,可為專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學位論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿、廣播、電視播放等。

刊物不限於國內刊物,發行地亦不限於國內。

3已見於刊物

  謂「已見於刊物」者,指刊物已公開發行達於不特定之多數人足以閱覽之狀態,並可依據刊物所記載事項及「相當於有記載之事項」,「據以判斷而得知發明之技術內容者」而言。至於多數人是否業已閱覽,是否已真正知悉發明之技術內容,則非所問。

  「刊物已公開發行」,指刊物被置於不特定人得以見聞之狀態,不以實際上某人已見過該刊物為必要。例如:書刊雜誌、學位論文已被置於圖書館閱覽架,或已被編列於圖書館之圖書目錄等情形,均屬於刊物已公開發行。惟在一般之情形,學會期刊或書刊雜誌等原稿,雖已經受理編印並刊印有出版日期,但尚未置於得為不特定人知悉之狀態時,於該原稿或編印之文件尚未公開前,不能謂已公開發行。又審核受理編印文稿之人雖有二人以上,仍應視為特定人。

  「相當於有記載之事項」,指由記載之事項,參酌當時既有之技術知識而導出之事項。

  「據以判斷而得知發明之技術內容」者,指刊物所記載事項及相當於有記載之事項,為不特定多數人中之「熟習該項技術者(註)」,依其記載內容得以判斷知悉發明之技術內容者而言。

4 刊物公開發行日期之認定及推定:刊物如有證據或適當方法認定或推定者,則依該證據或方法認定或推定刊物之公開發行日期。如無證據或適當方法認定或推定時 則依下列方式。

Ⅰ刊物載有發行日期者,依下列方式認定:

僅載發行之年者,以其年之末日定之。

載有發行之年月者,以該年月之末日定之。

載有發行之年月日者,以該年月日定之。

載有跨年發行之年者,以其第一年之末日定之。

載有跨年發行之年月者,以其第一年之年月之末日定之。

載有跨年發行之年月日者,以其第一年之年月日定之。

以季發行者,依發行地認定之季之末日定之。

Ⅱ刊物未載有發行日期時,依下列方式推定:

  外國刊物者,如知其輸入國內日期,則以輸入國內日期,上溯至自發行國輸入國內通常所需期間,推定其公開發行日期。

  刊物之書評、摘錄、型錄等被刊載於其他刊物者,則以刊載該書評、摘錄、型錄等之其他刊物之發行日期,推定為該刊物之公開發行日期。

  刊物有重版或再版等情形,且記載有初版之發行日期者,則以該記載初版之發行日期,推定為該刊物之公開發行日期。

Ⅲ刊物之發行地與我國有時差者,其發行日之認定或推定,以發行地之發行日依時差推算我國之相對應日為準。

(註):「熟習該項技術者」之涵義,參照第三章記載。

(2)申請前已公開使用

1申請前

  此之所謂「申請前」,亦指「申請當日之前」而言。因此申請當日公開使用之技術,不可視為申請前之既有技術。(註:此之申請當日,在有優先權時,該申請當日係指優先權日。有關優先權日之判定,依第五章規定為之。)

2使用

  謂「使用」者,指單純狹義的使用而言,其他有關製造、販賣、進口等行為,則視其與「使用」之關係,推論是否「使用」。

3已公開使用

  謂「已公開使用」者,指由於公開使用致發明之技術內容成為公知狀態,或處於不特定人得以使用該發明之狀態者而言。

審查所謂「公開」時,得參考下列條件:

Ⅰ 公眾經由參觀工廠或展示,致可察知物之性質狀態、構造、裝置或製程者,即屬公開。

Ⅱ 以販賣為目的,而其物已成為不特定人得為交易標的之階段(程度)時,即屬公開,並不以事實上已有交易行為為必要,因此公開標售應視同公開。

  公開使用應以不特定人得知其使用之狀態為必要,如已置於不特定人得知之狀態而為使用,即不問事實上是否已知其使用之狀態,即屬公開使用。

  但若其使用非為不特定人得知其使用之狀態者,則不能謂為公開使用。例如:內部藏有發明技術之新製品,縱使在不特定人面前運轉,如不特定人僅能觀察其外觀或僅有預約訂購,並無從得知其發明技術之詳情,則難謂為已公開使用。因此使用與販賣間之公開有些不同。因販賣而公開,僅須其物已成為不特定人得為交易標的之階段(程度),即為公開,並不需將該物解體而得知其結構後,才被認為公開。

4公開使用之日

  公開使用之日,即公開使用已達不特定人得以知悉其發明內容之日。

  公開使用之日與申請當日為同一者,則認定並非為申請前已公開使用。

(3)有相同之發明或新型申請在先並經核准專利(專20.I.2.)

1有相同之發明申請在先並經核准專利

Ⅰ有相同之發明

  所謂「相同之發明」,在新穎性判斷之領域中,係指兩發明之技術內容相同而言。因此就兩發明之技術內容相互比對結果,如判定兩發明之技術內容不相同,則此兩發明並非相同之發明,如判定兩發明之技術內容完全相同,則此兩發明為相同之發明。

  兩發明間之發明概念屬於上下位概念時,則應一併參酌本第三節2.2(5)之原則,予以認定兩發明可否視為相同之發明。

  「有相同之發明」,指申請時已有相同發明之他件申請案存在,至於究為何人所請則非所問。

  又,此處所指之發明,固然皆係指先、後申請案所載申請專利範圍之「請求項所載發明」而言。惟當後申請案之發明,雖未記載於申請案之申請專利範圍中,但已揭露於先申請案之發明說明或圖式內時,基於先申請案之發明在審定公告前,申請人尚得依專利法第四十四條第一項規定,將記載於發明說明或圖式內,而未記載於申請專利範圍中之發明,補充修正於申請專利範圍中,因此在認定先申請案之發明是否為本條款所規定之「相同之發明」時,除應考量其申請專利範圍外,凡在發明說明或圖式中有記載之發明,亦包涵在內。

Ⅱ請申請在先並經核准專利

  所謂「申請在先並經核准專利」,係指先申請案之發明雖經核准專利,但尚未在後申請案申請當日之前公告於專利公報,或先申請案之發明在後申請案申請當日雖尚未核准專利,但其後經核准專利者而言。至於在後申請案申請前已公告於專利公報,則屬於本第三節4.2.(1)「申請前已見於刊物」之情事。

  由於「申請在先並經核准專利」之發明,在後申請案申請當日之前,尚未公告於專利公報,因此後申請案之發明並無申請前已見於刊物之情事,依理於申請當日應無不具有新穎性的道理,惟法律為顧及專利權之專有排他性及一發明一專利原則,乃將此等先申請案所記載之發明以法律擬制(legal fiction)為既有技術,而使後申請案之發明不具新穎性,故此項規定,僅能適用於考量新穎性之用,不得作為考量進步性之用。

  又,先申請案僅記載於其申請專利範圍中之發明與後申請案之發明相同,而其他記載於發明說明書或圖式之發明與後申請案之發明並不相同,且在後申請案申請當日如尚未經核准專利者,由於實際上只是「申請在先」而已,尚未達到「申請在先並經核准專利」之情形。其後在審查中始發現兩者為相同之發明時,此時如先申請案之發明已經核准專利者,仍應依本專利法第二十條第一項第二款規定處理。如先申請案之發明尚未經核准專利,則可就先申請案之發明准予專利,然後依本專利法第二十條第一項第二款規定及同法第二十七條第一項規定(即第六章第三節規定)擇一處理之。

2有相同之新型申請在先並經核准專利

Ⅰ有相同之新型

  在發明新穎性判斷之領域中,所謂「相同之新型」,係指新型所表明解決課題之技術手段,可用來作為解決同類事項或基於共同性質之複數事項,以及參酌當時之既有技術知識,而可導出其上位概念之發明而言。此時新型可視為該發明之下位概念創作,自得準用本節2(5)之原則,認為下位概念創作,使後申請案之發明(即上位概念發明)不具新穎性。

  「有相同之新型」,指申請發明專利時,已有相同之他件新型申請案存在,至於究為何人所請則非所問。

  又,此處所指之他件新型申請案,雖係指其申請專利範圍之「請求項所載新型」而言。但當後申請案之發明,雖未記載於先申請案之新型申請專利範圍中,而已揭露於先申請案之新型說明或圖式內時,基於先申請案之新型在審定公告前,申請人尚得依專利法第一百零五條準用四十四條第一款規定,補充修正記載於申請專利範圍中,因此在認定先申請之新型是否為本條款所規定之「相同之新型」時,除應考量其申請專利範圍外,凡在新型說明或圖式有記載之新型,亦包涵在內。

Ⅱ申請在先並經核准專利

  所謂「申請在先並經核准專利」,係指先申請案之新型雖經核准專利,但尚未在後申請案申請當日之前公告於專利公報,或先申請案之新型在後申請案申請當日雖尚未核准專利,但其後經核准專利者而言。至於在後申請案申請前已公告於專利公報,則屬於本節2.(1)「申請前已見於刊物」之情事。

  由於「申請在先並經核准專利」之新型,在後申請案申請當日之前,尚未公告於專利公報,因此後申請案之發明並無申請前已見於刊物之情事,依理於申請當日應無不具有新穎性的道理,惟法律為顧及專利權之專有排他性,乃將此等先申請案所記載之新型以法律擬制(legal fiction) 為既有技術,而使後申請案之發明不具新穎性,故此項規定,僅能適用於考量新穎性之用,不得作為考量進步性之用。

(4)申請前已陳列於展覽會(專20‧Ⅰ‧3)

1申請前

  所謂「申請前」,乃指「申請當日之前」而言。

2陳列

  所謂「陳列」與使用有別,僅須公開擺設任不特定人觀看為已足。

3展覽會

  所謂「展覽會」,係指陳列物品或圖表於一定期間內供不特定人觀覽之集會。

4已陳列於展覽會

  謂「已陳列於展覽會」者,指已有將發明以物品或圖表等表達方式,於展覽會期間陳列於展覽會,供不特定人觀覽之事實。至於陳列展覽之時間長短,以及發明內容是否已為不特定人所瞭解而知悉,則非所問。字

四、例外不喪失新穎性之情形

  有專利法第二十條第一項第一款及第三款但書規定之情事,為具有不喪失新穎性情事。其情事如下:

(1) 因研究、實驗而發表或使用,於發表或使用之日起六個月內申請專利者。

  因研究、實驗而發表或使用,致發生申請前已見於刊物或已公開使用之情形,於發表或使用之日起六個月內申請專利者,不喪失新穎性。又,此種因研究、實驗而發表或使用,不論是否違背申請人之本意,均有其適用,以便保護申請人之申請權。但如他人以非申請人所有之同一發明從事研究、實驗而發表或使用者,則不得適用之。

(2) 陳列於政府主辦或認可之展覽會,於展覽之日起六個月內申請專利者。陳列於政府主辦或認可之展覽會,致發生申請前已陳列於展覽會之情形,於展覽之日起六個月內申請專利者,不喪失新穎性。

  所謂「政府認可」,指曾經我國政府之各級機構核准、許可、同意等而言。

  專利法第二十條第一項第三款但書所以有此不喪失新穎性之特別規定,乃基於發明之公開展覽,可供不特定人以觀摩之機會,故予以提倡、鼓勵發明人或申請人將其所有之發明陳列展覽。又此種展覽是否違背申請人之本意,均有其適用,以便保護申請人之申請權。但如他人所陳列於展覽會之發明,非為申請人所有之同一發明者,則不得適用之。

五、新穎性判斷用之引證資料類型及認定

  相同於申請專利發明之既有技術,有的是發明當時即已存在者,有的是發明後申請前他人之發明被公開者,有的是申請專利之發明本身在發明後申請前被公開者。另外,有些事實上在申請前尚未公開,例如:先申請並經核准專利而相同於後申請發明之發明或新型,其技術內容特別被法律擬制(legal fiction)為既有技術,亦視為屬於申請專利發明之既有技術。凡此等既有技術,均得以之作為引證資料,用以證明申請專利之發明不具新穎性。因此此等既有技術,即為「新穎性判斷用之引證資料」。作為「新穎性判斷用之引證資料」,係用來證明其技術內容與申請專利發明之技術內容相同者。此引證資料之類型及認定如下:

(1)已公開使用的技術

  所謂「已公開使用的技術」,係指經機械裝置、系統等而為不特定者所公知的狀況、或有公知之虞的狀況下被使用的技術,故應依已成為具體之機械裝置、系統等事實,來作為「已公開使用的技術」之認定基礎。

  於解釋已具體為機械裝置、系統等之事實,可參酌使用當時之既有技術。參酌使用當時之既有技術,認為自此等事實可導出之事項,亦可作為「已公開使用的技術」之認定基礎。

(2)已見於刊物的技術

  「已見於刊物的技術」,應就刊物所記載的事項來認定。刊物所記載事項之解釋,可參酌該刊物發行當時之既有技術。如依參酌該刊物發行當時的既有技術,認為自該刊物所記載的事項可導出之事項,亦可作為「已見於刊物的技術」之認定基礎。

(3)先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術

  「先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術」,應就該先申請案之說明書或圖式所記載之事項來認定。其認定可參酌該先申請案申請當時之既有技術。如參酌該先申請案申請當時之既有技術而可導出之事項,亦可作為「先申請並經核准專利之發明案或新型案所記載之技術」之認定基礎。

(4)已陳列於展覽會的技術

  「已陳列於展覽會的技術」,係指以物品、圖表等經展覽而為不特定者可觀覽的技術,故應以展覽之物品、圖表等事實,作為「已陳列於展覽會的技術」之認定基礎。於解釋展覽之物品、圖表的事實,可參酌展覽當時之既有技術。如參酌展覽當時之既有技術,認為自此等展覽之物品、圖表的事實可導出之事項,亦可作為「已陳列於展覽會的技術」之認定基礎。

(5)引用國外國專利公開公報為引證資料時,以其實際公開之日認為已見於刊物之日期。

六、審查上應注意事項

  引證申請在先之發明案或新型案,據以認定後申請案之發明不具新穎性時,必須該申請在先之發明或新型於引證當時,已經核准專利,始有其適用。如果該申請在先之發明或新型於引證當時,尚未經核准專利或經審定不予專利,則無適用之餘地,故不能引證尚未經核准專利或審定不予專利之先申請發明案或新型案,據以否定後申請發明之新穎性。

第四節 進步性

一、進步性之概念

  專利法第二十條第二項規定:「發明係運用申請前既有之技術或知識,而為熟習該項技術者所能輕易完成時,雖無前項所列情事,仍不得依本法申請取得發明專利」之規定,一般稱之為不具進步性。依據該條項規定之意旨,申請專利之發明為運用申請當日之前既有之技術或知識以完成者,如該發明為熟習該項技術者之一般技術知識所能輕易完成者,即不具進步性。反之,如非為熟習該項技術者之一般技術知識所能輕易完成者,即具有進步性。新穎性與進步性係不同的基本要件(Criteria)。申請專利之發明與申請當日之前既有之技術或知識若有差異時,即有新穎性,〝有無進步性〞之問題,僅於有新穎性之情形下,始會產生。

  〔既有之技術或知識〕,係指申請當日之前,已見於國內外刊物或已公開使用之技術、知識。故於申請當日之後,始公開或公告於刊物之技術、知識,在判斷發明之進步性時,則不列入考慮。

  〔熟習該項技術者〕,係指虛擬一具有申請專利當時知道該發明所屬技術領域之既有技術及知識之人,其可用研究、開發等一般技術性手段(指依據既有之技術或知識之基礎,經由邏輯分析、推理或試驗而得之技術手段),並發揮一般創作能力,例如:選擇材料或變更設計,使當時該發明所屬技術領域之技術水準,化為其本身之知識的人而言。

  〔輕易完成〕,係指不能超越熟習該項技術者所可預期的技術上的一般發展,且單單可由先行技術推論而完成者。亦即,申請專利之發明具有突出的技術特徵或顯然的進步時,即認為超越熟習該項技術者所可預期之技術上一般發展,而非所能輕易完成者。

二、判斷進步性之基本原則

  判斷進步性之前,須先判斷該發明是否具備新穎性要件,經判斷該發明具有新穎性後,始能判斷有無進步性。

1. 判斷進步性時,應依據申請專利範圍之請求項所載發明,判斷有無專利法第二十條第二項之規定情事,如有則不具進步性,如無始具有進步性。

2. 申請專利範圍之請求項有二項以上時,應就每一請求項各別判斷其進步性。

3. 判斷發明有無進步性時,應確實依據發明所屬技術領域,以及申請專利當時之技術水準(the state of the art),檢索申請當日之前之既有技術及/或知識作為引證資料,以研判發明之技術手段之選擇與結合,如其選擇與結合具有困難度,並非為熟習該項技術者所能輕易完成者,即具有進步性;反之,如為熟習該項技術者基於引證資料所能輕易完成者,則不具進步性。

三、判斷方式

  判斷發明是否能輕易完成時,准予將二件或二件以上不同文獻之全部內容或其各該文獻之部分內容、或同一文獻之各不同部分內容相互組合,准予將先前技術(prior art) 之各片斷部分相互組合,以判斷申請專利之發明是否具有突出的技術特徵或顯然的進步。惟其組合,以熟習該項技術者於申請當時(若有主張優先權者,則指有效優先權日),所能輕易完成者為限。

判斷是否能輕易完成時,應注意下列事項:

1.文獻之組合應注意事項

1. 應假設熟習該項技術者,如遭遇申請專利發明所欲解決的問題時,是否能輕易組合所引證之文獻之技術內容,以解決該問題。

2. 文獻之技術內容屬於非類似、非接近或無關的技術領域者,則其組合,通常視為非能輕易完成。

3. 組合所需之文獻為不同的文獻者,其數量愈多,通常視為非能輕易完成。

例1: 組合二件或二件以上之文獻內容後,與申請專利發明之必要的技術內容,在本質上無法相切合時,則此等文獻之組合,通常視為非能輕易完成。

例2: 組合同一文獻之不同部分,由於該等部分相互間為有關聯之事,對熟習該項技術者而言,視為能輕易完成的。

例3: 由一般教科書、標準、辭典與其他先前文獻組合之事,通常視為能輕易完成的。

2.先前技術之組合部分應注意事項

  以先前技術之片斷部分相互組合,而判斷發明是否能輕易完成時,應考慮發明是否具有「突出的技術特徵」或「顯然的進步」。

  「突出的技術特徵」,係指申請專利之發明對熟習該項技術者而言,若以先前技術為基礎,仍然不易由邏輯分析、推理或試驗而得者。

  「顯然的進步」係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言,通常係表現於功效上。

例1: 在技術發展空間有限之領域中(in the field of the crowded art) ,如在技術上有微小的改進,得視為具有「顯然的進步」。

例2: 發明能解決人類長久未能解決之技術問題者,得視為具有「顯然的進步」。

例3: 在發明所屬之技術領域中,發明能突破熟習該項技術者長久根深蒂固存在之技術、知識時,可視為具有「顯然的進步」。

四、相關發明之進步性判斷

1.開創性發明(pioneer invention)

  發明為在全新技術領域內開拓,且為既有技術毫無相關前例,或最接近之既有技術亦與之相距甚遠者,稱為開創性發明。因開創性發明與申請當時之技術水準相比,本質上具有技術上之開創性,故其發明之申請專利範圍可作較廣之解釋。

2.轉用發明

  某一技術領域之既有技術、知識被轉用至其他技術領域,如此之轉用,對熟習該項技術者而言,可產生突出的技術特徵或顯然的進步,或可克服其他技術領域中之技術問題者,此種轉用視為非能輕易完成。惟如此之轉用,如係於類似或相近之技術領域中進行,而未產生突出的技術特徵或顯然的進步,則此種轉用視為熟習該項技術者所能輕易完成。

3.物品新用途發明

  物品新用途係指公知的物品之新穎用法而言,包含利用一般的技巧方法,以克服技術上未能解決的困難等。

例: 發明為有關以一種已知用於支持浮動甲板之裝置,而用來作為支持及控制貯氣器之上升、下降者。此發明可省略習知升降貯氣器之裝置的外部導引架,且為長久以來使用該已知裝置於支持浮動甲板之人士所未思及者,故此發明為物品新用途發明。

4.構成要件置換之發明

(1) 構成要件置換之發明

  構成要件置換之發明,係指將他發明之構成要件之一部分,以其他已知之構件來置換之發明而言。如此之置換可產生突出的技術特徵或顯然的進步,此種構成要件置換之發明,視為非能輕易完成。惟如此之置換如未能產生突出的技術特徵或顯然的進步時,則視為熟習該項技術者所能輕易完成。

(2) 構成要件形狀、排列變更之發明

  構成要件形狀、排列變更之發明,係指將他發明之構成要件的構造,在形狀、排列上予以變更所成之發明而言。如此之構成要件形狀、排列變更可產生突出的技術特徵或顯然的進步時,此種構成要件形狀、排列變更之發明,視為非能輕易完成。惟如此之構成要件形狀、排列、變更,如未能產生突出的技術特徵或顯然的進步時,則視為熟習該項技術者所能輕易完成。

(3) 構成要件省略之發明

  構成要件省略之發明,係指將他發明之一個或二個以上構成要件省略之發明而言。如此之省略後,如其可保有原有之全部功能或可產生突出的技術特徵或顯然的進步時,此種構成要件省略之發明,視為非能輕易完成。惟如構成要件省略後,其功能相對消失或不具突出的技術特徵或顯然的進步時,則視為熟習該項技術者所能輕易完成者。

5.組合發明

  組合發明,係指將複數個既有之構成要件組合而成之發明而言。此種組合發明與集合發明不同之處,在於組合發明可產生突出的技術特徵或顯然的進步,故非為熟習該項技術者所能輕易完成者。至於集合發明,因未能產生突出的技術特徵或顯然的進步,故為熟習該項技術者所能輕易完成。因此組合發明之個別構件即使屬於既有之技術,亦須就整體予以考量。

6. 選擇發明(註:異議、舉發案件之審理參考第九章,有關鑑定參考相關基準;另本節之規定有關權利參見第六章特殊申請案之再發明節。)

  選擇發明,係指選擇已知上位概念發明之下位概念而作為構成要件之發明。一般所謂選擇發明,皆常見於化學及材料技術領域之發明。就選擇發明所選擇已知上位概念發明之下位概念之技術內容而言,已知發明並未有具體之揭示,且其所選擇之技術內容無論為已知發明所未揭示之異質物或同質物,其說明書內所記載達成的功效,即使在已知發明之文獻內有記載,只要其較已知發明者具有非顯而易知之突出功效,此選擇發明即非能輕易完成者。有關化學物質之選擇發明,判斷該發明是否能輕易完成時,應考量下列事項:

(1)發明之技術內容方面

1其化學構造式,需為包含於已知發明之上位概念化學構造式的下位概念。

2其以化學構造式表示之各化學物質,須為已知發明所未具體記載者。

(2)發明之功效方面

  其發明之化學物質與已知發明所創製之化學物質相比,在質或量上需能創製出非顯而易知之突出的功效、性質或用。

  由於選擇發明係選擇已知上位概念發明之下位概念的技術內容而作為構成要件之發明,所以其構成要件之全部或部分,係涵蓋於已知發明之上位概念內,因此在一般觀念中,皆認為此選擇發明與已知發明係屬於同一發明;惟就選擇發明選擇之下位概念的技術內容在已知發明中並未有具體揭示而言,事實上熟習該項技術者參酌當時之技術、知識,亦未必能從已知發明之上位概念而導出該下位概念之技術內容,以完成此選擇發明,如果此選擇發明所達成之功效,又比已知發明之功效更為顯著,或能產生已知發明所未能預知之突出的技術特徵時,則視為熟習該項技術者非能輕易完成者。

  選擇在已知範圍內,在具體的操作條件(例如溫度、壓力)下某一製造過程中進行,此種特定的選擇,在製造過程上,或其得到的產品性能上出現預料不到的技術效果時,則具備進步性,例如,在某一生產過程中,物質A和B在高溫下生成物質C,已知當溫度在℃-130℃範圍內增加時,物質C產量通常恆定地增加發明係選擇溫度在℃-℃範圍內(該範圍原來未被選定),結果物質C產量明顯地超過預期的想像,則具備進步性。

  但是,如果發明僅係由一些具有相同可能性的技術解決方案中選出一種,而選出的此種方案未能產生預料不到的效果,則不具備進步性。例如,現有技術中存在很多加熱的方法,一發明是在已知的化學反應中選用一種公知的電加熱法,該選擇發明沒有產生預料不到的技術效果,則不具備進步性。

  如果,發明是在可能的、有限的範圍內選擇具體的尺寸、溫度度範圍或者其他參數,而這些選擇可以由該領域的普通技術人士經通常手段得到時,該發明不具備進步性。例如,一項己知反應方法的發明,其特徵在於界定一種惰性氣體的流速,而該流速係熟悉該技術領域人士能經由通常之計算得到時,則該發明不具備進步性。

  如果,發明係可由現有技術中直接推導出來的選擇,亦不具備進步性。例如,一項改進組合物Y的熱穩定性發明,其特徵在於定出組合物Y中某組分X的最低含量。實際上,該含量可由組分X的含量與組合物Y的熱穩定性關係曲線中推導出來,則該發明不具備進步性。

  一般而言,對已知發明或習知技術內容中之某些參數條件,如組成、溫度、壓力、流速等加以數值上(量)的界定而成之發明,通常有下列情形:

(1) 所界定之「量」的範圍在已知技術之參數條件範圍內(例如:已知技術之某組成成分之含量範圍為5~25wt%,所申請之發明之該組成成分含量範圍為10~15wt%)。

(2) 所界定之「量」的範圍與已知技術之參數條件範圍有一部分重疊(例如:已知技術之處理溫度範圍為℃以下,所申請之發明之處理溫度為17~25℃)。

  判斷此類發明是否為熟習該項技術者所能輕易完成時,應就所界定之數值範圍與已知技術比較其結果,是否有特殊的意義而定。

  所謂特殊的意義,乃指下述之情形:

(1)同性質之功效之顯然的進步(例如:還原效果之顯然的進步)。

(2)產生不同性質之突出的技術特徵(例如:產生已知技術未提及之突出的技術特徵)。

  有關上述(1)同性質之功效之顯然的進步,係指所限定之數值意義具備「臨界性(Critical character)」時,即為熟習該項技術者非能輕易完成者,如不具「臨界性」時,即為熟習該項技者所能輕易完成者;惟「臨界性」應以申請當日之時,該領域之技術層次作適宜的解釋,以具有突出的技術特徵或顯然的進步始可。

  有關上述產生不同性質之突出的技術特徵,係指與已知技術之技術內容所達成之目的或功效不同時,無須具備「臨界性」,即可認為熟習該項技術者非能輕易完成者。若數值限定發明同時包含有上述之同性質之功效之顯然的進步及產生不同性質之突出的技術特徵時,所限定的數值是否須具備「臨界性」,則依上述之情形分別判斷之。

  此類發明在所界定之數值範圍之全領域內,應產生相同之功效,且該功效在說明書中應有記載。

五、審查上應注意事項

1. 進步性之審查,不可逕用申請人引證的關聯性最深的先前技術據以核駁,應確實依據引證資料所載之技術或知識,針對發明之技術內容,綜合發明之目的、功效,研判其是否克服選擇或結合之困難度,而獲得突出的技術特徵或顯然的進步,加以判斷。

2. 獨立項之發明具有進步性者,其附屬項當然具有進步性。且不得因獨立項之發明不具有進步性,而對其附屬項與逕予核駁,因其附屬項仍須依進步性之審查基準,作進一步客觀的研判。

3. 判定發明不具進步性時,原則上審查委員應引證具體的既有之技術、知識資料,但該既有之技術、知識為習知或慣用(如教科書、標準、辭典等有記載)者,則不在此限,惟審定書內需充分說明。

4. 新物品或新物質之發明,其製法及其用途之發明具有進步性。

5. 發明不問係因偶然或意外發現,或苦心研究試驗所完成者,均不影響其進步性之存在。

6. 進步性之研判,因審查委員在審查中瞭解其技術內容後,極易對發明之進步性作成偏低之評斷,以致有“後見之明”之情形,故審查時應以熟習該項技術者之觀點,根據申請當時之技術水準,作客觀之判斷。

7. 發明在市場上之成功,如係因發明之突出的技術特徵本身直接所獲得者,可作為進步性之有利事證之一。惟發明在市場上之成功,係因其他因素,例如銷售技巧或宣傳所獲得者,則不得作為發明具有進步性之憑據。

  • 發布日期 : 101-02-06
  • 發布單位 : 專利三組
  • 更新日期 : 102-03-25
  • 瀏覽人次 : 276
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