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第八章 特定技術領域之審查基準

第一節 生物相關發明

  • 一、 前言

      本節說明審查有關生物相關發明專利申請案時,必須獨特判斷及處理之有關事項。適用本章節之生物相關發明包括生物物質之相關發明。其他有關生物資訊、生物晶片、生物相關發明裝置等跨領域發明,就涉及生物物質部分亦適用本章節,就涉及電腦軟體等其他領域之部分應參照其他章節。與生物相關之新型亦用本章節。

  •   生物相關發明專利申請案之審查事項中,與其他章節共通之一般性規定應參照其他章節。

    二、定義

      本節所稱「微生物」之適用範圍,包括載體、質體、噬菌體、病毒、細菌、真菌、動物或植物細胞株、動物或植物組織培養物、原生動物、單細胞藻類等生物物質,但不包括動、植物。所謂生物物質係指含有遺傳訊息,並可自我複製或於生物系統中複製之任何物質。

  •   本節除「四、3.微生物之寄存」之段落外,申請案主張優先權者,其專利要件之審查以優先權日為判斷基準日。

    三、發明標的

      有關發明之定義,見於專利法第十九條,其意指利用自然法則所產生並表現在物或方法或物之用途上之技術思想。有關法定不予發明專利之項目,見於專利法第二十一條,其包括:

    動、植物新品種,但植物新品種育成方法不在此限;人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法;科學原理或數學方法;遊戲及運動之規則或方法;其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計畫;及發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。
      有關生物相關發明之專利項目應審查之相關事項,與一般性規定相同,應參照第一章之內容,並參考下列原則及實例內容進行審查。
    • ﹙一﹚非屬發明之類型

        非利用自然法則之技術思想之創作僅為一種單純之發現,非屬發明之類型,不能授予專利權。自然界存在之物之發現,為單純之發現,如新發現之野生植物或鳥類、未經分離或未經純化之微生物或蛋白質或DNA序列。但自然界存在之物如經人為操作,而由自然界分離、製備並可顯現技術效果者,則為發明,例如經分離或純化之微生物或蛋白質或DNA序列。

      (二)法定不予專利之項目

        以下就與生物相關發明有關之「動、植物新品種」、「人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法」及「發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者」加以說明:
      • 1. 動、植物新品種

          「動、植物新品種」一詞涵蓋動物和植物、亦包括轉殖基因之動物和植物。

      •   動物和植物新品種之育成方法並非不可准予專利之項目。這裡所稱的動物和植物新品種之育成方法不包括利用主要是生物學的方法生產動物和植物新品種的方法。動物和植物新品種之育成方法如果完全由自然現象如雜交或選擇所構成,則為主要是生物學的方法,例如雜交、種間育種(inter-breeding)或選擇性育種(如馬)的方法,其僅是涉及育種之選擇且將具有某些特徵的馬集中在一起,則此方法應屬主要是生物學的方法。另一方面,處理動物或植物以改善其性質或產量、或是促進或抑制其生長的方法,例如修剪樹木的方法非屬主要是生物學的方法,即使其中某些步驟涉及生物學的方法,但是該發明的本質是有技術性的;同樣地,特徵在於使用生長刺激性物質或輻射照射來處理植物的方法,利用技術手段處理土壤以抑制或促進植物生長的方法,均非屬主要是生物學的方法。

        2. 人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法

          「人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法」係指施用於活的人體或動物體之疾病診斷、治療或手術方法。此外,疾病之預防方法亦屬不予專利之範圍。

      •   與生物技術領域相關之投遞基因的治療方法屬於施用於人體或動物體之治療方法,為不予專利之項目。但活體外修飾基因之方法、活體外偵測或分析生物物質之方法、供基因治療方法用之基因、載體或重組載體,均非屬法定不予專利之項目。

        3. 發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者

          「發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者」由於不為社會公認之倫理道德所接受,因此為不予專利之項目。例如,複製人的方法(包括胚胎分裂技術)及經複製的人、改變人類生殖系之遺傳特性的方法、人胚胎的工業或商業目的之應用、由人體生殖細胞或全能細胞製備嵌合體之方法。
    • (三)生物相關發明之發明標的例示
      • 1. 微生物及方法(非遺傳工程改良)

      •   例如,一種經分離且純化之新穎枯草桿菌株、一種自酵母菌分離醯基轉移?之方法、一種利用脫硫菌去除廢氣中硫化物之方法。

        2. 微生物學產物

      •   例如,一種源自黑曲黴之植酸?、一種利用產黃枝黴產製頭芽孢素中間體之方法。

        3. 轉形株

      •   例如,一種包含海藻糖合成?基因之大腸桿菌轉形株、一種產製大腸桿菌轉形株之方法、一種利用大腸桿菌轉形株以產製海藻糖之方法。
      • 4. 融合細胞

      •   例如,一種人類骨髓細胞和脾臟細胞所構成之融合細胞、一種製備融合細胞之方法、一種利用融合細胞以產製抗體之方法。

        5. 載體

      •   例如,一種供基因治療用之載體、一種構築載體之方法、一種利用載體使細胞C無法表現蛋白質X之方法。

        6. 重組載體

      •   例如,一種表現蛋白質Y之重組載體、一種供基因治療用之重組載體、一種構築重組載體P之方法、一種利用重組載體P表現蛋白質Y之方法。

        7. 基因

      •   例如,一種表現人類胰島素之基因、一種治療疾病A之基因、一種分離人類編碼蛋白質Y之基因的方法、一種導入抗旱基因T以增強植物抗旱性之方法。

        8. DNA序列

      •   例如,一種經分離且純化之DNA序列、一種編碼蛋白質Q之完整開放譯讀架(ORF)的DNA片段、一種分離編碼人類蛋白質Y之基因的DNA序列之方法、一種利用DNA序列SEQ ID NO: 1之片段以充作偵測探針之方法。

        9. 蛋白質

      •   例如,一種新穎之過氧化?P、一種經分離且純化之受體R蛋白質、一種重組蛋白質X、一種由DNA序列SEQ ID NO: 1所編碼之蛋白質X、一種產製重組蛋白質X之方法、一種分離抗原決定基S之方法、一種含有蛋白質X之藥學製劑。

        10. 抗體、疫苗

      •   例如,一種對抗原A具有專一性之單株抗體、一種治療動物球蟲病之疫苗、一種組合疫苗、一種製備單株抗體之方法、一種製備減毒疫苗之方法。

        11. 生物晶片

      •   例如,一種DNA微陣列晶片、一種蛋白質晶片、一種利用DNA微陣列晶片以偵測肝炎病毒之方法、一種供篩選抗癌藥物用之蛋白質晶片、一種檢測生物晶片上螢光反應之方法、一種利用蛋白質晶片以篩檢抑制腫瘤生長之藥物的方法、一種活體外利用生物晶片以偵測基因S之方法。

        12. 植物育成方法

      •   例如,一種具有延長花期之蘭花的育成方法、一種抗病株植物的育成方法。

        13. 生物相關發明裝置

      •   例如,一種檢測微生物之裝置,一種用於生物量生產之生物反應器。
  • 四、說明書
    • ﹙一﹚說明書之記載

        說明書應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍,必要時,應記載微生物寄存及序列表相關事項。以下就 1.發明說明、 2.申請專利範圍、 3.微生物寄存、 4.序列表及 5.補充修正分別加以說明。
      • 1. 發明說明

          專利法第二十二條第三項規定:「說明書除應載明申請專利範圍外,並應載明有關之先前技術、發明或創作之目的、技術內容、特點及功效,使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」。另同法施行細則第十五條第四項規定發明說明中申請有關微生物新品種或利用微生物之發明專利,應載明該微生物學名、菌學特徵有關資料及必要之基因圖譜。

      •   有關生物相關發明之發明揭露應審查之相關事項,與一般性規定相同,應參照第三章有關發明說明之內容。就生物相關發明必須審查之「充分揭露而可據以實施」、「微生物之記載」要求,以段落1.1.及1.3.加以說明。
        • 1.1. 充分揭露而可據以實施
          • (1)發明說明之揭露必須明確且充分,足使熟習該項技術者瞭解其內容並可據以實施其請求之發明。發明說明之揭露在申請日時,如果能使熟習該項技術者運用一般知識不需過度實驗,就能實施請求之發明,可認為該揭露充分而可據以實施其請求之發明。

          • (2)發明揭露是否充分而可據以實施之評估必須將熟習該項技術者之一般知識以及所需之經驗量加以考慮在內。
            評估是否需「過度實驗」應考慮下列因素:
            • (i)申請專利範圍之廣度

            • (ii)請求發明之本質

            • (iii)熟習該項技術者之一般知識水準

            • (iv)所屬技術領域之可預測程度

            • (v)發明說明所提供指示的數量,包括相關文獻及資料

            • (vi)基於發明說明揭露的內容而實施請求之發明,所需實驗的數量

            •   基於上述各因素考量所有證據,依據發明說明所揭露之內容,熟習該項技術者若無過度實驗即無法製造或使用請求之發明,則判定該請求之發明不符合充分揭露而可據以實施之要件。
          • (3)請求之發明不符合充分揭露而可據以實施之要件之情形,包括:

            • (i)熟習該項技術者依據發明說明所揭露之內容,需過度實驗始能「製造」請求之發明者。這種情況包括發明不具再現性,其達成必須靠機率,發明無法重複實施之,例如由自然界篩選特定微生物之方法,多因外在環境及客觀條件之變異而無法重複實施者,又如利用物理、化學方法進行人工誘變而生產新穎微生物的方法,由於微生物在誘變條件下所產生之突變為隨機的,因此很難經由重複之誘變條件而得到完全相同的結果,惟如果申請人能夠提出充分的證據證明請求之方法確實可以重複實施,則該方法符合充分揭露而可據以實施之要件。

            • (ii)熟習該項技術者依據發明說明所揭露之內容,需過度實驗始能「使用」請求之發明者。例如受體之發明,其發明說明僅揭露該受體之胺基酸序列經相似性比對屬於R-受體(R-receptor)族群之一員,而未揭露其明確之功能(如抑制肥胖),由於該族群之受體涉及廣泛之生理調控作用,且不同受體分別涉及不同之生理調控作用,未揭露其明確功能,則熟習該項技術者需過度實驗始足以瞭解其明確功能並使用之,因此不符合充分揭露而可據以實施之要件。
          • (4)有關涉及微生物之發明,若無法藉由文字本身達到充分揭露而可據以實施之要件時,可以寄存微生物補充發明說明揭露之不足(參閱段落3.微生物寄存)。

          • (5)為使熟習該項技術者依據發明說明所揭露之內容而實施請求之發明,發明說明應載明之事項,舉例說明如下:
            • (i)遺傳工程發明

            • 分離或重組之DNA或基因、載體、重組載體
                例如來源、獲得所使用之載體的方法、使用之試劑、反應條件、回收、分離及純化之步驟、鑑定方法等,而使熟習該項技術者不需過度實驗即能實施請求之發明。

            • 轉形株
                例如導入之基因或重組載體、宿主、基因或重組載體導入宿主之方法、篩選轉形株之方法、鑑定方法等,而使熟習該項技術者不需過度實驗即能實施請求之發明。

            • 融合細胞
                例如親代細胞之預處理方法、融合條件、篩選融合細胞之方法、鑑定方法等,而使熟習該項技術者不需過度實驗即能實施請求之發明。

            • 重組蛋白質
                例如獲得編碼該重組蛋白質之基因的方法、所使用之表現載體、獲得宿主之方法、將基因導入宿主之方法、自業已導入基因之轉形株回收及純化該重組蛋白質之步驟、鑑定所製得之重組蛋白質的方法等,而使熟習該項技術者不需過度實驗即能實施請求之發明。

            • (ii)微生物發明

            •   微生物發明所涉及之產物如與習知物質係屬同一性質時,可記載有關該習知物質之文獻出處以確認其性質。相關產物例如:

            • 單株抗體
                例如獲得或生產抗原之方法、免疫接種方法、篩選抗體生產細胞的方法、鑑定單株抗體之方法等,而使熟習該項技術者不需過度實驗即能實施請求之發明。

            •   發明所涉及之產物為新穎之單株抗體時,可依發明之特徵適當記載下列部份性質作為該產物與習知者得以鑑定區分用之辨識特徵,例如抗原、抗體重鏈/輕鏈及/其亞型(subclass)、抗原-抗體親和常數、交叉反應、等電點、分子量、抗原專一性分析(如,EIA,RIA,Western blot, Immunoprecipitation等)、融合細胞寄存號碼等性質。

              低分子量物質
                發明所涉及之產物為新穎之低分子量物質時,可依發明之特徵適當記載下列部份特性作為該產物與習知者得以鑑定區分用之辨識特徵,例如元素分析值、分子量、熔點、比旋光度、紫外線吸收光譜、紅外線吸收光譜、核磁共振光譜、質譜、對溶劑之溶解度、呈色反應、酸鹼性質、物質之色澤等物理及/或化學特性。

            • 酵素
                發明所涉及之產物為新穎之酵素時,可依發明之特徵適當記載下列部份性質作為該產物與習知者得以鑑定區分用之辨識特徵,例如功能、基質專一性及其反應產物、質譜光譜、電泳圖譜、CD(circular dichroism)圖譜、核磁共振光譜、最適pH值或安定pH值之範圍、力價、最適溫度範圍、失活條件、抑制因子/活化因子/安定化因子、分子量、等電點、胺基酸序列、活性部位等性質。
        • 1.2. 充分揭露而可據以實施之審查例示
          • 例1 .DNA分子
            [申請專利範圍]
            一種DNA分子,係選自由下列所組成之群:
            (a)一DNA分子,其核酸序列為SEQ ID NO:1;
            (b)一DNA分子,其核酸序列與(a)所列之核酸序列有大於X%之序列同一性,且編碼具有酵素B活性之蛋白質。
            [說明]
            說明書中揭露(a)所列DNA分子確已製得且說明其編碼具有酵素B活性之蛋白質。
            X%表示極低的序列同一性。
            [審查結論]
            (b) 所列DNA分子與確已獲得之(a)所列DNA分子間的序列同一性極低,在「DNA分子,其核酸序列與(a)所列之核酸序列有大於X%之序列同一性」範圍中,包括許多沒有酵素B活性之基因,有賴熟習該技術者過度實驗才能篩選出編碼具有酵素B活性蛋白質的基因。因此不符合充分揭露而可據以實施之要件。

            例2. 可活化受體之化合物
            [申請專利範圍]
            一種可活化受體X之化合物,其係利用下列方法篩選而得:
            將候選化合物與可於細胞表面表現該受體X之細胞互相接觸,判斷該候選化合物是否活化該受體X。
            [說明]
            發明說明揭露受體X係發明人首先發現,發明人同時找到可活化受體X化合物之篩選方法並發現該化合物有抑制肥胖之功效。
            發明說明揭露篩選可活化受體X之化合物方法之細節,包括檢驗化合物是否可活化受體X之方法,並提供經由該方法篩選得到可活化受體X化合物A、B、C之實施例。發明說明並揭露受體X之胺基酸序列SEQ ID NO:2、抑制肥胖之藥學機制理論及化合物A之測試結果。但發明說明未揭露活化受體X之化合物之化學結構特徵或製造方法。
            [審查結論]
            熟習該項技術者雖可運用發明說明所揭露之方法進行化合物之篩選,但由於發明說明未揭露化合物A、B、C以外之其他活性化合物之主要資訊(例如,化學結構),該化合物A、B、C之化學結構亦無法推及其他具有該特定機能性質之活性化合物的化學結構,其化學結構特徵與可活化受體X功能間之關係尚未知,因此,請求之化合物係以隨機篩選之方式而得,熟習該項技術者須過度實驗始可實施請求之發明,因此不符合充分揭露而可據以實施之要件。

            例3. 分離微生物之方法
            [申請專利範圍]
            一種自土壤分離微生物菌株X之方法。
            [發明說明]
            發明說明揭露一種自土壤中分離新穎微生物菌株X之方法,並敘述該微生物之特性。除此之外,說明書並未提供實例例證可自土壤中重複分離該菌株。
            [審查結論]
            自土壤中分離微生物之方法,因外在環境及客觀條件之變異而無法重複實施,且說明書並未提供實例例證該方法可重複實施,熟習該項技術者須過度實驗始可實施請求之發明,因此不符合充分揭露而可據以實施之要件。
        • 1.3. 微生物之記載

            依據專利法施行細則第十二條第二項第四款之規定,申請有關微生物新品種或利用微生物之發明專利者,應於申請書上聲明。依據同細則第十五條第四項之規定,申請有關微生物新品種或利用微生物之發明專利,應載明該微生物學名、菌學特徵有關資料及必要之基因圖譜。以下詳述記載之細節。

          • (1)學名

          •   微生物應依據微生物之命名法以學名或附有該學名之菌株名表示(例如,依據Bergy's Manual),無法記載種名時則以附有屬名之菌株名表示。在說明書中,第一次提及該發明所使用的微生物時,應用括號註明其拉丁文學名。
          •  
            (2)菌學特徵有關資料及必要之基因圖譜

          •   新穎之微生物除應依據上述方式記載學名外,亦需一併記載菌學特徵有關資料、必要之基因圖譜等。菌學特徵應使用該領域中通常被使用之分類學性質加以描述(例如,參照Bergy's Manual);如以此描述尚無法充分界定微生物時,則另外記載其他特徵(例如:選擇性產生代謝產物之能力、培養條件、培養方法或分離來源等)。

          • 微生物之菌學特徵係根據其為新菌株或新菌種,可以如下記載:

          • (i)新菌株
              明確記載菌株之特徵及其與同種習知菌株不同之菌學特徵。

          • (ii)新菌種
              詳細記載其分類學性質,並明確記載認定其為新菌種之理由。即,說明其與以往類似菌種間的異同,並載明據以認定為新菌種之相關文獻。
      • 2. 申請專利範圍

          申請專利範圍之記載要點依據專利法第二十二條第四項及施行細則第十六條規定,申請專利範圍獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點,且申請專利範圍之用語,應與說明書中使用之用語一致。其中亦意涵申請專利範圍應以明確及簡潔之方式記載,且為發明說明及圖式所支持。
        有關生物相關發明之申請專利範圍應審查之相關事項,與一般性規定相同,應參照第三章有關申請專利範圍之內容。就生物相關發明必須審查之「明確簡潔」及「為發明說明及圖式所支持」要求,以段落2.2.及2.4.加以說明。
        此外,發明專利權範圍,以說明書所載之申請專利範圍為準,其涵蓋之範圍為專利要件審查之對象。審查時,首須對申請專利範圍進行認定.。
        • 2.1. 申請專利範圍之認定
          • (1)原則上申請專利範圍應以其文字作為認定之基礎。然而在對文義有疑義需要解釋時,則必須一併考量發明說明、圖式及熟習該項技術者所具有之一般知識。
          •  
            (2)申請專利範圍內之文義應依據相關技術領域普遍接受之含義及範圍認定之,但若發明說明另予特定意義時,則應以該特定意義認定之。

          • (3)申請專利範圍之認定除參酌說明書及圖式所明示揭露之內容,亦應考慮申請時熟習該項技術者所具有之一般知識。

          • (4)方法界定物之申請專利範圍:以製造方法之外的特徵無法充分界定申請專利範圍時,始得以製造方法界定物之請求。以製造方法界定物之申請專利範圍,請求之發明之認定應限於申請專利範圍中所述製造方法所賦予特性的終產物本身。因此,由製造方法界定物之申請專利範圍,該物的可專利性不是由製造方法來決定。如果該請求的產物與先前技術所述的產物相同,或與先前技術所述的產物相較為顯而易知,即使先前技術所述的產物是由不同方法所製得,該請求之發明仍應不予專利。例如請求之發明為得自方法P(步驟P1、P2、…及Pn)之蛋白質,如果由不同的方法Q所得的蛋白質Z與所請求的蛋白質相同,且為先前技術的一部分,則無論在申請時方法P是否已為公眾所知悉,請求的蛋白質仍不具有新穎性。

          • (5)用途界定物之申請專利範圍:以用途界定物之申請專利範圍的認定應受該用途之限制,例如「用於殺昆蟲之組成物」之申請專利範圍之認定應限於該組成物作為「殺昆蟲」之用途。

          •   但若該用途係該物之構造或材料本身已具有,而非用於定義該物之構造或材料,其申請專利範圍之認定應為構造或材料本身,例如「用於殺昆蟲之化合物X」,其殺昆蟲效果係化合物X本身已具有,申請專利範圍之認定應為「化合物X」本身。

          • (6)用途發明之申請專利範圍:
              用途發明之申請專利範圍可以「應用」(或「使用」)、「方法」或「組成物」為申請標的,並明確記載其用途。

          •   用途發明視同方法發明,例如「化合物Z作為殺昆蟲之應用,‧‧‧」相當於「使用化合物Zc殺昆蟲之方法,‧‧‧」。惟由於疾病之診斷、治療或手術方法屬於不予專利之項目,例如「化合物Z在治療疾病Y之應用」相當於「使用化合物Z治療疾病Y之方法」屬於治療方法,應不予專利,因此應敘述為一種用於‧‧‧之醫藥組成物。
          •  
            (7)連接詞:
              「包含」及「包括」等係開放式連接詞,其範圍不排除申請專利範圍未記載之元件或組分。
              「由…所組成」等係封閉式連接詞,其範圍不包含申請專利範圍未記載之元件或組分。因此,其附屬項不應附加額外之元件或組分。
        • 2.2. 明確簡潔

            申請專利範圍應「明確」記載申請專利之發明,並以「簡潔」之方式記載,使熟習該項技術者從申請專利範圍本身之文字即可明確了解其意義,且對其範圍不會產生疑義。否則不符合專利法第二十二條第四項及施行細則第十六條有關申請專利範圍記載之規定。

        • 判斷申請專利範圍之記載是否明確簡潔,應參酌下列事項:
          •  
            (i)發明說明揭露之內容

          • (ii)前案之教示

          • (iii)熟習該項技術者於申請當時對申請專利範圍之認知

          •   因此,申請專利範圍應盡量避免使用相對或類似之形容文字,例如薄、寬、強等,除非該文字在特定領域中具有公認之意涵。至於「約」字之使用,應基於整體說明書之內容判斷該意涵是否明確。
        • 2.3. 申請專利範圍之記載方式例示
          • (1)基因

          • (i)可由鹼基序列界定或由該基因編碼之蛋白質的胺基酸序列界定。
          • 例如,一種基因,其編碼一蛋白質,該蛋白質係由胺基酸序列Met-Asp...-Lys-Glu所構成。

          • (ii)可由「取代、刪除或添加」及 「雜交」等詞與該基因之功能的組合予以界定,若有必要,可加上上位概念界定之基因來源併行描述。
          • 例如,一種基因,其編碼如下蛋白質(a')或(b'):
            (a')由胺基酸序列Met-Tyr...-Cys-Leu所構成之蛋白質;
            (b')將界定於(a')之胺基酸序列進行一或多個胺基酸之取代、刪除或添加後所衍生具有酵素A活性之蛋白質。
            (說明:蛋白質(a')具有酵素A之活性;且發明說明詳細說明編碼蛋白質(b')之基因,足以使得熟悉該項技術者不需過度實驗就可製得該基因。)
            一種基因,其選自由下列所組成之群:
            (a')一DNA其由核酸序列SEQ ID NO:1所構成;
            (b')一DNA其在高度嚴格雜交條件下可與界定於(a')之DNA雜交,且編碼具有酵素B活性之人類蛋白質。
            (說明:DNA(a')所編碼之蛋白質具有酵素B之活性;且發明說明詳細說明所謂的高度嚴格雜交條件。)

          • (2)載體

          •   可由其嵌入DNA之鹼基序列、該DNA之切割圖譜、分子量、鹼基對之數目、載體來源、該載體之製法、載體之功能或特徵等界定之。

          • (3)重組載體

          •   可由基因及載體至少一者界定。
          • 例如, 一種重組載體,其包含由SEQ ID NO:1所構成之DNA。

            (4)轉形株

          •   可由宿主細胞及導入宿主之基因(或重組載體)至少一者界定。
          • 例如, 一種轉形株,其包含一重組載體,該重組載體包含可編碼蛋白質序列由Met-Asp-...Lys-Leu所構成之基因。

          • (5)融合細胞

          •   可由親代細胞、該融合細胞之功能與特徵、獲得該融合細胞之製法等界定。

          • (6)蛋白質

            • (i)可由其胺基酸序列或編碼該胺基酸序列之結構基因的鹼基序列界定。
            • 例如,一種重組蛋白質,其由胺基酸序列Met-Tyr...-Cys-Leu所構成。

            • (ii)可由「取代、刪除或添加」及 「雜交」等詞與該重組蛋白質之功能的組合予以界定,若有必要,可加上上位概念界定之重組蛋白質來源併行描述。
            • 例如,一種重組蛋白質,其係如下 (a')或(b'):
              (a')由胺基酸序列Met-Tyr-Cys-Leu所構成之蛋白質;
              (b')將界定於(a')之胺基酸序列進行一或多個胺基酸之取代、刪除或添加後所衍生具有酵素A活性之蛋白質。
              (說明:蛋白質(a')具有酵素 A之活性;且說明書詳細說明編碼蛋白質(b'),足以使得熟悉該項技術者不需超過具有一般技藝之士合理預期的過度實驗就可製得該蛋白質。)

            • (iii)若無法以序列界定時,可由該重組蛋白質之功能、物化特性、來源、製法等界定。
          • (7)抗體

          •   單株抗體可由該抗體所辨識之抗原、生產該抗體之融合瘤、或交叉反應性等界定之。
          • 例如,一種單株抗體,其可與抗原A結合。
            (說明:抗原A必須界定為一特定物質。)
            一種單株抗體,其可與抗原B結合,但不與抗原A結合。
            (說明:抗原A與抗原B必須界定為一特定物質。)

            一種單株抗體,其不與抗原B結合,但與抗原A結合。
            (說明:抗原A與抗原B必須界定為一特定物質。)
        • 2.4. 為發明說明及圖式所支持

            申請專利範圍應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點而為發明說明及圖式所支持。如發明說明及圖式所揭露之發明無法支持申請專利範圍,則不符合專利法第二十二條第四項及施行細則第十六條有關申請專利範圍記載之規定。

          • (1)發明說明及圖式揭露對申請專利範圍之支持

          •   申請專利範圍應為發明說明及圖式所支持,係指依據發明說明及圖式所揭露之內容判斷,申請專利範圍不得超出其可支持之範圍。對於熟習該項技術者,基於發明說明及圖式所揭露者,藉由例行之實驗分析可擴及者,應認定為可支持之範圍。對發明說明及圖式之揭露作顯而易知之修飾,亦屬可支持之範圍。

          • 判斷揭露是否充分而支持請求之發明之方法包括下列步驟:
            • 步驟1. 針對各項申請專利範圍,判定所涵蓋之範圍。
            •  
              步驟2. 審閱專利說明書,以判定發明說明及圖式所揭露之範圍。

            • 步驟3. 以熟習技術者之角度判斷依步驟2判定之揭露範圍是否支持依步驟1判定之涵蓋範圍。

            •   對於匯集同族或同類下位概念事項而總括的概念,或總括某種共同性質之複數下位概念事項所表現之發明統稱為上位概念發明。對於上位概念發明之申請專利範圍而言,發明說明及圖式應揭露具代表性數量之下位概念事項之態樣,足以使熟習該項技術者可認同所揭露之下位概念事項可支持請求之上位概念發明。其中下位概念事項是否可由發明說明或圖式之揭露充分支持,依前段原則判斷之。
          • (2)「可據以實施」與「支持」要件之區別

          •   「可據以實施」與「支持」係二個不同之要件。如申請專利範圍可由發明說明及圖式所揭露之內容充分支持,然揭露之內容並無法據以實施時,則應判定不符合「可據以實施」要件。反之,若發明說明及圖式之揭露均可據以實施,而申請專利範圍卻無法由發明說明及圖式所揭露之內容充分支持,則應判定不符合「支持」要件。例如,申請專利範圍之請求發明為利用冷休克處理植物種子後播種之方法,如其發明說明中僅揭露該方法施用於一種植物,而未有適用其他植物之揭露;對於熟習該項技術者而言,依據發明說明及圖式所揭露之內容,該播種方法雖可據以實施,但無法適用於所有植物以得到相同之效果,應判定不符合「支持」要件。
        • 2.5. 申請專利範圍為發明說明及圖式所支持之審查例示
          • 例1. 基因
            [申請專利範圍]
            一種單離之基因,其包含SEQ ID NO: 1。
            [說明]
            發明說明中揭露了分離自cDNA庫之DNA片段SEQ ID NO: 1,係由100個核酸所構成,另說明了該片段與一編碼已知蛋白質A之DNA具有相似性,並且揭露如何取得編碼蛋白質A之完整核酸之方法。發明說明定義之「基因」,係包含天然存在的調節元件以及未轉譯區域。發明說明未揭露請求之基因所包含之調節元件及未轉譯區域之結構(即序列),且未揭露其與編碼蛋白質A之功能的關連性,亦未有其他辨識特徵等揭露。
            [審查結論]
            該申請專利範圍涵蓋任何包含DNA片段SEQ ID NO: 1之基因。然而發明說明之揭露無法顯示已達實際實施之程度,亦未揭露請求之基因所包含之調節元件及未轉譯區域之結構(即序列),且未揭露其與編碼蛋白質A之功能的關連性及其他辨識特徵。對熟習該項技術者而言,發明說明之揭露無法支持請求之基因。

            例2. 經表現序列標幟(Expressed Sequence Taq, EST)
            [申請專利範圍]
            一種單離之DNA,其包含SEQ ID NO: 16。
            [說明]
            發明說明揭露SEQ ID NO: 16,其為EST。發明說明揭露該序列可與「感染性酵母菌之基因之編碼序列互補物」專一地雜交。發明說明並揭露藉由與該互補序列的互補物進行雜交而檢測該序列核酸之存在,可用來鑑別酵母菌感染。發明說明之實例描述由分離自cDNA庫之cDNA選殖株定出SEQ ID NO: 16,而無其他實例。
            [審查結論]
            該申請專利範圍係請求涵蓋了包含SEQ ID NO:16之任何核酸,除僅由SEQ ID NO:16構成之核酸外,亦涵蓋至少含有SEQ ID NO:16之任何核酸分子,包括全長基因、融合構築體或cDNA等。
            申請專利範圍涵蓋任何全長基因、融合構築體或全長cDNA等下位概念事項,然而該等下位概念事項間具有實質差異。例如,該下位概念事項可為全長cDNA,因全長cDNA之主要特徵應包含其編碼區域,而發明說明並未揭露任何ORF,EST僅為全長cDNA之部份序列,無法顯示其與全長cDNA編碼性質之關聯性,發明說明所提供SEQ ID NO:16之實例,不具代表性。發明說明僅提供SEQ ID NO:16確已實際實施之實例,而無其他下位概念事項之實例,亦未揭露SEQ ID NO:16與該等下位概念事項之關聯性。發明說明並未提供代表性數量之下位概念事項之態樣,對於熟習該項技術者而言,發明說明之揭露不足以支持請求之發明。

            例3. 雜交
            [申請專利範圍]
            一種單離之核酸,其可在高度嚴格雜交條件下與SEQ ID NO: 1之互補物專一性雜交,且可編碼具蛋白質X活性之蛋白質。
            [說明]
            發明說明中揭露SEQ ID NO: 1為編碼蛋白質X之cDNA。發明說明提供一實例,利用與SEQ ID NO:1之互補物在6XSSC及65℃條件下雜交而分離得其他核酸,所分離得之核酸並未經定序,其序列可能與SEQ ID NO:1不相同,但經表現之蛋白質具有蛋白質X之活性。
            [審查結論]
            該申請專利範圍係請求涵蓋所有以「可在高度嚴格雜交條件下與SEQ ID NO: 1之互補物專一性雜交」及「可編碼具蛋白質X活性之蛋白質」為共同性質之下位概念事項組成之上位概念發明。因為請求之發明在高度嚴格雜交條件進行,會分離得結構相似的DNA,熟悉該項技術者會認同下位概念事項間不具有實質差異。對熟習該項技術者而言,發明說明已提供代表性數量之下位概念事項之態樣,足以支持請求之上位概念發明。

            例4.方法
            [申請專利範圍]
            1.一種製造單離聚核酸之方法,其包括使SEQ ID NO: 10與基因組DNA在高度嚴格條件下雜交,並以SEQ ID NO: 10檢測而分離得該聚核酸。
            2.一種單離之DNA,其可與SEQ ID NO:10雜交。
            [說明]
            發明說明中揭露SEQ ID NO: 10為EST,亦為染色體標記子。發明說明揭露可與SEQ ID NO:10在6XSSC及65℃條件下雜交之任何DNA均可作為診斷疾病Y之標記子。發明說明亦揭露如何製造可與SEQ ID NO:10雜交之DNA(包括基因組之DNA),及該DNA之分離。發明說明並提供一實例,以SEQ ID NO:10作為探針,與基因組DNA在嚴格條件6XSSC及65℃雜交,並分離得基因組DNA,其序列為SEQ ID NO:11。
            [審查結論]
            申請專利範圍第1項請求之方法係在高度嚴格雜交條件下進行,因此,會分離得與結構相似的DNA,熟悉該項技術者會認同下位概念事項間不具有實質差異。對熟習該項技術者而言,發明說明所提供以SEQ ID NO:10為探針分離出SEQ ID NO:11之實例具有代表性,足以支持請求之上位概念發明。
            反之,申請專利範圍第2項未界定任何雜交條件,熟習該項技術者預期會涵蓋構造上無關之核酸分子,下位概念事項間具有實質差異。發明說明僅提供在高度嚴格雜交條件下以SEQ ID NO:10為探針分離出SEQ ID NO:11確已實際實施之實例。因此,發明說明並未提供代表性數量之下位概念事項之態樣,無法支持所有可與SEQ ID NO:10雜交之單離DNA。

            例5. 對偶基因變異體
            [申請專利範圍]
            1.一種單離之DNA,其編碼具SEQ ID NO: 2胺基酸序列之蛋白質X。
            2.一種如申請專利範圍第1項之DNA之單離對偶基因,其編碼胺基酸序列為SEQ ID NO: 2之蛋白質X。
            3.一種SEQ ID NO:1之單離對偶基因。
            [說明]
            發明說明中揭露編碼蛋白質X之胺基酸序列SEQ ID NO:2及其DNA序列SEQ ID NO:1。發明說明述及請求之發明意欲涵蓋該DNA之各種對偶基因,於發明說明中並未揭露對偶基因之定義及其序列資訊,但發明說明中陳述可得到DNA 序列之對偶基因變異體之習知方法,例如,利用含有DNA 序列SEQ ID NO:1之生物體製備DNA庫,使DNA 序列SEQ ID NO:1與該DNA庫雜交,即得到對偶基因變異體。
            [審查結論]
            申請專利範圍第1項係請求一種DNA,其編碼胺基酸序列為SEQ ID NO: 2之蛋白質X,請求範圍涵蓋SEQ ID NO:1及其簡併序列。熟習該項技術者可藉由發明說明以及基因密碼表輕易推知所有SEQ ID NO: 1之簡併序列,並認同下位概念事項間不具有實質差異。對熟習該項技術者而言,發明說明已提供代表性數量之下位概念事項之態樣,足以支持請求之上位概念發明。
            判定申請專利範圍第2及3項涵蓋之範圍時,首需瞭解其「對偶基因」之定義,然經查說明書中並未對該名詞有任何解釋,因此依據熟習該項技術者普遍可接受的定義,在一特定染色體或連鎖結構 (linkage structure) 中的特定位點具有二種或多種不同序列形式,彼此之間即互為「對偶基因」。前述位於相同位點但不同形式之對偶基因,彼此在一個或更多位置產生突變。因此對偶基因可能涵蓋多種不同類型,如,嚴格中性型、無效定位型、減效型等,且根據其不同結構而可能有不同功能,如不同之活性、產量、甚至是蛋白質種類。由於申請專利範圍第2項請求包含之DNAs,係編碼相同胺基酸序列之蛋白質且其表現型相同,應可合理解釋所請DNA之單離對偶基因屬「嚴格中性型」且為「包括天然發生突變位置的DNAs」。
            基於前述定義,申請專利範圍第2項請求之對偶基因即為DNA序列SEQ ID NO: 1及其嚴格中性對偶基因。由於發明說明僅揭露單一對偶基因(SEQ ID NO: 1),而未揭露天然之突變位置,亦未揭露SEQ ID NO: 1之結構與任何嚴格中性對偶基因之關聯性,熟習該項技術者無法由所揭露之單一對偶基因推知其他未知對偶基因之結構,因此發明說明並未提供代表性數量之下位概念事項之態樣,對於熟習該項技術者而言,發明說明之揭露不足以支持請求之發明。
            同理,申請專利範圍第3項更可能涵蓋DNA序列之各種不同功能及性質之對偶基因。發明說明除了揭露SEQ ID NO:1以外,並未揭露其他下位概念事項間所具有之共同結構或功能特徵。因此,發明說明並未提供代表性數量之下位概念事項之態樣,對於熟習該項技術者而言,發明說明之揭露不足以支持請求之發明。

            例6. 反義核酸
            [申請專利範圍]
            一種反義核酸,其可與編碼蛋白質H之SEQ ID NO:1之mRNA互補,該反義核酸可抑制蛋白質H之產生。
            [說明]
            發明說明揭露序列為SEQ ID NO:1且編碼蛋白質H之mRNA。發明說明陳述本發明包括可抑制蛋白質H產生之反義核酸。發明說明亦記載熟習該項技術者所認同的反義核酸之篩選及取得方法。
            [審查結論]
            該項申請專利範圍涵蓋可抑制蛋白質H產生之反義核酸,包括SEQ ID NO:1之全長及片段互補序列。請求之反義核酸之結構係由SEQ ID NO:1加以界定,而發明說明已揭露SEQ ID NO:1之序列,輔以發明說明已揭露反義核酸之功能特徵(即可抑制蛋白質H產生)及熟習該項技藝者所認同的篩選反義核酸之方法。因此,發明說明已揭露請求發明之辨識特徵,對於熟習該項技術者而言,發明說明之揭露足以支持請求之發明。

            例7. 具有各種不同下位概念事項之上位概念發明
            [申請專利範圍]
            1.一種單離之哺乳動物cDNA,其編碼胰島素。
            2.如申請專利範圍第1項之單離cDNA,其中該哺乳動物為人類。
            [說明]
            發明說明揭露大鼠胰島素原(proinsulin)及前胰島素原(pre-proinsulin)之cDNA序列,及測定對應人類及其它哺乳動物胰島素cDNA序列之方法。發明說明亦揭露申請時已知的單一人類胰島素原之胺基酸序列。然而,發明說明除了揭露大鼠胰島素原及前胰島素原序列外,並未揭露其他實際的cDNA序列。熟習該項技術者認同人類胰島素蛋白質序列與cDNA可能在個體間具有差異。
            [審查結論]
            申請專利範圍第1項所請之編碼哺乳動物之胰島素的cDNA,係屬上位概念之發明。發明說明揭露大鼠胰島素原及前胰島素原之cDNA序列,並未揭露其他具體的cDNA序列。由於該項技藝指出,請求cDNA之下位概念事項間具有實質上之變異,因此大鼠胰島素cDNA序列無法代表該項上位概念發明。對於熟習該項技藝者而言,發明說明未提供代表性數量之下位概念事項之態樣,因此不足以支持請求之發明。
            申請專利範圍第2項是請求編碼人類胰島素之cDNA的上位概念發明。發明說明並未揭露人類胰島素cDNA之下位概念事項。已知人類胰島素之胺基酸序列在個體間存有變異,而先前技術並無證據顯示所揭露之大鼠胰島素原cDNA序列對人類胰島素之cDNA序列,或對其他哺乳動物胰島素之cDNA序列,具有已知之結構關係。因此,申請專利範圍第2項請求之發明不為發明說明所支持。

            例8. 蛋白質變異體(一)
            [申請專利範圍]
            1.一種單離之蛋白質,其胺基酸序列係為SEQ ID NO: 3。。
            2.一種單離之申請專利範圍第1項之蛋白質變異體。
            [說明]
            發明說明揭露SEQ ID NO: 3為65kD分子量且具Z活性之蛋白質序列。發明說明陳述本發明提供SEQ ID NO:3之變異體,其定義係指具有一或多個胺基酸取代、刪除、插入及/或添加之蛋白質,但並未提供該變異體之進一步敘述。發明說明指出製備該具取代、刪除、插入及/或添加之蛋白質之程序係慣用技藝。發明說明並未定義不屬SEQ ID NO:3之變體的範疇。
            [審查結論]
            申請專利範圍第1項係涵蓋包含SEQ ID NO:3之蛋白質之上位概念發明。該上位概念發明之單一下位概念事項SEQ ID NO:3係以完整結構敘述。由於該上位概念發明中下位概念事項間不具有實質上之差異。對熟習該項技術者而言,發明說明已提供代表性數量之下位概念事項之態樣,足以支持請求之上位概念發明。
            申請專利範圍第2項係請求涵蓋對SEQ ID NO: 3之序列具有一個以上之胺基酸取代、刪除、插入及/或加入之蛋白質變異體,因此請求之發明涵蓋許多構造上具有高度差異的蛋白質變異體。發明說明未揭露應作何種變異的說明,且亦未提供具體之蛋白質變異體實例。因此,發明說明並未提供代表性之下位概念事項之態樣,發明揭露不足以支持請求之發明。
      • 3.微生物寄存
        • 3.1. 微生物寄存之意義

            發明說明之記載係藉由文字佐以圖式而完成,但涉及微生物之發明時,通常係無法藉由文字本身達到上述段落1.1揭露充分而使熟習該項技術者可據以實施之要求。以分離自土壤之微生物或者經改良之微生物為例,幾乎不可能以文字就能充分地記載該菌株及其篩選方法,而保證任何人可據以實施得到相同之菌株。當微生物本身為申請案之發明揭露所不可或缺之部分,而微生物又非為熟習該項技術者所能易於獲得時,若無配合寄存該微生物,則發明之揭露可視為不充分。
          因此專利法第二十六條要求有關微生物之發明,應將微生物寄存於具公信力之寄存機構,以補充發明說明記載之不足。寄存機構則於該專利核准公告後提供該微生物給大眾。

          3.2. 微生物之寄存與提供

            有關微生物之寄存係規定於專利法第二十六條。有關微生物寄存之執行,係依據經濟部智慧財產局所訂定發佈之「有關專利申請之微生物寄存辦法」。食品工業發展研究所則為經濟部指定之國內寄存機構。又第二十六條第三項所述之專利專責機關認可之國外寄存機構,請參見本局九十年十月二十六日智法字第○九○八六○○一○四號公告函。

        •   對有關微生物或利用微生物之發明專利申請案,該微生物非為熟習該項技術者所能易於獲得時,申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構,並於申請書上載明寄存機構、寄存日期及寄存編號。寄存證明文件則可於申請之次日起三個月內檢送專利專責機關,惟如逾期未檢送,則視為未寄存。

        •   對於微生物於申請前已寄存於專利專責機關認可之國外寄存機構,且申請時聲明國外已寄存之事實者,則不受申請前應於國內寄存之限制,但隨後仍須在不影響寄存證明文件檢送之時效內完成國內寄存。國內寄存證明文件及國外寄存機構出具之證明文件之檢送期限為申請之次日起三個月。對於申請後才完成國內寄存者,應於完成寄存後於申請書上補充載明國內寄存機構、寄存日期及寄存編號。

        •   依據「有關專利申請之微生物寄存辦法」之規定,寄存證明文件係於寄存機構受理寄存時開具,寄存機構並於完成存活試驗後開具「存活試驗報告」。因此,為確認所寄存之微生物是否存活,專利審查時應於接獲確認微生物存活之「存活試驗報告」後,方得對相關專利申請案作出核准審定。對於無法提出「存活試驗報告」或存活試驗結果為不存活者,應視為未寄存。

        •   寄存微生物於該申請案核准公告日起應處於可提供分讓的狀態。在核准公告前,若有符合專利法第三十六條之五第一項之規定受發明專利申請人書面通知者,或專利申請案被核駁後依專利法第四十條規定申請再審查或申復者,該微生物亦可提供分讓。

          3.3. 屬於「熟習該項技術者易於獲得」而無須寄存之微生物
          • (1)專利法第二十六條第一項但書有關「熟習該項技術者易於獲得」而無須寄存之微生物,包括在申請日前已符合下列情事之一者:
            • (i)商業上公眾可購得之微生物,例如麵包酵母菌、 酒釀麴菌等。
            • (ii)申請前業已保存於具有公信力之寄存機構且已可自由分讓之微生物。具有公信力之寄存機構係例如專利專責機關指定之國內寄存機構或依布達佩斯條約寄存於國際專利組織指定之專利寄存機構等。

            • (iii)熟習該項技術者根據發明說明之揭露而無需過度實驗即可製得之微生物。例如,將基因選殖入載體而得到之重組載體等微生物,若熟習該技術者根據發明說明之揭露而無需過度實驗即可製得,則無需寄存。反之,藉由不具再現性之篩選、突變等方法所得到之微生物則需寄存。
          • (2)評估微生物是否符合上述「熟習該項技術者易於獲得」之規定中第(i)或(ii)項而無須寄存之情事,應考慮是否有下列可能造成熟習該項技術者無法獲得之情形。若有無法獲得之虞,得要求申請人限期提供相關證明文件,以證明微生物確實為熟習該項技術者可獲得,申請人若逾期未檢送,則不能認定該微生物為「熟習該項技術者易於獲得」者。
            • (i)微生物如無法確認是否為商業上公眾可購得,得要求申請人提供證明文件。例如,列有該微生物之商品目錄正本或經公證之影本。

            • (ii)微生物如無法確認是否於申請前已保存於具公信力之寄存機構,得要求申請人提供證明文件。例如,該寄存機構所發行列有該微生物之菌種目錄。
            •  
              (iii)微生物如無法確認是否已於申請前可自由分讓,得要求申請人提供證明文件。例如,該微生物為大眾可自由分讓之證明文件。

            • (iv)對於申請人主張申請前已依布達佩斯條約寄存於國際專利組織指定之專利寄存機構且於申請日前已公告於專利公報或已獲准專利權之微生物,如無法確認該微生物之公告或獲准狀態,得要求申請人提供證明文件。例如,該微生物於專利公報中之公告資料(含公告日期),或獲准專利權日期之資料。
            •  
              (v)對於申請人主張申請前已依布達佩斯條約寄存於國際專利組織指定之專利寄存機構且於申請日前已公開於專利公報之微生物,如無法確認該微生物之公開狀態及是否處於可自由分讓之狀態,得要求申請人提供證明文件。例如,(1)該微生物於專利公報中之公開資料(含公開日期),及(2)證明該微生物於公開後即可自由分讓之文件,如專利公開國之相關法規、或寄存者對寄存機構之指示,其中要求該微生物於公開後即可自由分讓。
          • (3)有寄存微生物之必要者,茲舉例說明如下:
            • (i)有關利用微生物而得基因、載體、重組載體、轉形株、融合細胞、重組蛋白質、單株抗體等之發明。應於發明說明中描述生產該等產物之方法,以使熟習該技術者可以製得。此外,該方法所用之微生物應予寄存,除非該微生物為熟習該項技術者可容易獲得。

            • (ii)有關基因、載體、重組載體、轉形株、融合細胞、重組蛋白質等之發明,若在發明說明中無法描述生產該等產物之方法至熟習該項技術者可以製得的程度,則應將該載體、重組載體、或所製得之業已轉殖入基因、載體,或重組載體之轉形株或融合細胞,予以寄存。

            • (iii)有關單株抗體等之發明,若熟習該技術者無法根據發明說明之揭露而需過度實驗方可製得時,則應寄存製造單株抗體之融合瘤。一般而言,若請求之發明為具有特定限制條件之單株抗體,例如單株抗體係界定為對抗原A有特定偶合常數之親和力者,則用於製造該單株抗體之融合瘤因其獲得不易應予寄存。
        • 3.4. 寄存資料或取得來源之記載 

            依據專利法施行細則第十三條第一項第八款之規定,於發明專利說明書中,「申請有關微生物新品種或利用微生物之發明專利,應載明寄存機構名稱、寄存日期及號碼;申請前如已於國外寄存機構寄存者,其寄存機構名稱、寄存日期及號碼。無需寄存微生物者,應註明微生物取得之來源。」。若寄存人與申請人不同,須於說明書中載明寄存人之姓名及地址。

          3.5. 寄存人非申請人之寄存

            若寄存人與申請人不同時,則須附具文件證明寄存人已授權申請人於專利案中引述所寄存之微生物,且同意該微生物之寄存符合該申請案相關之寄存規定。
      • 4.序列表

          依據專利法施行細則第十五條第三項之規定,「發明專利包含一個或多個核酸或胺基酸序列者,應於發明說明內依專利專責機關訂定之格式單獨記載其序列表,並得檢送相符之電子資料。」

      •   由於核酸及胺基酸序列資料之歧異性及複雜性,造成檢索及分析上的困難,降低檢索之準確度且增加檢索成本。是以,建立核酸及胺基酸序列之標準記載格式,以提高序列之正確性及品質,且便於審查時之檢索,有助於審查效率之提高。又,檢送與該公告格式相符之電子資料可加速檢索及資料交換。
        • 4.1. 序列表之審查
          • (1)核酸及/或胺基酸序列之記載

          •   申請案包含一個或多個核酸序列或胺基酸序列,且其中各核酸序列包含不少於10個核酸或各胺基酸序列包含不少於4個胺基酸,應依本局九十一年十一月十三日智法字第○九一八六○○一二一○號公告之「核酸及胺基酸序列表記載格式」規定之格式單獨記載其序列表,且應以紙本為之。

          • (2)序列表之編排

          •   序列表視為說明書之一部份,應列於發明說明之後,以「序列表」為標題,與說明書之主體區隔,另成新頁,獨立編頁碼。

          •   序列表應於申請時與申請案一起檢送,如序列表於申請時未與申請案一起檢送,而是以分開之文件於申請後補送,該文件應以「補充序列表」為標題並獨立編頁碼。補充序列表中必須使用與申請時提出之說明書中所列相同之SEQ ID NO(序列識別號)。

          • (3)序列之表示形式

            • a.核酸和胺基酸序列至少必須以下列三種形式之一表示:

              • (i) 純核酸序列;

              • (ii)純胺基酸序列;

              • (iii)核酸序列和與其對應之胺基酸序列。

              •   以上述第(iii)項的形式表示之序列,其胺基酸序列部分必須另以純胺基酸序列的形式表示,並有獨立之序列識別號。
            • b.核酸序列中的鹼基只能以單英文字母代碼表示。胺基酸序列應以三個英文字母代碼表示,其第一個英文字母應大寫。

          • (4)說明書及申請專利範圍中序列之引述方式
            說明書及申請專利範圍中,針對序列本身可直接引述序列表中之SEQ ID NO(序列識別號),無須重複列出完整序列。
        • 4.2. 序列表電子資料之審查
          • (1) 序列表電子資料之檢送

          •   申請人可選擇是否另檢送以電腦可讀形式之序列表電子資料。所檢送的序列表電子資料必須和該紙本序列表的內容完全一致,並提出「序列表電子資料與紙本序列表內容完全一致」的聲明。

          •   當申請人檢送之序列表電子資料與紙本序列表內容不同時,以紙本序列表所載內容為主。

          • (2)序列表電子資料之格式

            • (i)電腦相容性(Computer Compatibility): IBM、PC。
            •  
              (ii)操作系統相容性(Operating System Compatibility): MS-Windows。

            • (iii)段落分行(Line Terminator): ASCII Carriage Return plus ASCII Line Feed。

            • (iv)分頁(Pagination): 連續檔案(Continuous file)。
          • (3)序列表電子資料檔案之電子媒體

          • 序列表電子資料檔案可以下列任一電子媒體檢送:
            • (i)磁片:3.5吋,1.44Mb儲存量。

            • (ii)光碟片(Compact Disc):ISO 9660。
        • 4.3. 序列表之補正及補充
          • (1)如於申請時未檢送符合序列表記載格式之序列表,專利專責機關應要求申請人限期補正。

          • (2)序列表於申請時未與申請案一起檢送時,補正或補充的序列表,不可超過申請時所送說明書揭露的範圍。亦即,惟有於申請時所送說明書中已揭露之序列,始受理補正或補充其序列表。如補正或補充之序列表內容與申請時所送說明書揭露之序列不同,以申請時所送說明書所載之序列為主。

          • (3)如紙本序列表或序列表電子資料是在申請案申請後才檢送,則該補充序列表或序列表電子資料中須標示該申請案之申請日和申請號。
      • 5. 補充修正

          專利法第四十四條之一,就有關專利說明書及圖式之補充修正分別加以規範。有關生物相關發明之補充修正之審查相關事項,與一般性規定相同,應參照第四章之內容。例如,於申請日時對熟習該項技術者而言,所修正者係屬明顯的錯誤,且進行修正後較為清楚,既然未變更申請案之實質內容,應得予修正。有關因發明說明與申請專利範圍不一致而進行之補充修正之審查相關事項,應參照段落2.2.。以下就生物相關發明常見之補充修正情形,以「5.1.寄存微生物之補充修正」及「5.2.序列之補充修正」分別加以說明。
        • 5.1. 寄存微生物之補充修正
          • (1)申請時所送之原說明書中已記載足以界定微生物性質的內容,且根據所提供之寄存證明文件,可認定該微生物為所寄存者,寄存號碼之補正並不屬說明書內容之實質變更。

          • (2)微生物已被寄存於專利專責機關認可之國外寄存機構,而該寄存號碼已明確記載於申請時所送之原說明書者,只要該微生物已寄存於國內指定之寄存機構且未喪失其相同性,修正其寄存號碼為國內寄存號碼,應不屬說明書內容之實質變更。

          • (3)申請時所送之原說明書中所記載的寄存號碼未更改,且在該原說明書中已記載之菌學性質足以界定該微生物在分類學所屬菌種時,則僅單純地補充或修正菌學性質並不屬說明書內容之實質變更。
        • 5.2. 序列之補充修正
          • (1)進行核酸或胺基酸序列修正時,若該序列對熟習該項技術者而言,係屬明顯之誤繕,則序列之修正不屬實質變更。例如,將胺基酸Met誤繕為Mey。
          •  
            (2)紙本序列表之修正必須以修正頁檢送之,序列表電子資料之修正必須檢送完整之序列表電子資料修正版。序列表修正之其他規定請參照段落4.3.。
    • (二)申請之單一性

        有關「申請之單一性」之規定,見於專利法第三十一條,其意指申請發明專利,應就每一發明各別申請;但兩個以上之發明,利用上不能分離,得併案申請。

    •   有關生物相關發明之「單一性」的審查相關事項,與一般性規定相同,應參照第三章第二節之內容,並應參考下列原則及實例內容進行審查。
      • 1.申請單一性之判斷原則
        • (1)一發明申請一專利申請案。

        • (2)兩個以上之發明有下列情事之一者,得併案申請:
          • (i)利用發明主要構成部分者。

          • (ii)發明為物之發明時,他發明為生產該物之方法,使用該物之方法,生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物。

          • (iii)發明為方法之發明時,他發明為實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置。

          •   前述之「發明主要構成部分」係指申請人認為能克服所申請之發明專利欲解決之技術問題,發揮發明所預期之功效,並達成發明之主要目的,而記載於申請專利範圍之技術內容部分,並認為對於熟習該項技術者,係屬新穎且可實施部分者。

        • (3)當兩個以上之發明併案申請時,該兩個以上之發明應以申請專利範圍獨立項分別請求。
      • 2.申請單一性之審查例示
        • 例1. 基因(一)
          [申請專利範圍獨立項請求之發明]
          (1)一種結構基因
          (2)一種含有該結構基因之重組載體
          (3)一種含有該結構基因之轉形株
          (4)一種藉由該轉形株所製備之化學物質
          [審查結論]:結構基因為發明(1)、(2)及(3)之主要構成部分,發明(1)、(2)及(3)利用相同之主要構成部分,可併入單一申請案。發明(4)為利用該主要構成部分,即選殖結構基因並構築重組載體和轉形株以製備化學物質,亦可併入單一申請案。

          例2. 融合瘤
          [申請專利範圍獨立項請求之發明]
          (1)一種親代細胞
          (2)一種由該親代細胞所製備之融合瘤
          [審查結論]:發明(1)親代細胞為發明之主要構成部分,而發明(2)係有關發明(1)之全部或部分特徵,為利用發明(1)之主要構成部分。發明(1)與(2)之主要構成部分相同,可併入單一申請案。

          例3. 轉形株(一)
          [申請專利範圍獨立項請求之發明]
          (1)一種轉形株
          (2)一種藉由該轉形株以製造化學物質之方法
          [審查結論]:因為發明(2)係利用發明(1)之轉形株之方法,可併入單一申請案。

          例4. 基因(二)
          [申請專利範圍獨立項請求之發明]
          (1)一種基因
          (2)一種利用該基因以製備重組載體之方法
          (3)一種利用該基因以製備轉形株之方法
          [審查結論]:因為發明(2)與(3)皆利用發明(1)之基因之方法,可併入單一申請案。

          例5. 抗原(一)
          [申請專利範圍獨立項請求之發明]
          (1)一種抗原蛋白質
          (2)一種對抗該抗原蛋白質之單株抗體
          [審查結論]:發明(1)之主要構成部分係抗原蛋白質。發明(2)係利用發明(1)之主要構成部分以製造特定之單株抗體。因此,發明(1)與(2)可併入單一申請案。

          例6. 轉形株(二)
          [申請專利範圍獨立項請求之發明]
          (1)一種轉形株
          (2)一種使用該轉形株所製備之物質P的方法
          [審查結論]:發明(1)係有關轉形株,發明(2)係有關使用物質P之方法,而非使用該轉形株之方法,不可併入單一申請案。然而,若物質P亦為該申請案之發明之一,則物質P為該申請案之主要構成部份,無論物質P是否於申請專利範圍獨立項中請求,發明(2)可與發明(1)併入單一申請案。

          例7. 抗原(二)
          [申請專利範圍獨立項請求之發明]
          (1)一種病毒X抗原蛋白質之多胜片段A
          (2)一種病毒X抗原蛋白質之多胜片段B
          (說明:片段A和B係病毒X抗原蛋白質之抗原決定基且具有不同之胺基酸序列)
          [審查結論]:發明(1)與(2)係有關不同之多胜片段,不可併入單一申請案。然而,若病毒X亦為該申請案之發明之一,則病毒X為該申請案之主要構成部份,發明(1)與(2)之主要構成部份相同,可併入單一申請案。

          例8. 多
          [申請專利範圍獨立項請求之發明]
          (1)一種具有結構Y-X1-X2-G-D-X3-X4-X5-Z (SEQ ID NO.1)之環狀多 (其中X1和X5係胺基酸,X2和X3係疏水性胺基酸,且X4係帶正電荷之胺基酸)
          (2)一種具有序列Ac-CNPAGD(Y-OMe)RC-NH2 (SEQ ID NO.2)、Ac-CNP(Nle)GD(Y-OMe)RC-NH2 (SEQ ID NO.3)或(Nle)GD(Y-OMe)RC-NH2 (SEQ ID NO.4)之
          [審查結論]:發明(1)與(2)之主要構成部份GD(Y-OMe)RC相同,可併入單一申請案。
  • 五、專利要件
    • ﹙一﹚產業利用性

        有關產業利用性之規定,見於專利法第二十條第一項前段,其意指請求之發明在產業上能夠實際的應用,即請求之發明不能是抽象的、純理論的技術方案,而必須是可以在產業上實際實現、有實際用途的技術。因此,如果請求之發明是一種產品,該產品就必須能夠製造出來,如果請求之發明是一種方法,該方法就必須能夠在實際上予以使用。

    •   有關生物相關發明之產業利用性之審查相關事項,與一般性規定相同,應參照第二章第二節之內容,並應參考下列原則及實例內容進行審查。
      • 1. 產業利用性之判斷原則
        • (1) 請求之發明是否具有產業利用性,應依說明書揭露之內容以及熟習該項技術者之技術水準,判斷其是否可以在產業上實際的應用。不能夠實際實現或不具實際用途的發明,均不具產業利用性。

        •   發明之本質若從說明書之揭露無法明顯看出其產業上利用性者,則說明書必須說明其在產業上實際的應用方式。例如,微生物、基因序列或其片段之單純發現,並不能直接於產業上應用,因此,請求微生物、基因序列或其片段之發明,說明書應記載該微生物、基因序列或其片段在產業上的實際用途;如果說明書未記載其實際的用途,且該等發明的實際用途無法由說明書之揭露推論得知,因此該發明不具產業上利用性。

        • (2)產業利用性與專利說明書之揭露必須充分、清楚且使熟悉該項技術者能據以實施之要求,有所不同。例如,請求可以治療某一疾病之化合物,如果說明書已經記載其在產業上實際用途之可信說明,該發明即具產業利用性,惟縱如此,該發明亦可能因說明書未揭露詳細說明或提出具體實施例,致使熟習該項技術者無法據以瞭解、實施,而不符合專利法第二十二條之揭露規定。
      • 2.產業利用性之審查例示

        • 例1. 蛋白質:實際用途無從知悉
          [申請專利範圍]
          一種單離之蛋白質,其係由SEQ ID NO: 1所示之胺基酸序列所構成。
          [說明]
          說明書揭露一種具SEQ ID NO:1所示胺基酸序列之蛋白質,其可經由習知之蛋白質合成技術製備。說明書未記載該蛋白質之用途,且除所揭露之胺基酸序列之外,亦未揭露該蛋白質之理化性質或生物活性。
          先前技術並未揭露或建議該蛋白質之用途。
          [審查結論]
          因為說明書並未記載所請蛋白質之用途,亦未揭露該蛋白質之生物活性,且先前技術並未揭露或建議該蛋白質之用途,因此該蛋白質之用途無法推論得知。請求之發明在產業上之實際用途無從知悉,非屬可供產業上利用之發明。

          例2. 激動劑:實際用途無從知悉
          [申請專利範圍]
          一種單離純化之受體X激動劑,其係利用下列方法辨識而得:
          (a)製備一候選化合物,
          (b)使該候選化合物與一於細胞表面可表現該受體X之細胞互相接觸,及判斷該候選化合物是否活化該受體X,
          (c)其中可活化該受體X之化合物為該受體X激動劑。
          [說明]
          說明書揭露新穎之受體X以及辨識受體X激動劑之方法,但並未揭露受體X之用途。說明書之實施例顯示,確實已辨識得到受體X之激動劑Y。
          [審查結論]
          說明書並未記載受體X之用途,則其激動劑Y之用途無從知悉且無法推論得知,非屬可供產業上利用之發明。

          例3. 蛋白質:所記載之用途無法確認
          [申請專利範圍]
          一種單離之蛋白質,其係由SEQ ID NO: 1所示之胺基酸序列所構成。
          [說明]
          說明書揭露一種具SEQ ID NO:1所示胺基酸序列之蛋白質,其可經由習知之蛋白質合成技術製備。說明書所記載該蛋白質之唯一用途係治療阿茲海默症,但並未提供實例證明該用途。說明書亦未進一步揭露該蛋白質之理化性質,而僅記載施用蛋白質之習知技術及劑量。
          [審查結論]
          說明書僅揭露習知蛋白質之合成及施用技術,並未提供實例證明所請蛋白質之用途,由於阿茲海默症至今尚無已知可治癒之治療方法,且阿茲海默症之致病機轉及病因亦屬未知,因此由說明書之記載無法據以確認所請蛋白質確可治療阿茲海默症。請求之發明在產業上的實際用途無法確認,非屬可供產業上利用之發明。

          例4. 蛋白質:不具實際用途
          [申請專利範圍]
          一種單離之蛋白質X,其係由SEQ ID NO: 1所示之胺基酸序列所構成。
          [說明]
          說明書揭露一種具SEQ ID NO:1所示胺基酸序列之蛋白質X,其可經由已知蛋白質合成技術製備。說明書並未明確記載蛋白質X之用途,但說明書之實例顯示,蛋白質X與全血接觸時,可與蛋白質Y專一性結合,使蛋白質Y可因此被分離出來及定量。
          先前技術未曾揭露蛋白質Y之分離與定量在產業上之實際應用,例如應用於檢測特定疾病。
          [審查結論]
          說明書並未記載請求之蛋白質X的用途,雖請求之蛋白質X可用於蛋白質Y之分離與定量,但蛋白質Y之分離與定量在產業上之實際應用尚屬未知,需經進一步之實驗始能得知,因此請求之蛋白質X不具可在產業上利用之實際用途,非屬可供產業上利用之發明。

          例5. cDNA:不具實際用途
          [申請專利範圍]
          一種cDNA,其係由SEQ ID NO:1所示序列所構成。
          [發明說明]
          說明書揭露自人類上皮細胞cDNA庫篩選而得之4332個鹼基核酸序列(如SEQ ID NO:1所示),並教示該序列之片段可編碼人類上皮細胞產生之蛋白質。說明書同時記載如何以該核酸序列為基礎以製作探針、選殖全長基因序列,並用以製備對應之重組蛋白質,進而可用以研究該蛋白質所涉之細胞作用機制及活性。除此之外,說明書並未教示該蛋白質之其他用途。
          [審查結論]
          請求之cDNA可用於製備對應之重組蛋白質,以研究該蛋白質所涉之細胞作用機制及活性,然而尚需進行進一步實驗始能了解該cDNA在產業上之實際用途,因此請求之cDNA不具產業利用性。
    • ﹙二﹚新穎性

        有關新穎性之規定,見於專利法第二十條第一項及第二十條之一,其意指,沒有相同發明內容於專利申請前已見於刊物、已公開使用者,或已陳列於展覽會者;以及沒有相同發明或新型申請在先而在其申請後始公開或公告者,該請求之發明具有新穎性。
      有關生物相關發明之新穎性審查相關事項,與一般性規定相同,應參照第二章第三節之內容,並應參考下列原則及實例內容進行審查。
      • 1. 新穎性之判斷原則
        • (1)核駁新穎性時,應引證已揭露相同發明內容的技術之資料(以下稱「引證資料」),以證明請求之發明喪失新穎性之事實。作為新穎性判斷之引證資料包括在申請日以前已見於國內外刊物或已公開使用的技術與知識(即「先前技術」),及申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附之說明書或圖式。

        • (2)專利法第二十條第一項第一款所稱之「申請前已見於刊物或已公開使用者」,例如書面、口述、展示等方式,亦包括電子方式之公開,特別是網際網路方式。惟以非書面之公開資料作為引證資料核駁新穎性時,必須提出具體證據以證明其公開之時間及揭露內容。

        • (3)判斷新穎性應採單獨比對方式,將申請專利範圍分別與每一筆引證資料進行比對,不得將個別請求項與兩筆或以上之引證資料予以組合進行比對,亦不得與一筆引證資料中多項技術方案的組合進行比對。但引證資料中用以比對之內容可以是該引證資料之全部內容或其中的部分內容。

        •   但若引證資料(稱「基礎引證資料」)明文提及另一參考資料用以詳盡說明某一特徵之細節,且該參考資料於基礎引證資料公開之日係公眾可取得者,則該參考資料可與該基礎引證資料一併考量進行比對以判斷新穎性。
          又若引證資料中已明文排除之事實(例如,無法實施之態樣),則不得作為核駁新穎性之依據。對於該引證資料引述之特殊語彙如有爭議,亦可以參考所屬科技領域相關字典或類似參考書之解釋。

        • (4)對於熟習該項技術者而言,若引證資料雖未明文記載,但可毫無疑義地直接導出請求之發明內容,則該請求之發明喪失新穎性。亦即,該引證資料明顯意含(implicit)的技術內容同樣屬於已公開的內容。例如,引證資料已揭露化合物X可用於抑制高血壓增壓素之分泌,而請求之發明為包含以化合物X為有效成分治療高血壓之醫藥組成物。該引證資料雖未明文記載「化合物X可用於治療高血壓」,但化合物X可用於抑制高血壓增壓素之分泌與「治療高血壓」直接相關,該引證資料已明顯意含請求之發明內容,因此請求之發明喪失新穎性。

        • (5)新穎性之判斷,應以引證資料公開當時熟習該項技術者之角度,參考當時已知之知識,判讀該引證資料且確認該引證資料所揭露之內容是否可實際達成。例如,某一引證資料僅提及某一化合物之名稱或其化學式,如果就該引證資料所揭露之內容,參考該引證資料公開日當時已知之知識,對於熟習該項技術者而言,根本無法製得及/或單離該化合物,則該化合物之新穎性並未喪失。

        • (6)請求之發明係以參數或以功能或特徵界定之物,雖然引證資料提及不同之參數(例如,製備方法之反應步驟、反應溫度或壓力等反應條件、及溶劑等),或甚至沒有提及參數,若比較申請案及該引證資料所提供之其他內容,可推知請求之產品與已知產品兩者為相同(例如,起始物及製造方法相同),則請求之發明不具新穎性。如果申請人提供證據或資料說明,申請專利範圍中所界定之參數導致請求發明之產品與已知產品確有不同(例如,提供適當之比較試驗及數據),則審查時應考慮的是說明書中是否已完整揭露具有申請專利範圍所列參數之產品的必要特徵。

        • (7)判斷物之發明之新穎性時,不得將其不具區隔性的功能或用途特徵列入考慮。例如,一申請專利範圍請求之發明為「具有抗癌效果之化合物X」,應判定請求標的「化合物X」之新穎性。若「化合物X」為已知,「抗癌效果」為「化合物X」本身即具有的性質,該「具有抗癌效果」功能特徵之引述無法使請求之發明與已知之「化合物X」作明顯區隔,則請求之發明不具新穎性。
      • 2. 新穎性之審查特定態樣說明:
        • (1) 由自然界單離或純化之微生物

        •   由自然界中單離或純化而得之微生物,自然界並未存在其單離或純化形式,不因自然界中該微生物之存在而喪失新穎性。

        • (2) 由自然界單離或純化或人工合成之基因(或核酸分子)或蛋白質

        •   由自然界單離或純化之基因(或核酸分子)或蛋白質,自然界並未存在其分離形式,不因自然界中該基因或蛋白質之存在而喪失新穎性。而經由起始物質在實驗室中人工合成者,其係呈純化狀態,不因自然界中該基因或蛋白質之存在而喪失新穎性。

        • (3) 編碼新穎蛋白質之基因(或核酸序列)

        •   若蛋白質本身具有新穎性,則編碼該蛋白質之基因(或核酸序列)亦具有新穎性。

        • (4) 編碼不同來源之蛋白質之核酸分子

        •   請求之發明為編碼不同來源之蛋白質之核酸分子,雖其功能及序列與引證資料類似,但因其為不同來源且具不同序列,該請求之發明具有新穎性。例如,引證資料為編碼小鼠蛋白質X之DNA分子,而請求之發明為編碼人類蛋白質X之DNA分子,雖其功能及序列與引證資料類似,但為不同來源且具不同序列,該請求之發明具有新穎性。

        • (5) 已知核酸序列之部分序列片段

        •   引證資料已揭露編碼功能性多之結構基因之完整核酸序列,而請求發明為該已知完整核酸序列中之一部分序列片段,因引證資料並未具體揭露該部分序列片段,請求發明具有新穎性。

        •   然而,若申請專利範圍係使用開放性語言陳述,例如,「一種部分序列,其包含…」,則該申請專利範圍所載內容可能因涵蓋已知之完整序列而喪失新穎性。

        • (6) 對偶基因

        •   引證資料已揭露編碼人類蛋白質X之核酸分子Y,而請求之發明為編碼人類蛋白質X之對偶基因Y',因請求之發明Y'與引證資料之核酸分子Y具有不同之核酸序列,所以該請求之發明Y'具有新穎性。

        •   然而,若申請專利範圍係以雜交條件定義,或以添加╱刪除╱取代╱插入類型之涵括性方式定義請求之發明,因請求之發明係已知蛋白質之核酸分子之對偶基因序列,由於該等對偶基因與引證資料所揭露之序列具有相同之特性及功能,及相同之來源,申請專利範圍若以雜交條件,或以添加╱刪除╱取代╱插入類型之涵括性方式定義,該請求之範圍將涵蓋引證資料揭露之核酸分子,故不具有新穎性。

        • (7) 重組蛋白質

        •   以單離或純化所得到之單一物質型式之蛋白質若屬已知,由不同製備方法所界定之具有相同胺基酸序列的重組蛋白質不具有新穎性。例如,請求之發明為重組蛋白質X,其係以方法界定物之方式表示,其產物與引證資料揭露之蛋白質X相同,但引證資料揭露之蛋白質X係得自非重組DNA技術之方法,若所請重組蛋白質X與已知蛋白質係相同之產物,因為蛋白質之新穎性與其如何製備無關,故所請重組蛋白質X不具新穎性。

        •   然而,若因為重組製法而產生不同之蛋白質產物,例如由於宿主細胞不同而導致其醣鏈不同,即使該重組蛋白質與已知的蛋白質具有相同的胺基酸序列,以該製法界定之該重組蛋白質的發明具有新穎性。

        •   當引證資料僅預期一蛋白質係天然存在者,然其並未揭露該蛋白質已經純化至使該蛋白質成為實質上僅有單一組成分之純化程度,若請求之發明之蛋白質係以胺基酸序列界定,且係使用重組DNA技術製得,則以重組蛋白質形式界定,限定為重組DNA技術製得者,具有新穎性。

        • (8) 抗原決定部位

        •   引證資料揭露一病毒抗原及其完整之胺基酸序列Y,而請求之發明係具有其部分胺基酸序列之多片段Y',該部分胺基酸序列係該病毒抗原之抗原決定部位,若該抗原決定部位並未見於任何先前技術中,縱使該引證資料揭露之病毒抗原Y上之抗原決定部位與請求之多片段之抗原決定部位相同,該請求之發明仍具有新穎性。

        • (9) 新抗原產生之單株抗體

        •   如果抗原A'是新穎的,專一於抗原A'的單株抗體通常被認為有新穎性。然而,如果已知抗原A之單株抗體是已知的,且抗原A'具有與已知抗原A相同之抗原決定部位(因為抗原A'係由抗原A經部分修飾而來等原因),則專一於抗原A之單株抗體也會與抗原A'結合,故專一於抗原A' 之單株抗體不具新穎性。

        • (10) 以交叉反應性界定之單株抗體

        •   請求之發明係以交叉反應性界定之單株抗體。例如,請求之發明為可與抗原B結合、但不與抗原A結合之單株抗體Y',若引證資料已揭露可與抗原B結合之單株抗體Y,並且請求之發明以此種交叉反應性描述定義單株抗體不具有特定的技術意義(例如,若請求發明之單株抗體Y'與抗原B結合、但不與抗原A結合之原因係由於抗原B與抗原A在功能或結構上無相似性所致,則該請求之單株抗體不具新穎性。
    • ﹙三﹚進步性

        有關進步性之規定,見於專利法第二十條第二項,其意指請求之發明與先前技術相較,若其差異性非申請日當時熟習該項技術者所能顯而易知的,則所請之發明非屬可輕易完成者,具有進步性。

    •   有關生物相關發明之進步性的審查相關事項,與一般性規定相同,應參照第二章第四節之內容,並應參考下列原則及實例內容進行審查。
      • 1. 進步性之判斷
        • 1.1. 判斷原則
          • (1)判斷進步性的步驟如下:

            • 步驟1:判定請求發明的範疇;

            • 步驟2:基於請求發明的範疇,判定先前技術中相關事項的範疇;

            • 步驟3:基於先前技術中相關事項的範疇,判定熟習該項技術者之技術水準;

            • 步驟4:判定先前技術中相關事項與請求發明之間的差異性與相似性;

            • 步驟5:判斷步驟4所判定之差異性,對熟習該項技術者之技術水準而言,是否為顯而易知。

          • (2)依據上述步驟判斷進步性時,應注意下列事項:

            • (i)「先前技術」係指在申請日以前已見於國內外刊物或已公開使用的技術與知識。在申請日之後始公開或公告的技術或知識,在判斷進步性時,不列入考慮。例如,申請在先而在其申請後始公開或公告之專利申請案,審查進步性時不應列入考慮。

            • (ii)「先前技術中相關事項」係指先前技術中與請求之發明有關聯的技術或知識,例如兩項或兩項以上之引證資料之揭露內容,或一份引證資料中的多項技術方案之揭露內容。

            • (iii)「先前技術中相關事項的範疇」係指除了該等事項直接揭露者,也包括明顯意含的內容,即熟習該項技術者根據先前技術直接揭露的內容即可合理推知者。

            •   如請求之發明所要解決的技術問題,對於熟習該項技術者而言,可利用其他相關技術領域之技術手段解決時,熟習該其他相關技術者所具知識和能力亦屬先前技術中相關事項的範疇。

            • (iv)上述步驟5判斷進步性時,與新穎性之單獨比對判斷方式不同,可合併考慮先前技術中多個相關事項,對於請求之發明應作整體性之評估,如發明之個別技術特徵的組合並未產生功能性關聯時,則可單獨比對個別技術特徵與先前技術。例如,請求之發明為一種用於檢測疾病Y之套組,其係包含一檢測疾病Y之抗體及一載有可顯示檢測結果之試劑之物件,因該抗體及物件之組合並未產生功能性關聯,因此可就抗體及物件分別與先前技術單獨比對。

            • (v)請求之發明如係熟習該項技術者基於其本身所具有之一般知識或先前技術,如有產生針對先前技術中一種或多種事項進行改良、取代、或組合之動機,原則上不具進步性。
              (vi)判斷進步性時,尤應注意下列事項:

              • a.請求之發明與先前技術所屬領域的關聯性;

              • b.請求之發明所欲解決的問題與先前技術之關聯性;

              • c.請求之發明與先前技術的功能或特徵的關聯性。
        • 1.2. 輔助性判斷因素

          如依上述判斷原則雖無法獲得具進步性之明確結論,仍應進一步考慮輔助性判斷因素,例如,

          • (i) 請求之發明滿足某種長期需求。

          • (ii) 請求之發明克服了科學成見。

          • (iii) 他人曾經企圖嘗試,卻無法達到請求之發明所完成者。

          • (iv) 請求之發明具有無法預期之結果。

          • (v) 請求之發明在商業上特別成功,且該成功是因請求之發明的技術特徵所直接導致者。
      • 2. 進步性之審查特定態樣說明
        • (1)起始物質或其終產物具有新穎性及進步性之方法發明
        •   請求之發明為方法,若該方法所使用之起始物質或其終產物具有新穎性及進步性時,則該方法及其用途之發明具有進步性。例如,判斷一種利用特定新菌株進行之發酵方法之進步性時,應將新菌株作為構成該方法的必要技術特徵加以考慮,而非僅將該發酵方法中使用的技術方案與先前技術進行比較。

          (2)習知方法製備新穎物之發明

        •   請求之發明為物本身(例如,蛋白質或核酸),判斷該物之進步性時,應就該物本身是否顯而易知來作判斷。至於該物之製備方法是否顯而易知,不影響該物本身是否具有進步性。例如,判斷DNA之進步性時,若先前技術並未揭露該DNA,儘管先前技術已揭露分離cDNA或DNA分子的一般性方法,但此揭露基本上與該cDNA或DNA分子本身是否具進步性無關。

          (3)微生物

          • (i)審查微生物本身之發明的進步性,可依據該微生物之分類學特徵或使用該微生物所產生之功效判定之。請求微生物之分類學特徵與已知的種(species)明顯不同時(即,請求微生物為新種),則該微生物之發明具有進步性。若請求之微生物與已知的種在分類學特徵上並無實質之不同,但是所請微生物可產生熟習該項技術者無法預期之有利效果時,例如請求之微生物係由已知種突變而來,其具有顯著增強之代謝生產力,則該微生物仍具有進步性。

          • (ii) 有關利用微生物之發明中,若使用之微生物是分類學上已知的種,且該微生物與已知且應用於相同用途(例如,生產某一物質)之另一微生物屬於同一個屬,由於同屬於一個屬的已知的種之間,熟習該項技術者通常容易培養每一種微生物,並確定其用途及功效,故使用該微生物之發明(例如,生產該物質之方法發明)不具有進步性。然而,若請求之發明具有熟習該項技術者無法預期之有利效果時,例如顯著改良之產率,則具有進步性。

          • (iii) 有關利用微生物之發明中,若使用之微生物在分類學特徵上明顯不同於已知種的微生物(即,該微生物為新種),即使該微生物與已知種之微生物的用途相同(例如,用於生產相同物質),利用該微生物之發明亦具有進步性。
        • (4)重組載體

        •   請求之發明為重組載體,若載體與嵌入之基因兩者皆為已知,依熟習該項技術者之技術水準結合此兩者所得之重組載體為顯而易知,則不具有進步性。然而,若結合此兩者所形成之特定重組載體具有熟習該項技術者無法預期之有利效果,則該重組載體具有進步性。

          (5)轉形體
          • (i) 請求之發明為轉形體,若宿主與嵌入之基因兩者皆為已知的,依熟習該項技術者之技術水準結合此兩者所得之轉形體為顯而易知,則不具有進步性。然而,若結合此兩者所形成之特定轉形體具有熟習該項技術者無法預期之有利效果,則該轉形體具有進步性。

          • (ii) 請求之發明為轉形體,若編碼習知蛋白質X之DNA、啟動子及宿主皆為已知的,依熟習該項技術者之技術水準結合此三者所得之轉形體為顯而易知,則不具有進步性。然而,若結合此三者所形成之特定轉形體具有熟習該項技術者無法預期之有利效果,則該轉形體具有進步性。
        • (6)融合細胞

        •   請求之發明為融合細胞,若親代細胞兩者皆為已知的,依熟習該項技術者之技術水準結合此兩者所得之融合細胞為顯而易知,則不具有進步性。然而,若結合此兩者所形成之特定融合細胞具有熟習該項技術者無法預期之有利效果,則該融合細胞具有進步性。

          (7)具單一核?酸多形性(SNPs)之核?酸

        •   某一多核?酸為已知,請求之發明為含有一個單一核?酸多形性位置(single nucleotide polymorphic site, SNP site)之聚核?酸,若熟習該項技術者可輕易藉由分析及比較多個得自測試者之基因組的該聚核?酸序列而鑑知該SNP位置,則請求之聚核?酸不具有進步性。然而,若請求之發明以實驗證實該SNP可用於診斷疾病Z,而該SNP位置與疾病Z之關聯性對熟習該項技術者為非顯而易知,則請求之聚核?酸具有進步性。反之,則不具進步性。例如,請求之發明揭露一種經分離且純化之聚核?酸且具有一個SNP 位置? 先前技術不僅揭露該聚核?酸之特定來源 (例如,分離自特定之病人檢體),且揭露含有SNP之聚核?酸可由相同的來源分離出來?因此,該先前技術提供熟習該項技術者自相同來源分離出該聚核?酸之其他變異體的動機,故請求之發明為顯而易知的,不具有進步性。

          (8)核酸序列

          • (i)若蛋白質具有新穎性及進步性,則編碼該蛋白質之核酸序列具有進步性。

          • (ii)請求之發明為編碼某一蛋白質之DNA序列,若該蛋白質之胺基酸序列為已知,對熟習該項技術者而言,編碼該蛋白質之核酸序列為顯而易知,不具有進步性。然而,若該請求之DNA序列係以特定的鹼基序列界定,且與編碼該蛋白質之其他已知之DNA序列相比較,具有熟習該項技術者無法預期之有利效果,則該請求之DNA序列具有進步性。又若蛋白質為已知而胺基酸序列為未知,只要熟習該項技術者於申請日時可輕易決定該蛋白質之胺基酸序列,則該請求之DNA序列不具有進步性。

          • (iii)請求之發明為一結構基因,其為一個已知結構基因之天然發生的突變型結構基因,例如對偶基因突變體,且請求之結構基因與該已知結構基因係源自同種、並具有相同的性質和功能時,則請求之結構基因不具有進步性。然而,若請求之結構基因與該已知結構基因相比較,具有熟習該項技術者無法預期之有利效果,則該請求之結構基因具有進步性。

          • (iv)請求之發明為由一cDNA庫製得之聚核酸,其編碼之多具有一特定功能。該聚核酸之核?酸序列及其編碼之胺基酸序列與其他已知序列比對,未發現任何具高相似度之已知序列,且未發現任何具有該特定功能之已知多,則該請求之聚核酸具有進步性。然而,若先前技術中雖未發現相同來源具有該特定功能之已知多,但發現有不同來源具有該特定功能之已知多,且請求之核?酸序列及其編碼之胺基酸序列與該已知多之編碼核?酸序列及胺基酸序列具高相似性,則該請求之發明不具進步性。但若請求之核?酸序列或其編碼之多有熟習該項技術者無法預期之有利效果,則該請求之核?酸序列具有進步性。
        • (9)抗原、抗體
          • (i)請求之發明為可充作抗原A抗原決定部位之多片段,若抗原A為已知,熟習該項技術者可輕易決定出可充作抗原A抗原決定部位之多片段,則請求之多片段不具有進步性。然而,若該多片段具有熟習該項技術者無法預期之有利效果,則該多片段具有進步性。

          • (ii) 請求之發明為抗原A之單株抗體,若抗原A是已知的,且很清楚該抗原具有免疫原性(例如抗原A之多株抗體為已知,或抗原A是分子量極大的多,其必然具有抗原性),則請求之單株抗體不具有進步性。然而,若請求之單株抗體進一步由其他特徵等限定,且因此使其產生熟習該項技術者無法預期之有利效果,則該單株抗體具有進步性。

          • (iii) 請求之發明為抗原A的單株抗體並以免疫球蛋白之特定型或亞型界定之,若抗原A之單株抗體為已知,則請求之發明不具進步性。然而,若請求之發明具有熟習該項技術者無法預期之有利效果,則該單株抗體具有進步性。若請求之單株抗體之融合瘤係新穎的,且已符合專利法規定寄存於專利專責機關指定之寄存機構,當以該融合瘤之寄存號碼界定請求之發明時,因融合瘤之製備過程涉及大量不同之變數,通常無法製得一完全相同之融合瘤;因此對於熟習該項技術者而言,若該融合瘤之製得是無法預期的,請求之單株抗體具有進步性。
        • (10)蛋白質

        •   請求之發明為蛋白質,若所請蛋白質與已知蛋白質之間具有高度的結構相似性,則請求之蛋白質不具進步性。若請求之蛋白質具有熟習該項技術者無法預期之有利效果,則具有進步性。例如,請求之發明若為保留性取代(conservative substitution)所得的突變蛋白質,其與已知蛋白質之間具有高度的結構相似性,則請求之發明不具進步性。然而,若請求之突變蛋白質具有熟習該項技術者無法預期之有利效果,則具有進步性。 

第二節 電腦軟體相關之發明

  • 一、前言

      本電腦軟體相關發明專利審查基準(以下簡稱本基準),係依據我國現行專利法及專利法施行細則,並參酌專利審查基準總則篇之制定架構,再參考美國相關專利審查基準為主,輔以日本相關專利審查基準等資料訂定之。

      在以往有關單純電腦軟體發明幾乎是無法准予專利,因此大多以著作權方式來加以保護,然而著作權僅保護理念(idea)之表達形式,而不及於理念之功能,且無法如專利權般,排除他人同一內容之創作。再者,近年來軟體工業蓬勃發達,各國均認為電腦軟體勢必需就實質技術功能給予鼓勵與保障,並可加以利用,以促進產業發展。因此,有關電腦軟體相關發明,透過專利法保護,以便取得專利權,乃各先進國家普遍之做法。

      本基準係針對電腦軟體相關發明作為審查對象,在申請專利範圍中即使未明示以硬體與軟體結合的方式界定其具體結構(屬於物之發明)、或者為直接或間接借助電腦實施之步驟或程序(屬於方法發明),亦需參酌發明之詳細說明、圖式所記載的內容,倘經審查委員判斷後認定係屬硬體與軟體結合之方式界定其具體結構、或者為直接或間接借助電腦實施之步驟或程序者,即判斷實質上為電腦軟體相關發明。

      假如從說明書或圖式皆未能認定屬於硬體與軟體結合之方式界定其具體結構、或者為直接或間接借助電腦實施之步驟或程序者,則判斷實質上為非電腦軟體相關之發明,將以其他審查基準審查之。

      電腦軟體基本上乃為演繹法(algorithm)實施方式之一種,而演繹法本身或含自然法則、科學原理、數學方法、或為遊戲及運動之規則或方法、或甚至與數學無關之推理步驟、或係物理現象之推演。因此在審查認定有關電腦軟體相關發明是否可專利性(亦即”發明類型之審查”乙節所述),須特別謹慎,不能因為申請專利範圍中局部含有專利法第二十一條規定法定不予專利之部分,便驟然加以核駁,仍必須整體觀之(as a whole),審視其解決手段是否有利用自然法則之技術思想之創作部分而定,例如,不能因申請專利範圍中含有數學公式或計算方法,立即全盤否定其可專利性。惟若於申請專利範圍僅僅敘明數學公式或計算方法之步驟(即數學公式或計算方法本身),並未敘明該方法如何利用電腦實現技術效果,則有可能被認定是僅數學邏輯演繹的解決,非專利保護的範疇。

      再者,電腦軟體係為一無形之物,必須藉助電腦硬體執行才能產生技術效果,故而以往許多有關電腦軟體相關發明之申請案,常被誤認為必須限定在與特定硬體結合方式才屬發明之類型。如此將使該發明主張之申請專利範圍有所限縮,或甚偏離。因此就上述觀點勢必有釐清的必要:亦即,電腦軟體必須藉助電腦硬體實施才得以解決該發明之課題,但未必須限定在〝特定〞硬體平台上方可實施。有關進一步說明請參見本基準四、(二)〝物之發明之類型〞乙節。

      電腦軟體經電腦硬體執行及伴隨資料之處理,必定於電腦外或電腦內產生具體轉換效果,此種轉換無論是物理上或化學上的轉變,皆非藉由人力所完成者,其可視為利用自然法則,而符合專利法第十九條「利用自然法則」部分之規定。但在此仍必須強調,雖然「利用硬體資源之處理」這部分可視為利用自然法則,但如未限定於特定硬體與軟體結合之具體結構時,則將被視為「僅單純使用電腦處理」而不具技術思想,仍須就申請專利範圍整體觀之(as a whole),以其內含之軟體所執行之步驟或程序是否有利用自然法則之技術思想之創作部分而定。

      此外,有關電腦可讀取之記錄媒體形式之發明,以往並不屬於可准予發明專利範疇,而由於近期美、日等國均已將之列入可准予專利之標的,因此為順應世界潮流,本基準亦將記錄媒體形式之發明納入審查範疇。

      本基準於附錄一及附錄二包含電腦軟體相關發明判斷之流程圖,審查時將可遵循該流程圖之判斷流程,進行有關電腦軟體相關發明之申請專利案件審查工作。

      請注意,本基準所列舉之實例僅係為使能輕易理解本基準,作為輔助手段而設計的,在任何情況下皆不能違反本文之揭示。同時,本基準所列舉之實例亦非為說明書之範本。另基於電腦軟體產業,因具有特殊性,本節基準之規定,僅適用電腦軟體相關發明之審查。

    二、名詞解釋

      本小節所定義之名詞解釋,係為使本基準所使用之辭彙更加明確化,以不致產生混淆或誤解之情況下而訂定之。因此本基準所使用之辭彙,如有引用下列名詞,將以本小節定義之說明為準。然而,本小節之名詞解釋不作為撰寫說明書時,所使用辭彙之依據。例如:本小節有關第9項〝步驟〞說明,於一般說明書敘述中可能表示〝單一動作〞或〝一系列動作〞(亦即step或steps)。因此,有關說明書中如何規範所使用之辭彙,請參見本基準三、(二)〝申請專利範圍〞乙節。
    • 1.電腦軟體相關發明(computer software related invention):係指該發明之實施上軟體乃為必要之發明。

      2.演繹法(algorithm):一種邏輯推演的描述方式,用以對問題的解決方法。包含自然法則、科學原理、數學方法、物理現象、抽象觀念、或人類思考步驟等方式所產生之步驟。

      3.電腦:依人工輸入信號或預存之程式或指令或記錄資料而執行演算處理使可產生結果之有形物品,如一般所稱之電子計算機﹑微處理器﹑單晶片微處理機﹑中央處理機等,但不以此為限。

      4.軟體(software):係指電腦動作所相關之程式或程序或步驟。

      5.程式(program):係指利用電腦處理之指令列,為電腦軟體表現形式之一。

      6.程式表列(program listings):係指將程式以指令的表現方式印刷於紙上或顯示於畫面予以表示者。

      7.指令(command):用以使電腦動作之符號或字串。

      8.程序(procedures):係指用以達成特定目的而具有順序性之一連串操作或處理動作,亦為電腦軟體表現形式之一。

      9.步驟(step):係指為達成特定之功能而可實施之操作或處理動作或先後連貫之操作或處理動作,亦為電腦軟體表現形式之一。

      10.操作或處理動作:係指單一之電腦動作。

      11.方法:係指為產生具體且非抽象的結果,所施予之一系列的動作、過程、操作或步驟而言。

      12.記錄媒體:能將資訊以物理裝置存入或/與讀取之載體。

      13. 資料結構(data structure):在資料元件之間具有某種實際上或邏輯上之關係者,被設計用以支持特定的資料操作功能。

      14. 硬體資源(hardware resources):用以處理﹑操作或實現功能之物理構造或物理元件,如電腦﹑電腦週邊設備﹑接受電腦指令之機械﹑處理或提供輸入電腦之訊息或能源之機械﹑記憶體﹑輸入輸出裝置等。
  • 三、說明書

      為使熟習該項技術者能夠瞭解其內容並據以實施,有關說明書之撰寫,應載明相關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效,使熟習該項技術者能瞭解其內容並據以實施。而申請專利範圍,則應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。以符合專利法第二十二條第三、四項之規定。

      有關記載發明之目的方面,申請案之專利請求標的一定要有實際用途;亦即須為具有實際應用價值的發明。審查時應對整份說明書進行審查,包括發明的詳細說明、任何已揭露的特定實施例、申請專利範圍及該申請案所主張之任何特定的功效等項目,指出並瞭解該發明的實際用途。

      至於記載發明之技術內容、特點及功效方面,審查時必須審核該發明的詳細揭露及特定實施例,決定申請人發明的內容;並參酌以下的步驟審查電腦軟體相關發明:
    •   步驟1.依據該軟體執行的程序,決定該電腦做了什麼?(亦即,該電腦的功效);

        步驟2.決定該電腦是如何建構以提供該功效(亦即,組成該電腦的元件為何、以及該等元件是如何建構、相互關連以提供該特定的功效);以及

        步驟3.決定該電腦與構成該發明且在該電腦外部之其他標的間之關係(亦即,機械、裝置、材料或非由該電腦完全或部分執行的方法步驟)。

        有關認定申請專利範圍,審查時必須對每一個請求項逐一審查,不可因部分請求項不符專利要件而全盤加以核駁。且應將每個請求項的限定,關連到說明書內描述該限定的所有部分,亦即找出支持該限定的依據。並對該等請求項作合理的認定。
    • (一)充分揭露

        依據專利法第二十二條第三項「……說明書,除應記載申請專利範圍外,並應記載有關之先前技術﹑發明之目的﹑技術內容﹑特點及功效,使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」。
      • 1、熟習該項技術者

          揭露之內容必須使熟習該項技術者能瞭解其內容,所謂熟習該項技術者係指熟習該發明所揭露相關技術領域之一般技藝知識人士。

        2、依據說明書之揭露,能瞭解其內容

          有時說明書之揭露可能足以使熟習該項技術者據以實施該發明,但卻仍無法符合文字描述的要求。對於文字描述的要求,申請人的說明一定要合理地表達讓熟習該項技術者瞭解該申請人發明了什麼,以及主張了什麼。再者,有關說明書文字描述之要求,仍必須符合專利審查基準總則篇的規定。

          在許多情況下,申請人會以功能方塊圖描述電腦中之重要元件。審查時應審查說明書,以確定除了功能方塊圖之外,該說明書是否已適當的描述,以說明該等功能方塊圖中硬體或硬體及相關軟體的每一個元件及該等元件是如何相互關連。

          而有關電腦軟體相關發明專利說明書中之圖式可使用資料流程圖(Data Flow Diagram) 、虛擬碼(Pseudo Code)、方塊圖(Block Diagram)、流程圖(Flow Chart )、時序圖(Time Chart)等可揭露技術特徵之圖式,然並不以此為限。

          所謂功能手段語言(Means or Step Plus Function Language)係針對請求項為組合式元件(elements)之描述方式,在撰寫申請專利範圍時,能夠在不詳述其元件之結構、材料、動作(acts)之情形下,以一種實現某一特定功能之裝置(means)或步驟(step)的方式來表示之。使用此種格式的撰寫方式將可省略結構上或程序上所需的複雜說明,而使申請專利範圍的撰寫可大幅地簡化。採用功能手段語言方式撰寫其申請專利範圍時,就其相對之元件,如果以其達成該功能之所有可能之裝置或步驟來認定其元件所涵蓋範圍,將可能造成涵蓋所有可能達成該功能之技術手段之發明,甚至包括尚未發明之裝置或步驟,顯然是不恰當的。依據專利法第五十六條第二項「發明專利範圍,以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時,得審酌說明書及圖式」。因此,如果申請專利範圍採用功能手段語言之方式撰寫時,在審查認定其專利範圍即應對說明書所描述該功能手段相對元件之相關結構、材料或動作一致。同時,如果審查時發現有習知技術能執行和申請專利範圍所述元件相同功能且相對該元件之結構、材料或動作實質近似時,或者為熟習該項技術者可將習知技術輕易置換成說明書中之結構、材料或動作時,除非在說明書中能具體記載其特殊或相異處,否則將被習知技術所涵蓋。

          申請人如有在說明書之文字描述中清楚地揭露該功能手段對應於某電腦或電腦元件所習知的結構,且該結構是以硬體或硬體與相關軟體結合來實現,便可以明確地主張功能手段限制。該功能手段可被定義為:
        • (1)一個具備特定功能且以硬體或硬體與軟體實現的電腦;或

          (2)一個電腦內之邏輯電路或其他元件,其係可執行一系列經電腦程式特別指定的運作;或

          (3) 一個儲存可執行指令的電腦記錄媒體,該電腦記錄媒體中指令代表一個可使電腦以特殊方式運作的電腦程式。

            當請求項中出現功能手段語言時,若在說明書之文字描述中未對其非習知的部分提出對應的說明,該請求項即無法視為已特別指出並清楚地主張或限定其發明。例如,申請人在說明書之文字描述只揭露所執行的功能,而未針對執行功能的硬體或硬體與軟體的結合,提出明示的、暗示的或襲承前案或相關文獻的解說,則該申請案中對應於請求項內所載之功能手段,將視為並未揭露任何〝構成〞。審查時應以未適當揭露的理由,核駁該請求項。此核駁便將解說的責任轉給申請人,使其必須描述對應於請求項內功能手段之特定結構或材料,並在說明書中指出描述該功能手段之實施例。相對的,若對應所揭露執行功能之結構已經以某種形式建構妥以執行該功能之記憶體或邏輯電路(如一定義好的電腦程式),則該申請案便視為已揭露對應於請求項內所載功能手段之〝構成〞。

            有關說明書之揭露,尤其是請求項部分,應以電腦所執行的方法步驟來定義,而不是僅引述原始程式碼或目的程式碼。然而在某些狀況下,如可使熟習該項技術者更能瞭解其發明之解決手段而適度使用自我註解(Self-Documenting)的程式碼,如虛擬碼(Pseudo Code)則仍可被接受的。

            此外,以下例示係違反軟體相關發明充分揭露之例。
          • 例 1. 因使用未定義之非慣用之技術用語、省略符號、記號等,因用語意義不明,而無法實施請求項中之發明者。
          •  
            例 2. 於發明之詳細說明中,對應於請求項發明所記載之技術性程序或功能、僅予以抽象化地記述,致無法明白其程序或功能係如何藉硬體或軟體予以執行或達成,而無法實施請求項中之發明者。

          • 例 3. 於發明之詳細說明中,對於用以達成請求項發明之功能之硬體或軟體,僅在說明書中以功能方塊圖或流程圖表達而無法明白如何構成硬體或軟體,致無法實施請求項中之發明者。

          • 例 4. 請求項雖係藉該發明所達成之一或二以上之功能予以表現,但發明之詳細說明則係藉流程圖予以說明,而請求項中所記述之功能與流程圖間之對應關係不明,致無法實施請求項中之發明者。

              如有上述之任一情形時,將視為揭露不完整,申請人必須再提出具體之補充說明或修正。
      • 3、依據說明書能實施其發明

          說明書之記載應使熟習該項技術者可據以實施該請求保護的發明,對於電腦軟體相關發明,說明書一定要揭露到讓熟習該項技術者能將電腦建構成具備所要求的功能,以及在可應用的範圍內,不需複雜的試驗,可將該電腦與達到所主張發明之其他元件相互關連在一起,除非熟習該項技術者不需說明便能知悉。

          對於許多電腦軟體相關發明,所主張的發明往往涉及一個以上的技術領域。對於此種發明,說明書一定要能夠讓相關技術領域之熟習者可據以實施。例如,請求項中主張的是一種電腦,該電腦可決定並顯示一化合物之立體結構,若要使該請求項可據以實施,該說明書一定要:
      • (1)能使熟習分子模型者瞭解並應用其分子模型方法;以及

        (2)能使熟習電腦程式者寫出一個程式,其能教導電腦以產生並顯示該化合物之立體結構的影像。
    • (二)申請專利範圍

        申請專利範圍界定了專利權範圍,因而必須仔細審查。分析申請專利範圍的目的,是要認定申請人所訴求的保護範圍,並瞭解申請專利範圍與申請人之發明的關係。在判定每項請求項是否符合可專利性的法定要件之前,審查時必須認定或判斷每一請求項中的用語及辭彙。

        審查時對於申請專利範圍的分析,應從認定每一專利請求項的限制開始。對於主張方法發明,其專利請求項應限定在所執行的步驟或程序。對於主張物之發明,其專利請求項則應限定為確切的具體結構,包含硬體、硬體與軟體的結合、執行軟體結果所產生之物。

        無論所主張之發明是否以功能手段語言來界定,審查時應將每一專利請求項的範圍,關聯到說明書中所有描述該專利請求範圍的部分,以確保審查時能正確地認定每一專利請求項的範圍。

        申請專利範圍的專利請求標的是由限定其範圍的辭彙所界定的。審查時所要審查的便是該等專利請求標的。一般而言,該辭彙是否限定專利請求的範圍,將取決於專利請求項中所使用的文法及辭彙的特定意義。含有建議性或選擇性但未要求執行的步驟或不將專利請求項限定在一特定之結構的用語,便無法限定申請專利範圍或專利請求項的限制。

        審查時必須依照說明書內容,以適當地判定申請專利範圍中所使用辭彙之意義。當其辭彙涉及科學名詞之譯名時,應附註外文原名,若譯名經國立編譯館編譯者,應以該譯名為準。除此之外,倘申請人使用自己的辭彙,則必須對申請專利範圍中所使用之辭彙提供明確的定義。此時該定義便將用來詮釋該辭彙在專利請求項中之意義。審查時將判斷原說明書所提供的定義是否與申請人所作的任何陳述一致。 如果申請人在說明書中並未對該辭彙有所定義,則該辭彙將賦予其"一般的意義"。

        審查時一定要從熟習該項技術者的觀點來理解申請專利範圍。申請專利範圍及說明書的揭露並不會憑空地被評量。如請求項發明之元件屬習知,申請人並不須要提供描述那些元件的說明。在此情況下,該等元件將被視為任何且每一專業領域所熟習之硬體或硬體與軟體結合的技術,所具有之必備功能。

        雖然說明書有助於判定申請人對一辭彙所下的定義,但從說明書中所得到之確定的限定範圍並不能用來解讀一個不含有該限定範圍的專利請求項。審查時對於一專利請求項必須給予合理認定。

        最後,在審查專利請求之範圍時,申請專利範圍的每個限定都必須考慮周延。 審查時不可將專利所主張之發明分割為獨立的元件,然後分別地審查該等元件。相反地,申請專利範圍應視為一個整體(as a whole)來考量。
  • 四、發明類型之審查
    • (一)非屬電腦軟體相關發明之類型

        由於電腦軟體應用之技術領域相當廣泛,許多行業有關物或方法之發明均可能利用電腦軟體相關技術以達成。因此在審查此類專利申請是否非屬發明之類型時,不應以所應用之行業別來驟斷,而應以其所利用之技術本質加以審查,例如利用電腦軟體相關技術施行於從事商業的方法或醫療方法,因其並非申請從事商業的方法或醫療方法本身,故不應因其應用於從事商業的方法或醫療方法而加以核駁,而應針對其所利用之電腦軟體相關技術本身來加以判斷。亦即應回歸於專利法第十九條之規定。

        凡申請專利之標的不符專利法第十九條所定義之發明者,均為本節所定義之非屬發明之類型,(在此必須強調,本節以下所舉的例子如判定為非「非屬發明之類型」並不表示即屬發明之類型,必須再依物或方法發明之類型、或記錄媒體形式之發明之審查流程加以判斷。)依專利審查基準之說明,不符「利用自然法則」者可歸納如下:

        自然法則本身

        單純之發現

        違反自然法則者

        非利用自然法則者

        另外,由於電腦軟體相關發明之特性,雖然解決手段為利用自然法則之手段,但若是「僅單純使用電腦處理」或「僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中」或「『僅單純使用電腦處理』及『僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中』」之任一情況時,因屬於不具任何「技術思想」者,故仍無法視為符合專利法第十九條之規定,而非屬電腦軟體相關之發明。

      1、電腦軟體相關發明中不具「技術思想」之情況
      • (1)僅單純使用電腦處理:

          若未直接或間接地記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項者屬之。

        (2)僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中:

          依據專利審查基準,將非技術思想者分為(一)技能,(二)單純資訊之揭示,(三)單純美術之創作物。其中「單純資訊之揭示,僅揭示有資訊內容,而無技術思想及特徵者,非屬發明之類型」。例如僅單純收錄音樂之CD等。

          「但若有資訊之揭示(揭示本身﹑揭示手段或揭示方法等)具有技術思想及特徵者,則屬發明之類型」。

          由於電腦程式或資料本身係為一無形之物,必須附載於儲存媒體之中,否則非屬發明之類型。然而如果僅單純將電腦程式或資料記錄於儲存媒體中,而無任何實施具體之效果,亦非屬發明之類型。至於若該媒體中之電腦程式或資料,經機械讀入電腦,而與電腦所進行之處理具有功能上或結構上之交互關連時,則須進一步審查其施行之實質功能或應用,是否屬發明之類型。

          有關審查資訊之內容,是否屬「單純資訊之揭示」抑或是「具有技術思想及特徵者」請參見本基準四、(四)〝記錄媒體形式之發明類型〞乙節。

        (3)「僅單純使用電腦處理」及「僅單純記錄電腦程式或資料於儲存媒體中」
    • 2、電腦軟體相關發明中不符「利用自然法則」之項目
      • (1)自然法則本身 :

          依據專利審查基準,「發明應為利用自然法則之技術思想之創作,以解決技術課題,達成所期待的發明的目的」,而自然法則本身,係已存在之真理,並非由人類的創作而得。因此任何主張自然法則本身為申請專利範圍,均不符專利法第十九條之規定。故如電腦軟體僅描述自然法則(如E=MC2或牛頓定律等)本身者,即為非屬發明之類型。

        (2)單純之發現 :

          依據專利審查基準,「因創作係『發明』之一大要素,故如「礦石」等天然物及自然現象之發現等,並無創作行為,亦非利用自然法則之技術思想之創作,而僅為一種發現行為,是以非屬發明之類型」。由於天然物及自然現象(如電流、磁場或天文等)乃為既存之事實,非由人類創作而得。因此申請專利範圍,如只記載自然現象本身,將僅為單純之發現。

          但「凡將所發現的自然現象,改換成可供產業上利用之技術思想之創作,則屬於經由創作行為而得之『發明』,並非僅為一種發現行為」,因此如果利用硬體或硬體與軟體結合的方式提煉出某種物質的方法,或者利用專家系統探勘出某種稀有礦藏,將非僅為一種發現行為。此外,為發現某天然物或自然現象而設計之裝置,亦非屬「僅單純之發現」,須再進一步審查。

        實例1:
        發明名稱:分析並顯示一化合物之立體結構的裝置
        申請專利範圍:

        1. 一種分析並顯示一化合物之立體結構的裝置,包含:
         一邏輯電路裝置,用以依據一化合物之分子資料,執行一程式運算,並輸出一計算結果;
         一產生裝置,用以依據該計算結果,輸出一化合物立體結構;及
         一顯示裝置,用以顯示該化合物之立體結構。

        說明:
          雖化合物質之結構為既存之事實,然上述申請專利範圍係主張一種特定的電腦(或稱特定的裝置),而與發現化合物質之結構的方法無關,是故須再進一步審查。

        (3)違反自然法則者 :

          依據專利審查基準「發明係利用自然法則之技術思想之創作,所以如申請專利之標的所利用的技術內容,有一部分係違反自然法則者,即非屬『發明』之類型」,故如電腦軟體之利用違反自然法則,即非屬發明之類型。

          例如,在開發軟體過程中,如何避免所開發之軟體落入無法停止的狀態(non-termination)是一個非常重要而欲解決的課題。因此如果有一軟體發明專利申請為:一個專門用於檢測任何軟體是否會落入無法停止的狀態之檢測軟體。然以數學証明已知,在沒有其他限制條件下,有關解決演繹法是否會終止(termination)的問題係為一不可解之問題。因此上述主張之檢測軟體乃屬違反自然法則之方法,故非屬發明之類型。

        (4)非利用自然法則者 :

          依據專利審查基準「申請專利之標的,係利用自然法則以外之法則所創作者,雖為一種創作,但因其非屬專利法第十九條定義之發明,故非屬發明之類型」,如電腦軟體僅包含經濟法則﹑人為取決﹑心智活動,即非屬發明之類型。

          但如該電腦軟體內容雖有非利用自然法則之部分,然整體上有利用自然法則者,須考慮其技術之特性,而加以判斷。

        實例2:
        發明名稱:遊樂機器裝置
        申請專利範圍:
        • 1. 一種樸克牌遊樂機器裝置,係利用一電腦之一樸克牌遊樂裝置,其特徵在於具有:因應複數張卡片之組合中由至少一遊戲者決定所抽出複數張牌之種類,獲得不同得分之得分計算機構。

          2. 一種樸克牌遊樂機器裝置,係利用一電腦之一樸克牌遊樂裝置,其特徵在於具有:

        •   一記憶機構,包括記憶一牌資料表及一得分資料表,該牌資料表中,複數張牌之組合係對應於特定之牌資料,該得分資料表中,牌資料係對應於得分資料;及 一輸出機構,以所選擇之複數張卡片之組合為基本,檢索該牌資料表,抽出所對應之牌資料,以該牌資料為基本,檢索該得分資料表,並將所抽出之該牌資料之全部及該得分資料之合計予以輸出。

          說明:
            有關請求項 1 描述:「因應複數張卡片之組合中由遊戲者決定所抽出牌之種類」係屬於人為取決之方式,為「非利用自然法則者」。惟該請求項中有利用自然法則之解決手段部分即「獲得不同得分之得分計算機構」,故申請專利範圍整體觀之,仍有利用自然法則。但其並未直接或間接地記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項,亦即僅「單純使用電腦處理」而缺少技術思想,故仍非屬發明之類型。

            有關請求項 2 中雖亦有人為取決部分,然從該請求項整體觀之,其中仍含有直接地記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項,此部分係利用自然法則之技術思想,自非僅為「單純使用電腦處理」,故須再進一步審查。

          3.電腦軟體相關發明中有關法定不予發明專利之項目

            專利法第二十一條第一項列舉五款法定不予發明專利之項目,其中與電腦軟體相關發明關連性最深之第三﹑四﹑五款規定:

            科學原理或數學方法
            遊戲及運動之規則或方法
            其他必須藉助於人類推理力﹑記憶力始能執行之方法或計畫
          • (1)科學原理或數學方法 :

              電腦軟體如果僅是描述科學原理(如萬有引力)或數學方法(一個或一套數學公式)本身者,則為法定不予發明專利之項目。

              但如該電腦軟體係利用科學原理或數學方法,而非獨占科學原理或數學方法之情況,則另須從申請專利範圍整體觀之考慮其技術之特性是否有利用自然法則之技術思想部分,加以判斷。

              例如,有一發明係利用電腦將BCD碼轉變成二進位碼(Binary Code)之方法。因該申請專利範圍係主張其轉換數字編碼格式之數學方法本身,且整體觀之並無「直接或間接地記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項」。故屬法定不予發明專利之項目。

            實例3:
            發明名稱:計程車里程計費方法及裝置
            申請專利範圍:

              1. 一種應用電腦計算計程車車資的方法,包含步驟:
               a. 執行一計算車資的公式,及該公式為
                65 + [(公里數 * 2) - 2] * 5;及
               b. 顯示該計算結果於螢幕上。

              2. 一種計算計程車車資的裝置,包含:
               一感應器,用以一量測車輪之旋轉數資料,並產生該旋轉數資料及圓周長資料;
               一第一記憶裝置,用以儲存該量測之旋轉數資料;
               一第二記憶裝置,用以儲存該車輪之圓周長資料;
               一乘積裝置,用以讀取該旋轉數資料及該圓周長資
               料,並輸出該旋轉數資料及該圓周長資料的乘積結果;
               一第三記憶裝置,用以儲存該乘積裝置之輸出資料;
               一計算模組,用以讀取該第三記憶裝置之輸出資料,
               並將該輸出資料乘以二再減去二之結果,乘以五,再
               加六十五,並輸出計算之結果;及
               一顯示裝置,用以顯示該計算模組之輸出。

            說明:
              有關請求項1描述,除計算計程車車資之數學公式外,並無明顯「直接或間接地記載如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項」,而「僅單純使用電腦處理」,因此顯然企圖獨佔該數學公式本身,故為法定不予發明專利之項目。

              有關請求項 2 描述,係利用硬體資源進行處理,係屬利用自然法則之技術思想之創作。又依其申請專利範圍整體觀之,為直接顯示如何利用電腦硬體資源進行處理之具體事項,而非「僅單純使用電腦處理」,且並無獨佔該數學公式本身,是故須再進一步審查。

            (2)遊戲及運動之規則或方法

              依據專利審查基準「由於遊戲及運動之規則或方法,係利用與自然法則無關之人為的規則或方法,必然會利用到人類之推理力﹑記憶力﹑技能﹑偶然性及精神性等而成者,不能謂為利用自然法則之發明」。

              以上係指遊戲及運動之規則或方法本身,為法定不予發明專利之項目。然利用上述之規則或方法,製作之電視遊樂器或電腦軟體者,如僅部分利用到人類之推理力﹑記憶力﹑技能﹑偶然性或精神性等而成者,則須再進一步考慮其技術之特性,而加以判斷。

              例如,有關槍靶計分之遊戲規則本身是無法主張發明專利。再者有關如何射擊以求取高分之方法亦無法主張發明專利。但是利用紅外線組成之光柵,分別置於靶面之X與Y軸,用以測得彈著點座標,再經電腦換算成得分之槍靶自動計分裝置或方法,因未利用到人類之推理力﹑記憶力﹑技能﹑偶然性或精神性等情形,因此須再進一步審查。

            (3)其他必須藉助於人類推理力﹑記憶力始能執行之方法或計畫 :

              發明係以利用自然法則,且必須具有反覆發生同一效果之工業或產業上實踐技術之思想創作。故若電腦軟體須經由人類推理判斷或記憶能力,始能幫助系統作抉擇認定,將會產生相當的不確定性,而不具反覆再現之效果,則屬法定不予發明專利之項目(參見 專利審查基準第一篇第一章第四節 1-1-13頁,例8〝漢字檢索編碼方法〞)。

              然而前述情形所強調的在於藉助於”人類”推理力、記憶力始能執行之方法或計畫。現如果將原先需由人類推理判斷部分轉換成電腦程式,由電腦施行推理判斷,而能依據既定的條件,自行運作,例如決策支援系統,自動控制系統等,或者將原先需由人類記憶資訊始能執行部分儲存於電腦內,而由電腦自行讀取應用,例如專家系統之知識庫部分,因具有反覆再現之效果,則需再進一步審查。

              又如前例”漢字檢索編碼方法”(亦即中文輸入法),雖有部分藉助人類推理力、記憶力始能執行,但仍應從申請專利範圍整體觀之,依據有利用自然法則之技術思想部分來加以審查。
    • (二)物之發明之類型
      • 1. 電腦軟體相關發明中有關物之發明之定義

          凡可供產業上利用,且係利用自然法則之技術思想之創作,並以硬體與軟體結合的方式來界定其具體結構,即認定屬於電腦軟體相關發明物之發明之類型。

        2. 電腦軟體相關發明中有關物之發明之類型

          有關電腦軟體相關發明物之發明之類型,可分為二類:(1)非限定於特定硬體與軟體結合之發明,亦即執行軟體於任何不特定的硬體之發明;(2)限定於特定硬體或硬體與特定軟體結合之具體結構之發明。審查時須根據申請專利範圍,同時配合專利說明書所對應之技術特徵進行審查,並依據上述定義加以分類。就第一類物之發明之類型而言,因屬於不特定之硬體,因此審查時須針對其中執行之軟體所欲解決課題之方法或手段加以審查,以決定該物之發明之申請專利範圍是否屬發明之類型(有關方法之審查,請參照方法發明之類型)。就第二類的申請專利範圍而言,審查時則須就該特定物之發明之特定硬體或硬體與特定軟體結合之具體結構來認定該物,以決定該物之發明之申請專利範圍是否屬發明之類型。
        • (1) 第一類物之發明之專利申請 (物之發明之申請專利範圍係包含方法(underlying process)實施應用於任何不特定硬體之發明)

            審查時必須詳閱其專利說明書,而不能僅以申請專利範圍中所提及之硬體元件來作為判斷分類之依據。亦即,即使在申請專利範圍中提及硬體元件,未必表示該申請專利範圍就限定為一特定的物之發明之專利申請(亦即屬第二類物之發明之專利申請),尚須考慮在說明書中所對應之技術特徵來加以考量。當審查時根據說明書的描述來解讀該物之申請專利範圍時,如果該物之申請專利範圍係包含方法實施應用於任何一電腦(或物)時,換言之,當該申請專利範圍屬以下之類型:

            該申請專利範圍係將電腦(或物)或電腦(或物)組件之具體性質界定為僅止於電腦內或電腦外執行之功能或步驟;及
          該申請專利範圍係包含所定類別(例如電腦、電腦可讀取記憶體)以任何形式組合而成之任一物以執行該方法。

        •   如申請專利範圍屬上述之類型將可被認定屬於第一類物之發明之申請專利範圍。由於該申請專利範圍係將該方法實施應用於任何一電腦(或物),且該電腦(或物)或電腦(或物)組件之具體性質被界定為僅止於電腦(或物)上執行之功能或步驟,然而該申請專利範圍並未對特定程式所執行之電腦(或物)或其硬體或軟體元件的具體結構加以界定,亦未明確界定該特定程式之執行所用電腦(或物)之元件,並指出該等元件係如何以特定硬體或硬體與特定軟體的方式加以結合,故不能將該申請專利範圍界定為一特定之物,則此時審查時應依據該發明所欲解決課題之方法或手段加以審查。

            審查時需注意,當發現在物的請求項中,係包含方法發明實施應用於任何不特定之物時(亦即屬第一類物之發明之專利申請),雖係以該物之請求項之對應方法(underlying process)進行審查,然而並不表示其請求項可將其對應方法獨立主張為方法發明之類型。此僅表示該物之請求項係包含任何不特定之硬體或硬體平台與執行該請求項所主張功能相關軟體而已。

            當審查委員審視申請專利範圍整體觀之,認定申請專利範圍並非限定在一特定之物時,申請人如對上述之認定有不同意見,應提出說明,以支持其請求之發明係如何明確界定於一特定之物(亦即屬第二類物之發明之專利申請),否則便以第一類任何不特定物之發明類型來加以審查。

            若該申請專利範圍被認定屬於第一類物之發明之申請專利範圍時,且相對於該發明所欲解決課題之方法或手段經審查屬發明之類型時,則該物之專利申請就應屬發明之類型。同理,如果該發明所欲解決課題之方法或手段經審查非屬發明之類型,審查時應將該專利申請之標的物歸類為非屬發明之類型而加以核駁。

          (2)第二類物之發明之專利申請 (特定的物之發明之專利申請)

            所謂〝特定硬體〞或〝特定軟體〞係指有限定在為解決該課題而特別設計之特定硬體或軟體之意。如果一物之申請專利範圍不屬於前述第一類物之發明之申請專利範圍時,那麼該物之專利申請便被視為特定之物之專利申請,亦即屬第二類物之發明之專利申請。當電腦相關發明之專利申請被認定為一特定之物時,其必須係以特定硬體或硬體與特定軟體(specific software)之具體結構來認定該物。為使熟習該項技術者瞭解其內容,申請人可藉由以熟習該項技術者所能理解的方式,來界定程式所執行之電腦、或其硬體、或軟體元件的具體結構。一般而言,特定程式所執行之電腦之申請專利範圍,應明確界定該電腦之元件,並指出該等元件係如何以特定硬體或硬體與特定軟體的方式加以結合。

            為明確界定一特定電腦(或物)之記憶體,申請專利範圍必須要明確指出一般或特定之記憶體以及一特定軟體,並提出儲存在該記憶體中之軟體的功能說明。

            凡申請專利範圍所界定之特定物,必須在其所屬專業技術領域中具有實際用途,方可合乎法定的要件。若在申請專利範圍及說明書中的說明,僅籠統說明該特定物之應用領域而未作進一步的限制,使得熟習該項技術者無法明確瞭解其實際應用,則該申請專利範圍將歸類於非屬發明之類型。

          實例 4:現有甲、乙兩份申請發明專利說明書,其中發明名稱及
              範圍相同,但說明書揭露內容不同。)

          發明名稱:分析並顯示化合物質之三度空間結構的方法及裝置

          申請專利範圍:

            1. 一種用於判定並顯示一化合物之結構的方法,包含:
             a. 解出該化合物波形函數的參數,以判定該化合物之結構;以及
             b. 顯示步驟 a.所判定該化合物之三度空間之結構。

            2. 一種用以判定化合物三度空間結構之電腦裝置,包含:
             a. 一判定裝置( means ),用以判定一化合物之三度空間
              之結構;以及
             b.一顯示裝置( means ),用以產生並顯示一代表該
              化合物之三度空間之影像。

          甲之說明書:
            說明書中有記述特定的軟體,即有記載特定的程式碼片段,該等程式碼可用以設定一微處理器,以產生特定邏輯功能之電路。該等電路在專利請求項中係以裝置(means)的形式來規範,以符合所主張裝置的限定。

          甲之說明書:
            說明書中提及,選擇一熟習該項技術者可以理解之合適的習知電腦系統,並將該專利所主張之方法實施於該電腦系統中。然而在說明書中並未就專利請求項中所規範的兩項裝置(means)作特別的描述與限制,(即說明書中並未提示特定的軟體或邏輯電路),不過在說明書中,卻對於如何解出化合物之波形函數方程式有所解釋,而且指出可藉由該波形函數方程式之解,以判定該化合物之具體結構。

          說明:
            甲之說明書,在說明書中所對應之技術特徵記載了特定程式所設定之電腦以產生特定邏輯功能之電路,明確界定該電腦之元件,並指出該等元件係如何以特定硬體或硬體與特定軟體的方式加以結合,換言之,說明書中明確界定了一可執行其所主張功能之特定物。因此其申請專利範圍便明確界定為一種特定電腦,該申請專利範圍可否准予專利與其所主張方法無關。(係屬於第二類物之發明之申請專利範圍)。

            乙之說明書,由於在說明書中並未就專利請求項中提及之兩項裝置作特別的描述與限制,故該電腦或電腦組件之具體性質被界定為僅止於電腦上執行之功能或步驟,然因未對該主張之方法所執行之電腦或其硬體或軟體元件的具體結構加以界定,亦未明確界定該主張之方法所執行電腦之元件,並指出該等元件係如何以硬體或硬體與特定軟體的方式加以結合。說明書僅就其所主張之方法提出說明。換言之,說明書中並未揭露任何資訊來區分“該方法實施應用於電腦上“,及判定“該方法本身“准予專利之要件有何不同之處。故審查時應依據該主張方法對該物之申請專利範圍進行審查。因此,該申請專利範圍被歸類為方法實施應用於任何不特定之電腦,其所主張物之申請專利範圍的可否准予專利係取決於其所主張方法之可專利性(係屬於第一類物之發明之申請專利範圍)。
    • (三)方法發明之類型
      • 1. 電腦軟體相關發明中有關方法發明之定義

          在電腦軟體相關之方法發明中其所謂的方法係指使電腦產生具體且非抽象之結果,所施予之一個或多個動作、程序、操作或步驟而言。方法發明的審查重點應就所請求之方法發明的內容整體觀之,以察知其所主張之發明為何。且該發明必須具有直接或間接藉助於電腦才能實施之特質,包括任何經電腦處理前或處理後或於電腦內,而能產生特定之實際應用效果者。

        2. 電腦軟體相關發明中有關方法發明之類型

          基本上,電腦軟體相關發明中有關方法發明之類型,可依其所執行的方法或步驟係發生在電腦外或電腦內產生具體轉換或動作者,可分類如下:
         ‧電腦處理前,資料或訊號之具體轉換之方法步驟發明
          (Pre-Computer Process Activity)、
         ‧電腦處理後,對硬體資源進行控制或伴隨控制之處理
          (Post-Computer Process Activity)、
         ‧於電腦內,該電腦軟體相關方法有限定在某特定技術領域的實際應用範圍。
        • (1)於電腦處理前,資料或訊號之具體轉換之方法步驟發明

            所謂「於電腦處理前,資料或訊號之具體轉換之方法步驟發明」係指所請求之方法發明為利用到具體物或動作,以作為經過電腦執行前的資料處理。此類發明通常需要在電腦外先執行測量的動作,將所測出之結果轉換成電腦可處理並具有技術特徵的資料,此一資料將促使任何物或動作所表現的訊號發生具體轉換並經電腦處理解決該課題,在大部分情形下均具備實際應用的效果。

            例如,一種使用電腦處理器以接受病患之電腦斷層掃描之影像資料的方法,係執行運算,以判定某資料點的灰階值,與該資料點周圍之區域的平均值之間的差,並將影像中每一個資料點的差值以灰階顯示,並將其結果的影像顯示出來。在此例中,該資料是對有形之具體物即病患的解剖部位,用一種無形之訊號表示。當人體以X光掃描時,轉變發生在X光被改變為表示人體狀況的電腦可處理並具有技術特徵之電子訊號。該發明的實際價值在於可對人體組織產生新的電腦斷層掃描影像,而不將骨骼的結構顯示出來。

            又例如,一種使用電腦處理器以執行地震探測的方法,係利用來自地震源(seismic source)的地殼地震能量波(spherical seismic energy waves),然後利用一組排列成陣列的接收點,以接收此地殼地震能量波,依據此地殼地震能量波,產生許多反射的訊號,並將此反射訊號總合起來,以產生一模擬地球對此地震能量之反射回應的訊號。在此案例中,該電腦所處理的電子訊號代表所反射的地震能量。該電子訊號提供了顯示地表下之構造的地球物理表示。而對於地表下之構造的地球物理探測,具有實際價值。

          實例5:
            本發明為對一心臟病患直接分析其心電圖訊號以確定心臟功能之特定性質,心臟活動係由一心電圖機予以監視,藉由電極接觸病患的身體,依據不同的心臟活動脈相偵測出心臟的電子訊號。說明書揭露選擇特定的心電圖訊號(QRS波)將其由類比值轉變為數位值,QRS波的複合數位訊號是擷取自一段時間內多個QRS波,而後平均之,由類比至數位轉換器用以轉換心電圖訊號成為數位值,其中之高通濾波器為此技術中一般技術所熟知之組件,該複合QRS波形之先前部分,係被隔離然後以相反的時序處理,藉此讓使用者發現病患是否為心臟衰竭之高危險群,一程式化微處理器控制該等訊號的處理,伴隨一高階的說明及程式化步驟的流程圖,此一特殊的程式已被適當的揭露。

          申請專利範圍:

            1. 一種分析心電圖訊號之方法,用以決定後段QRS訊號中是否具有預設高頻值之訊號,其步驟至少包含:
             a. 轉換一系列QRS訊號至時間定義域,每一部分具
              有一數位值相對於該訊號於該時間之類比值;
             b.將該QRS波以相返之時序通過高通濾波器;取得
              通過高通濾波器後輸出之算數值;以及
             c.比較該算數值與該預設高頻值。

          說明:
            本發明確定使用一微處理器,所揭露之發明係用來讓使用者決定病患是否屬於心臟衰竭之高度危險群,將QRS訊號轉變成為電腦可處理並具有技術特徵之數位式電子訊號,並經電腦處理以解決該課題,係屬方法發明之類型。

          (2)於電腦處理後,對硬體資源進行控制或伴隨控制之處理


            所請求之方法發明為電腦處理後,對硬體資源進行控制或伴隨控制之處理。此類發明係在電腦執行後,在電腦外部產生獨立且具體的動作,通常亦具有產業利用之價值。

            例如,一種藉由更新製程的參數,以在模具中使橡膠硬化的方法,該方法使用一電腦處理器以判定橡膠硬化的時間,及判定在橡膠硬化的過程中,何時可達到該硬化的時間,俾在達到的時間點時,控制電腦外的機器適時打開模具。

            又例如,一種依據儲存在電腦中代表機器人各種型態之機械動作的資料,藉以控制機器人的方法,係使用一電腦處理器以計算該機器人及賦予其工作所執行之位置的相對位置,並根據所計算之位置,在電腦外控制該機器人的動作及位置。

          實例 6:
            本發明為一種用以控制四輪傳動汽車一後輪傳動角度之方法,所揭露的控制方法包括代表汽車操作狀況之許多參數之偵測,包含一前輪傳動角度(δf)及汽車速度(V),所揭露的方法進一步包括使用一特殊的轉移函數G(s)及依據
              δr={G(s)*K*δf}/V 之公式
          計算一合適的後輪傳動角度,其中K為一傳動係數。

            轉移函數及傳動係數兩者均已適當的定義於說明書中,每一參數藉由一偵測器產生一電子訊號代表感應參數的大小,電子訊號係於一微處理器中處理,尤藉其特別程式可計算出所需要的合適傳動角度。

          申請專利範圍:
            1. 一種用於控制一四輪傳動汽車後輪之方法,其步驟至少包含:
             a. 偵測該汽車之一前輪傳動角度(δf);
             b. 偵測該汽車之速度(V);
             c. 以δr={G(s)*K*δf}/V依據該前輪傳動角度(δf)
               及該汽車速度(V)計算一合適的後輪傳動角度,
               其中G(s)為一轉換函數,而K為一傳動係數;及
             d. 傳動後輪至該合適的後輪傳動角度(δr)。

          說明:
            本案例所揭露之發明確有使用電腦系統,而其技術手段發生在測得汽車之前輪傳動角度及汽車之速度等數據,經電腦處理後,藉以控制四輪傳動汽車之後輪傳動角度。係有電腦外部產生獨立且具體的控制動作,可屬方法發明之類型。

          (3)於電腦內,該電腦軟體相關方法有限定在某特定技術領域的實際應用範圍

            電腦所操作的是資料,因此電腦在運作中將資料轉換,然後在執行時改變其組合元件的狀態,即產生某種型式的具體轉換。由於此種具體轉換係在電腦內部發生的,故不能以此種動作決定該方法是否屬發明之類型。因此具有決定性之因素並非電腦如何執行該方法,而是電腦究竟執行了甚麼以達成某種實際的應用。

            單純地操作抽象觀念或執行數學邏輯演算法是無法合乎發明之類型要求,儘管該方法可能有某些實用性。這樣的請求專利標的,若要合乎發明之類型,所主張之方法發明一定要限定為:該抽象觀念或數學邏輯演算法在某特定技術領域中的實際應用。例如,電腦方法純粹計算一模擬雜訊的數學邏輯演算法,即非屬發明之類型。然而,應用該數學邏輯演算法,以數位化的方式來過濾雜訊,這樣所主張的方法即可符合發明之類型。如實例7及實例9之請求項2。反之,若所主張的申請專利範圍無明確限定其在某技術領域中之特定實際應用時,則非屬發明之類型,例如實例8及實例9之請求項 1。

          實例 7:
            一種操作電腦設備方法,係動態更改一系統之輸出/入設定的定義,而該定義是在做次系統的輸出/入(硬體),及作業系統(軟體)之設定時所須要的。在操作時,程式產生一個設定檔,其中定義了在動態可改變之儲存裝置中,與系統輸出/入設定有關的控制區塊的目前狀態。然後該程式產生一”未來”的輸出/入設定檔(該輸出/入設定檔事實上可為一先前的輸出/入設定檔)。當要改變目前的系統設定為未來的設定時,一比較功能比較此兩個設定的定義,並產生一設定變更區塊,以表示要對硬體及/或軟體定義的控制區塊做足夠的轉換時所須作的改變,以及為所依附的程序產生一完成訊號。

            該發明提供了一種便於資料處理系統的軟硬體輸出/入設定作動態變更的方法。此發明提供一種產生一單獨的輸出/入設定定義的方法,該輸出/入設定定義可用來產生一硬體定義及軟體定義。該發明也提供了一種有效的方法,以將系統從第一輸出/入設定轉移到第二輸出/入設定,並提供此轉換為可行的驗證。

            說明書中揭露了10張有關操作該設定的詳細流程圖。說明書揭露了系統最佳模式之操作的硬體模組方塊圖。

          申請專利範圍:
            1. 一種重新設定電腦系統的方法,該電腦系統係具
             有一中央處理器,複數個輸出/輸入單元連接於一
             輸出/輸入子系統,一操作系統,及一動態設定該
             輸出/輸入單元的系統,包含步驟:
             a. 使用一定義裝置以產生複數個設定於一定義檔
               中,及該複數個設定代表該複數個輸出/輸入單
               元的相關設定;
             b. 依據該定義裝置產生一目前的設定為第一相關設定;
             c. 依據該定義裝置產生一未來的設定為第二相關設定;
             d. 依據該目前的設定,及複數個動態可變更之軟體
               控制區塊,初始化該系統,及該軟體控制區塊係
               用以依據該第一相關設定來設定該操作系統;
             e. 依據該目前的設定,及複數個動態可變更之軟體
               控制區塊,初始化該硬體,及該軟體控制區塊係
               用以依據該第一相關設定來設定該輸出/輸入子系統;
             f. 從該目前的設定及該未來的設定,產生一設定變更
               區塊係用以描述當從該第一相關設定改變到,在該
               軟體控制區塊及該硬體控制區塊中所作的改變;及
             g. 從該設定變更區塊,產生對該硬體控制區塊及該軟
               體控制區塊的改變,當變更成功時,該軟體控制區
               塊依據該第二相關設定來設定該操作系統,及該硬
               體控制區塊依據該第二相關設定來設定該輸出/輸入
               子系統;及如果變更不成功時,便產生一設定錯誤
               的訊號。

          說明:
            本發明之申請專利範圍因具有動態更改電腦系統之輸出/輸入設定,因此可視為有限定其實際應用範圍,可屬方法發明之類型。

          實例 8:
            一種數位電腦的處理,係用以將BCD碼轉換為二進位碼(Binary Code)的形式,以提供鍵盤與電腦間一種改良的介面,以增進資料輸入的能力。該電腦執行一系列的數學邏輯演繹法的步驟,以執行該轉換。所有顯示於說明書及圖示的硬體元件將以數位電腦表示。

            說明書中並未揭露任何特殊的程式,但在說明書中包含高階的描述及相關的流程圖。從該等高階的描述及相關的流程圖,熟習該項技藝者便可知道如何使用該發明。

          申請專利範圍:
            1. 一種以二進位編碼的十進位資料從數字轉換為二進位
              的方法,包含步驟:
             a. 儲存以二進位編碼的十進位資料於一可重複輸入
               的移位暫存器;
             b. 將該移位暫存器至少向右位移三位,直到第二個位
               置出現一個二進位的”1”;
             c. 將位於該暫存器之第二個位置的二進位碼的”1”遮蔽;
             d. 加入一個二進位的”1”於該移位暫存器的第一個位置;
             e. 將該資料向左移兩位;
             f. 加入一個”1”於該第一個位置;及
             g. 將該資料向右移至少三位,以準備給在該移位暫存
               器的第二個位置中所跟隨的二進位碼的”1”。

          說明:
            本案所主張之發明雖為電腦上可執行之一系列的步驟。但步驟a為僅單純獲得並提供步驟b至步驟g之數學操作所需之資料,此動作並不構成「電腦處理前,資料具體轉換之方法」之情況,而步驟b至步驟g僅為將BCD Code轉換成Binary Code之一系列之數學操作。因此從請求項1整體觀之,除數學方法本身外並無限定任何實際應用,是故非屬發明之類型。

          實例 9:
            一種拍賣品(不動產之相關部分)競爭投標的方法,於一電腦系統之記錄上確認相關的拍賣品資料,使可能的投標者得知個別項及拍賣品組合之投標資料,輸入上述投標於電腦系統之記錄上,將該投標編入索引,以決定出售拍賣品所能賺得之最大利潤;確認全部投標符合優勢的總價,並顯示(displaying)獲勝的投標組合給投標者們,且電腦系統同時接受符合的各個投標,藉由送出一接受訊號給所有投標者。

          申請專利範圍:
            1. 一種對於複數個拍賣品資料之競標方法,包含步驟:
             a. 辨識複數個相關拍賣品資料於一筆記錄上;
             b. 提供該複數個拍賣品資料給複數個可能的投標者;
             c. 接受該投標者對於該每一個別拍賣品資料及該
               每一個拍賣品資料之複數個群組的投標價,及
               該每一個別拍賣品資料及群組為任一數及該個
               別拍賣品資料之任一組合;
             d. 輸入該投標價於該記錄上;
             e. 將該個別拍賣品資料或該拍賣品資料之群組的投
               標價編入索引;以及
             f. 組合該拍賣品資料及族群之投標價的完整列表,
               該列表指出一優勢之總價做為所有拍賣品資料的
               投標價,並在該記錄中指出所有符合於該優勢之
               總價的投標價。

            2. 一種不動產之競標方法,包含:
             a. 辨識複數個不動產資料於一電腦系統的一筆記錄上;
             b. 提供該複數個不動產資料給可能的投標者;
             c. 接受該投標者對於該不動產之資料的個別項,及該
               不動產之族群資料的投標價,該不動產之族群包含
               一或多個不動產資料,該不動產之相關資料及群組
               為該個別項及該不動產之相關拍賣品資料的任一組合;
             d. 輸入該投標價於該電腦系統之記錄上;
             e. 將該不動產之個別拍賣品資料或該拍賣品資料之群組
               的投標價編入索引;
             f. 組合該不動產之拍賣品資料及族群之投標價的完整列
               表,以判定出售該不動產之拍賣品資料的最大獲利,
               該列表指出一不動產之相關拍賣品資料的優勢總價做
               為所有拍賣品資料的得標價,並在該記錄中指出所有
               符合於該優勢之總價的投標價;
             g. 顯示獲勝的投標組合給投標價具有最大獲利的投標者,
               及該電腦系統藉由傳送一可接受的控制訊號給獲得確認
               之投標者,以同時接受符合的投標價。

          說明:
            本發明所揭露之方法均使用一般之電腦,且拍賣的實施例均以不動產為主,其發明之主要目的乃在數個拍賣品中提出最有利底價的方法,請求項1中步驟a至步驟d只是一種為步驟e及步驟f的數學演算步驟所做的資料收集步驟,此動作並不構成〝電腦處理前,資料具體轉換之方法〞之情況,而步驟e及步驟f只是轉換一組數字到另外一組數字;因此整體觀之,並無特別限定在某一領域的實際應用,故非屬發明之類型。

            關於請求項 2,雖然步驟 a至步驟f與請求項 1判斷類似,然而由於步驟g記載將步驟e及步驟f計算結果之複數個數值輸出,且該輸出之交易資訊所導出結果並非僅單純演繹法之解決且有評估投標價之實際應用。因此可視為有限定在顯示投標交易資訊與接受不動產投標之實際應用,可屬方法發明之類型。
      • 3. 判斷方法發明是否屬發明類型時應注意之事項
        • (1) 單純操作抽象觀念如數字或訊號等之方法發明,而又未限定或揭露任何實際應用時,應就申請專利範圍整體觀之,以判斷其所操作的內容,並評估其方法是否具備專利之要件。

        • (2) 由於電腦軟體相關發明之方法發明中,有關電腦內之抽象觀念或數學方法之操作,必須限定其特定技術領域的實際應用範圍。在審查時必須特別謹慎,在申請專利範圍中的用語,尤其是前言(preamble)部分,如果只簡單用〝意圖使用〞(intended use)或利用於某領域(field of use)等描述方式,將不能視為該申請專利範圍有任何限定。例如,僅言明利用於化學領域等用語,即不視為有限定其實際應用範圍。而必須整體觀之進一步用該發明所欲解決之課題為實際應用範圍來加以限定。例如實例9,並非僅限定在「利用於競標領域」,或「利用於不動產競標領域」上,由其請求項之前言與本體部分整體觀之,係限定在「利用於不動產競標領域」且「顯示投標交易資訊與接受不動產投標」為實際應用範圍,故可認定屬於有限定其特定技術領域的實際應用範圍。

        • (3) 關於電腦處理前方法步驟之發明,在審查時必須特別注意,如果僅是蒐集或選擇資料的動作而利用數學操作或演繹法,將視為僅在決定對該數學操作或演繹法中變數之值而已,而無法視為對該申請專利範圍有所限定。例如,選取一組任意測量點之值。

        •   但如果申請專利範圍於電腦處理數學操作或演繹法前必須執行某種動作以產生或創造資料,且上述動作必須是電腦所利用之數學操作或演繹法本身外之進一步限定,則可視為於電腦處理前,資料或訊號之具體轉換之方法發明。例如,前述地震探測的方法,係須在〝綜合〞訊號之值前,先從地震能量波中產生訊號,並操作該訊號。

        • (4) 關於電腦處理後方法步驟之發明,在審查時必須特別注意,當某些電腦處理後的動作,必須不能使該方法發明脫離先行的數學運算步驟的範圍之外。且該方法發明的動作或步驟必須不只是輸出數學運算的結果而已,而係一種表示對解決某問題之方法的重要利用。亦即將該電腦處理後的動作視之為對申請專利範圍的一種獨立的限制條件。例如,僅將自然現象或數學方法之計算結果記錄或轉換於媒體中、或者僅將資料以轉換成不同形式呈現、或者將計算結果轉換成電子訊號呈現等。均無法視為電腦處理後,對硬體資源進行控制或伴隨控制之處理。

        • (5) 方法發明中雖有部分涉及數學方法、診斷方法、遊戲方法等明文規定不予專利之標的者,仍應整體觀之其技術手段是否僅單純為該等方法本身,若非僅單純為該等方法本身則應進一步審視其是否有藉助電腦技術於電腦外或電腦內產生具體轉換部分,而以前述之方法發明類型來加以審查。
    • (四)記錄媒體形式之發明類型

        由於資訊表達本身係為一種思想之描述或表達方式,屬無形之物,無法構成申請發明專利之標的。因此必須將之附載於電腦可讀取之記錄媒體上,使得該記錄媒體產生物理性或化學性轉變,亦即將描述資訊之符號,利用記錄技術轉變成記錄媒體中之物理性或化學性狀態變化,藉由此種轉變,資訊借助記錄媒體之形態,實現物理性或化學性之實體化,而能夠具有一定之空間形式。如果該記錄媒體於電腦進行處理時與電腦產生功能上或結構上之交互關聯,在許多情況下,可成為專利請求標的。

        基本上,表達資訊之種類可分為下列兩種:
      • 1. 功能性描述素材(Functional Descriptive Material)

      •   記錄在某些電腦可讀取之記錄媒體上,於電腦進行處理時,與電腦產生功能上或結構上之交互關聯者。如電腦程式、資料結構。

        2. 非功能性描述素材(Non-Functional Descriptive Material)

      •   記錄在某些電腦可讀取之記錄媒體上未能與電腦產生功能上或結構上之交互關聯,而只單純負載於該記錄媒體者。如音樂、文學創作、編輯物、單純之資料排列等。

          因此有關非功能性描述素材,乃是記錄為了再生並輸出之資料本身,亦即僅單純將資料記錄於媒體上,並無與電腦產生功能上或結構上之交互關聯,係屬「單純資訊之揭示」,是故非屬發明之類型。

          惟音樂、影像等資料,為減省儲存空間或增進存取速度等因素,使之具有資料加工方法之特徵時,則其技術本質乃在於記錄方法本身,與是否為非功能性描述素材無關,是另外一類技術課題,如其揭示方法具有技術思想及特徵者,則屬發明之類型。

          故記錄媒體形式之發明,其實質在於記錄之資訊本身,或是依據資訊本身之處理,而非關資訊之記錄方式或記錄媒體自身構造之特徵,端視該記錄媒體於電腦進行處理時是否與電腦產生功能上或結構上之交互關聯而定。

          由於記錄媒體形式之發明,並非直接解決課題之手段,而是當記錄之程式經由電腦讀取並依該程式步驟執行時,或是記錄之資料結構經由電腦讀取並依該資料結構之技術特徵而使電腦執行特定處理時,才開始解決該課題,因此電腦程式記錄媒體發明係「間接」解決該課題之手段,資料結構記錄媒體發明係「間接的間接」解決該課題之手段。所以在此必須強調:並非電腦可讀取之記錄媒體中只要含有電腦程式或資料結構便可准予專利,必須再依其所對應之解決課題手段來加以判斷。

          有關記錄媒體形式發明之審查,基本上依照附錄二之流程判定。首先判斷記錄媒體之記錄資訊是否不屬於「單純資訊之揭示」,亦即是否為功能性描述素材(非功能性描述素材係屬「單純資訊之揭示」),如果是,再從說明書所請求之發明專利範圍整體觀之,其對應之課題解決手段是否符合發明之類型之審查,若符合上述條件即屬發明之類型,反之則非屬發明之類型。

          再者有關上述審查流程中,有關判斷其對應課題之解決手段是否符合發明之類型部分,由於功能性描述素材可分為電腦程式及資料結構兩種,所以將之分述於下:
        • 1. 電腦程式記錄媒體發明之審查流程如附錄二流程所示,首先從說明書整體觀之,依據請求項記載之電腦程式之實施,所進行特定之處理(方法之發明)或實現特定功能之裝置(物之發明),且該處理或裝置符合發明之類型之審查,則可判定為「其對應課題之解決手段為符合發明之類型」。

        • 2. 資料結構記錄媒體發明之審查流程如附錄二流程所示,整體觀之,依據請求項記載之資料結構,經電腦讀取並依據該資料結構之技術特徵而使電腦進行特定之處理或實現特定功能之裝置,且經由該處理或裝置可以解決其課題,如該處理或裝置係符合發明之類型之審查者,則可判定為「其對應課題之解決手段為符合發明之類型之手段」。
        •   有關撰寫記錄媒體形式之發明之申請專利範圍,可如下列之揭示 :
          • 例1.「記錄了用以使電腦執行程序A、程序B、程序C之程式之電腦可讀取之記錄媒體」

          • 例2.「記錄了用以使電腦達成機構A、機構B、機構C之功能之程式之電腦可讀取之記錄媒體」

          • 例3.「記錄了用以使電腦達成功能A、功能B、功能C之程式之電腦可讀取之記錄媒體」

          • 例4.「記錄了具有構造A、構造B、構造C之資料之電腦可讀取之記錄媒體」
          •   但在此仍必須再次強調;即使如上例1至例4般揭示,並不表示當然滿足發明之要件,而必須依附錄二之流程來加以審查。
  • 五﹑專利要件

      專利之基本三要件係包含產業上利用性、新穎性、進步性,審查時除參考一般審查基準外,由於電腦軟體之特殊性質,將針對此部分分述如下 :
    • (一)產業上利用性
    •   如前所述,由於電腦軟體應用之技術領域相當廣泛,許多行業為解決某課題,可能利用電腦軟體相關技術以達成。因此在審查此類專利申請是否符合產業上利用性時,應審視說明書記載該發明所屬之技術領域而加以判斷。

      (二)新穎性

        對於落入發明類型之請求項,審查時應將該請求項與上述檢索之先前技術比對,判斷新穎性。若該請求項與先前技術相同者,應以不符合新穎性的規定,引證該先前技術核駁該請求項。

      (三)進步性

        當請求項與先前技術間有差異時,應以申請時之技術水準,判斷熟習該項技術者是否可輕易完成該請求項中所列舉的事項。若屬非輕易完成者,表示該請求項符合進步性的規定,亦即應核准該請求項;若屬輕易完成者,應以不符合進步性的規定,引證該等先前技術核駁該請求項。

        倘若請求項與先前技術間有差異,應依據該案之申請日當時之技術水準來加以判斷,判斷該差異是不是熟習該項技術者運用其創作能力可輕易完成該發明所主張之發明,而決定該請求項是否符合進步性的要求。舉例如下:
    • 1.於其他應用領域上之應用

    •   應用領域中相關軟體發明所使用之程序或結構,通常不受限於所應用之領域而具有共通之功能、效果。於此種情況,將相關於某應用領域之軟體相關發明之程序或結構應用於其他應用領域之情況,乃為熟習該項技術者可輕易完成。例如:將已知「檔案檢索系統」中將功能、效果相同之構成(檢索用之具體構成)應用於醫療領域作成「醫療檢索系統」以達相同的功能與效果。此外,若僅為記錄媒體所記錄之資料內容相異,亦不足以據以推定具有進步性。例如:將已知「儲存學生成績管理資料之電腦可讀取媒體」中資料結構A應用於「儲存受過訓練馬匹健康管理資料之電腦可讀取媒體」。

      2.系統之構成要件之附加或置換

    •   軟體相關發明多為利用電腦之硬體及軟體而構成者。於此種情況,作為系統之構成要件而附加通常泛用者,或將系統之構成要件之一部分置換為均等之機構者,乃為熟習該項技術者可輕易完成。例如:在系統之輸入機構方面,附加為了用以輸入數字碼而藉由講解選擇畫面上之拍賣品資料顯示予以輸入之機構或藉由條碼予以輸入之機構。

      3.將硬體所進行之功能予以軟體化

    •   熟習電腦技術者可用軟體完成硬體線路達成的功能,乃為熟習該項技術者可輕易完成。如以軟體之功能模組模擬硬體之邏輯線路。

      4.將人類所進行之業務予以系統化

    •   於應用領域中將人類所進行之業務予以系統化,若係利用通常之系統分析手法及系統設計手法將日常作業藉由電腦予以實現者,係為熟習該項技術者之創作能力之發揮。例如開發一個系統通常經過下列的程序:設計規劃→系統分析→系統設計。經由系統分析與系統設計,可將某一應用領域中人類之交易活動系統化。例如銷售額之櫃檯登帳流程予以系統化。以此種系統開發的實際程序觀之,是在熟習該項技術者一般創作能力範圍內。

      5.僅加入「電腦可讀取之記錄媒體」之限定

    •   若原請求保護的發明與引證之先前技術間之差異屬熟習該項技術者一般創作能力範圍所易思及者,即使在請求項中加入〝將電腦程式或資料錄製在電腦可讀取之記錄媒體〞的限定(limitation),該發明亦不具進步性。

      6.伴隨電腦化之一般性效果

    •   在電腦軟體領域中,可快速處理、可處理大量資料、可減少錯誤及可獲得相同的結果等一般性之效果,是伴隨電腦化之必然結果。通常被視為依申請當時之技術水準可完成的結果。

      實例10:(進步性之判斷例(人類所進行業務予以系統化))
        本發明係關於銀行櫃臺準備傳票抄寫的業務。依照銀行的規定,銀行櫃臺行員處理大額交易之傳票,習慣上需要取得主管之認証。行員為了取得主管之認証,需暫時離席,將傳票拿到主管處;其間,無法專心於文書作業。特別在主管沒有空時,十分浪費時間。本發明提供一不必走到主管處即可獲得認証之電腦系統。再者,在顯示螢幕上顯示已收到待認証傳票的通知,可免除人工檢查該通知。此外,因使用個人識別卡輸入認証資料,所以僅有具備認証權限的人方得輸入認証資料。本發明之效果,與習知技術相比,系統可有效率之處理傳票,不必中斷工作即可獲得傳票之認証。
        本實例假設申請日當時之技術水準(引証案、習知技術等)歸納如下:

        (1)傳票業務處理
         I、準備者的工作
          a.將傳票資料寫入傳票表格內,
          b.將待認証之傳票拿給認証者,及
          c.自認証者取回傳票。

         II、認証者的工作
          a.自傳票準備者取得傳票,
          b.檢查自傳票準備者所取得之傳票,並予以認証,及
          c.將已認証之傳票交給準備者。

        (2)電腦技術
         I、電腦領域之技術常識
          a.每個人都安裝具有輸出/輸入裝置之電腦,將其經由
            通信控制裝置與通信線連接,以傳送/接收必要的資料。
          b.在電腦上編輯資料,依文件必要的文書格式顯示或列印。
          c.在顯示螢幕上顯示所接收到的資料。
          d.以個人識別卡輸入自己的ID碼進行處理。

         II、申請前發行刊物所記載之技術
          e.檢查所輸入之資料與僅傳送需傳送者。

      發明名稱:傳票認証系統
      申請專利範圍:

      1. 一種傳票認証系統包含一傳票輸入準備裝置及一傳票認証裝置;該傳票輸入準備裝置具有用於輸入傳票資料之第1輸入裝置,第1輸出裝置係用於顯示與列印該輸入至該第1輸入裝置內之傳票資料,第1通信控制裝置及控制該傳票輸入準備裝置之第1控制裝置;該控制傳票認証裝置具有用於顯示傳票之第2輸出裝置,用於輸入認証資料之第2輸入裝置、第2通信控制裝置與控制該控制傳票認証裝置之第2控制裝置,其特徵在於:該第1控制裝置係自該第1輸入裝置取得傳票上各項目之資料,檢查所取入之傳票的各項目,將需要認証的傳票的資料自該第1通信控制裝置傳送至該傳票認証裝置,經由該第1通信控制裝置接收來自該傳票認証裝置所傳送待認証傳票的資料,再由該第1輸出裝置輸出;該第2控制裝置自該第2通信控制裝置接收由該傳票輸入準備裝置所送來待認証傳票的資料,自該第2輸入裝置輸入是否同意認証之資料,將包含該認証資料之傳票資料自該第2通信控制裝置傳送至該傳票輸入準備裝置。

      2. 如申請專利範圍第1項之傳票認証系統,其特徵在於該第2輸出裝置具有一顯示螢幕及在該顯示螢幕之一部分上用於自動顯示已接收待認証傳票之裝置。
          
      3. 如申請專利範圍第1項或第2項之傳票認証系統,其特徵在於該第1輸出裝置具有一ID卡讀取裝置。

      說明:
        依據傳票認証處理事務系統分析中抽出之傳票準備、傳票認証及抄寫工作上所需要之功能,從熟習該項技術者是否容易使用電腦軟體工程將傳票認証處理予以系統化的觀點,判斷進步性。

        有關請求項1.描述,傳票業務處理之分析可明白得知為了作成傳票,資料輸出/輸入裝置乃為必要,且用於將待認証之傳票傳送至認証者之通信機構亦為必要。同樣在傳票認証之情況中亦為必要。然而從前述申請日當時之電腦技術 a 所述,可想像到熟習該項技術者利用日常的系統設計技術即可選擇用於系統建置的硬體資源,即「一種傳票認証系統包含一傳票輸入準備裝置及一傳票認証裝置;該傳票輸入準備裝置具有用於輸入傳票資料之第1輸入裝置,第1輸出裝置係用於顯示與列印該輸入至該第1輸入裝置內之傳票資料,第1通信控制裝置及控制該傳票輸入準備裝置之第1控制裝置;該控制傳票認証裝置具有用於顯示傳票之第2輸出裝置,用於輸入認証資料之第2輸入裝置、第2通信控制裝置與控制該控制傳票認証裝置之第2控制裝置」。

        再者,各控制裝置所執行功能,如「該第1控制裝置係自該第1輸入裝置取得傳票上各項目之資料,檢查所取入之傳票的各項目,將需要認証的傳票的資料自該第1通信控制裝置傳送至該傳票認証裝置,經由該第1通信控制裝置接收來自該傳票認証裝置所傳送待認証傳票的資料,再由該第1輸出裝置輸出」及「該第2控制裝置自該第2通信控制裝置接收由該傳票輸入準備裝置所送來待認証傳票的資料,自該第2輸入裝置輸入是否同意認証之資料,將包含該認証資料之傳票資料自該第2通信控制裝置傳送至該傳票輸入準備裝置」。雖然傳票業務處理之程序係藉由軟體實現,然熟習該項技術者應用前述申請日當時之電腦技術 a. b. e 即可直接導出。因此,經檢討熟習該項技術者應用上述電腦技術 a. b. e ,即可由輕易完成請求項1.中
      之傳票認証系統,故請求項1.不具進步性。

        有關請求項2.與請求項3.之描述,若有已接收待認証之資料,則將其自動顯示於顯示螢幕,及以個人識別卡輸入ID碼進行處理,如上述申請日當時之電腦技術 c. d所示,乃為系統化常用的方法。

        再者,設置用於自動顯示已接收待認証傳票之裝置,或經由附加個人識別卡讀取裝置輸入認証資料,如上述申請日當時之電腦技術 c. d所示,係熟習該項技術者可因應所需,予以附加者。

        又申請人於說明書中,雖主張本發明具顯著效果,但其所主張之效果僅係伴隨利用電腦所獲致之必然效果(提升效率),乃為熟習該項技術者可輕易完成。此外,並無其他得以確認本發明具進步性之事實存在。

        如上所述,請求項1.、請求項2.及請求項3.中之發明,為熟習該項技術者可輕易完成者,故不具進步性。
    •  
    • 附錄一 電腦軟體相關發明專利審查基準流程圖-1
    • 附錄一 電腦軟體相關發明專利審查基準流程圖-2
      附錄二 審查記錄媒體形式發明之流程圖

 

  •  

 

  • 發布日期 : 101-02-06
  • 發布單位 : 專利三組
  • 更新日期 : 102-03-25
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