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第六章 特殊申請

 第一節 各別申請

    • 一、概念

        依專利法第三十一條前段規定,申請人於申請專利時,應該遵守一發明一申請之原則,就每一發明各別申請,但依同法條之但書規定,則又例外規定符合「申請之單一性」之兩個以上發明,申請人也可以選擇併為一案申請。因此,為使不符合一發明一申請之發明,或已併案申請之發明,申請人仍得回復一發明一申請之態樣,於專利法第三十二條第一項明文規定:「申請專利之發明,實質上為兩個以上之發明時,經專利專責機關通知,或據申請人申請,得改為各別申請。」當申請專利之發明,實質上為兩個以上「不同之發明」時,除非是滿足「申請之單一性」外,否則並不符合一發明一申請之原則,應該各別申請;若實質上為兩個以上「相同之發明」時,允許各別申請,則會發生重複申請專利之情事,應刪除其中重複申請專利之發明部分,以遵守一發明一申請之原則。再者,對於原先符合「申請之單一性」之併案申請,申請人若認為各別申請,會更為有利時,當然亦可改為各別申請,回復一發明一申請之態樣。下列之情況,為可依專利法第三十二條第一項規定,進行各別申請,即實務上所謂的分割申請:
      • 1. 申請發明專利之申請專利範圍中,當包含有不符合申請之單一性的兩個以上發明時;

        2. 即使是符合申請之單一性的兩個以上發明,當申請人認為改為各別申請較為有利時(例如:當其中一項發明遭受核駁時);

        3. 申請專利範圍其中一項獨立項,經審查因不具新穎性或進步性專利要件,經刪除後,使得其餘獨立項發明之間,造成不符合申請之單一性情形時;

        4. 申請人將原先在發明說明有揭露記載之內容,但未在申請專利範圍列入記載的發明,經補充修正增列為另一獨立請求項,而發生不符合申請之單一性情形時。
    •   分割申請之限制,為分割後之申請案(母案、子案),不能超過原申請案(原案)所記載的範圍,並應於原案再審查審定前提出。申請人提出各別申請後,如准予之,則母案、子案應就原案已完成之程序續行審查,例如:原案於再審查階段,提出各別申請,則分割後之母案、子案,均需從再審查續行審查;且原先依附於原案的權利,一般都不會喪失,例如:原案之申請日,或原案申請專利範圍中任何一項享有優先權的獨立請求項,在母案、子案中均得援用主張。另外,專利法第六十八條規定,發明專利權人得將併為一案申請,並取得專利權之兩個以上發明,申請分割為各別之專利權。
    • 二、法條依據及意旨

        專利法第三十二條明文規定:「申請專利之發明,實質上為兩個以上之發明時,經專利專責機關通知,或據申請人申請,得改為各別申請。

        前項各別申請應於原申請案再審查審定前為之。如准予各別申請,仍以最初申請之日為申請日,如有優先權者,仍得主張優先權,並應就原申請案已完成之程序續行審查。」

        因此,專利法第三十二條之主要意旨,即係當申請人將說明書所揭露兩個以上之發明以一案申請,認有必要時,或經專利專責機關認定,該等發明不符專利法三十一條單一性之規定時,仍能依前述第三十二條之規定改為數案各別申請,且若准予分割時,申請人能依法保障其有關該案申請日及主張優先權日之權利。

        專利權核准後,申請人亦得依專利法第六十八條之規定:「發明專利權人將二個以上發明為一個申請得有專利權者,得向專利專責機關申請分割為各別之專利權。」申請分割為數案。本條規定將有利於實質上兩個以上發明之專利權之分別讓與、授權或實施等;換言之,申請案於申請時,若專利專責機關對申請人記載於同一案申請專利範圍之兩個以上發明准予專利後,專利權人仍得依法申請分割以便於專利權之讓與、授權或實施。不論前述記載於申請專利範圍之兩個以上發明是否合於單一性,均無礙其申請分割取得各別權利。

        另專利法第三十二條及第六十八條對於兩個以上發明之分割,雖然分別以「各別申請」及「申請分割」不同之用語界定之,惟實質而言,兩者係屬不同時點之分割應無疑義。至於效力方面,申請中之分割案(母案、子案),只要其相關之文件合乎法條之規定,自得享有原案申請日及優先權日之效力。而經核准專利權後之分割,則有將取得專利權之兩個以上發明,申請分割為各別專利權之效力。

      三、分割要件
      • (一)形式要件
        • 1.申請權人

            申請權人提出分割案申請時,其分割案(母案、子案)與原案申請權人需相同;若不相同時,則需附有合法之權利移轉證明,且發明人需為原案之發明人或是其中的部分發明人。

          2.申請之時間
          • (1) 申請各別申請,應於原案再審查審定前為之(第三十二條)。異議中之案件,業經審定核准公告,已逾申請階段,不得申請分割;惟嗣後有取得專利權者,得依專利法第六十八條規定,提出專利權分割申請。

            (2) 專利權有效期間亦得分割。(第六十八條)

            (3) 分割案(母案、子案)提出時,原案須仍繫屬於專利專責機關審查,若原案已撤回、放棄或不受理時,不得申請分割。因此,在原案初審不予專利後,申請人欲申請分割時,必須原案在法定期間內有提出再審查,使原案維持有效存續之狀態,始得進行分割。惟分割後之子案,不受分割後母案撤回、放棄、不受理、撤銷之影響。
        • 3.其他

            申請案改請為各別申請時,子案之宣誓書、申請權證明書可援用原案文件影本﹝參考專利申請文件補正事項管理作業要點三之(三)﹞。
      • (二)實質要件
        • 1.實質要件
          • (1) 分割前原案之申請專利範圍或說明書或圖式之記載實質上為兩個以上發明時,其中之任一或多個發明可申請分割為另一個或多個發明申請案。即分割案(母案、子案)之發明,不得變更實質,必須為分割前原案之申請專利範圍或說明書或圖式有記載之發明。但分割案(母案、子案)請求保護之申請專利範圍不得完全相同。進一步而言,若分割前原案之申請專利範圍,或說明書及圖式僅記載一個發明時,不得分割申請,以遵守一發明一申請之原則。

              前述兩個以上發明,如係取得專利權後之分割申請,原則上參考本基準第三章第二節p1-3-27第三段有關兩個以上發明之解釋,惟若屬再審查審定前之分割申請案,除針對申請專利範圍之兩個以上發明外,另應擴及原案之說明書及圖式有記載之其它發明。
          • (2) 分割申請應於原申請案仍有效存在時為之,分割後之母案、子案不得變更原案之實質,即分割案(母案、子案)之說明書或圖式,必須限於原案申請時之說明書或圖式有記載之事項範圍,包括原案依專利法第四十四條第一項第三款補充或修正說明書或圖式,而專利專責機關認為沒有實質變更之事項範圍。因此,原案之申請專利範圍經修正刪除之部分,在原案補充修正後之說明書、圖式中仍有列入記載者,得就此部分再提出各別申請。

            (3) 又取得專利權後,亦可依專利法第六十八條分割,因此取得專利權後之分割,必須限於申請專利範圍有兩個以上發明時,始可分割為兩個以上之專利權。

            案例
            • 例 1

              ○分割前原案

              〔發明名稱〕
              製備化合物A之方法及利用化合物A檢驗C型肝炎之方法

              〔申請專利範圍〕
              1.一種化合物A之製備方法
              2.一種利用化合物A以檢驗C型肝炎之方法

              ○分割後母案
              一種化合物A之製備方法

              ○分割後子案
              一種利用化合物A以檢驗C型肝炎之方法

              ○說明
                分割前原案包括化合物A之製造方法、及利用化合物A檢驗C型肝炎之方法,兩者雖均涉及相同之化合物A,惟不符專利法第三十一條之規定,係屬不同之發明,不可以併為一案申請。因此,必須改為各別申請,將原案第1項分割為分割後母案、第2項分割為分割後子案。

              例 2

              ○分割前原案

              〔發明名稱〕
              一種燈絲及利用燈絲A製成的燈泡B

              〔申請專利範圍〕
              1.一種燈絲A
              2.一種利用燈絲A製成的燈泡B

              ○分割後母案
              一種燈絲A

              ○分割後子案
              一種利用燈絲A製成的燈泡B

              ○說明
                分割前原案包括燈絲A、及利用燈絲A製成的燈泡B,兩者符合專利法第三十一條「申請之單一性」之規定條件,可以選擇併為一案申請,也可以選擇改為各別申請。因此,可以將原案第1項分割為分割後母案、第2項分割為分割後子案。
    • 四、分割申請之效果

        分割後之子案經審查判斷有滿足分割申請之形式要件與實質要件者,其效果如下:
      • (一)可援用原申請案最初申請之日為申請日;

        (二) 若為可援用原申請案有主張之優先權日者,其專利要件之審查,以該優先權日作為判斷新穎性、進步性之基礎日。 
    • 五、審查上注意事項
      • (一) 申請人提出分割申請時,應依施行細則第二十二條之規定,檢附相關之說明書、必要圖式,不得要求專利專責機關自原申請案自行調閱或影印。

        (二) 分割後之子案有援用主張原案優先權者,仍須聲明並檢附優先權證明文件全份影本。

        (三) 分割後之子案與母案說明書、必要圖式,需詳盡記載各別要謀求保護的發明(新型),儘量避免記載不相關之事項。

        (四) 雖然發明說明(創作說明)之文字敘述有二個以上之發明(新型),但經審查判斷實質為一個發明(新型)者,不得分割。

        (五) 從原申請案刪除某些申請專利範圍作為分割申請案者,該分割申請案之申請專利範圍不得有實質變更之情事,但文字敘述在不變更實質內容下則容許變動。

        (六) 分割案經審查後認有不合分割要件時,該分割案應不受理,原案以修正案處理;而依專利法第六十八條規定申請分割為各別之專利權,倘認有變更實質,致不應受理分割申請時,則恢復至原先核准之申請專利範圍。

        (七) 由分割申請案再行分割之再分割申請案,經審查判斷對原申請案仍有滿足形式要件和實質要件者,仍可援用原申請案之申請日。

        (八) 准予分割後之申請案,仍依一般申請案之專利要件審查。

        (九) 原申請案說明書或圖式有記載之發明得就此部分直接提出各別申請,不須先補充修正於申請專利範圍內,然後再申請分割。 

    第二節 改請申請

    •  
    • 一、概念

        依專利法之規定,對於利用自然法則之技術思想之創作,雖然是由專利申請人自行判斷決定要提出專利申請之類型(發明、新型、或新式樣),但是由於技術層面多元化的展開,使得申請專利之內容也隨之複雜許多,因此專利申請人要判斷他的創作究竟是以發明、新型、或新式樣提出申請,有時會甚難決定,甚至對於審查委員也未必容易,故專利申請人提出專利申請之後,發現所提出之專利申請類型並不適當,或並不符合專利法規定之發明、新型、或新式樣標的,例如以方法申請新型,或以內部結構申請新式樣,或同一人近似新式樣案誤申請為獨立新式樣等,則主動改變主意或者參酌審查委員之審查意見後,要改為適格之他類專利申請,都是有可能發生之情事,尤其是外國申請人因其本國無新型專利或追加、聯合新式樣專利、或所定義之新型與我國未盡相同,也易於發生申請專利種類或類型不合適之情事致其申請需依規定改請。在這種情況下,如果能直接把原專利申請(原申請案)改為「他類」專利申請(改請案),並以原申請案之申請日為改請案之申請日,就專利申請人而言,無疑是方便和省事的,但為了兼顧衡平第三者的權益不會因此受影響,自應當規定需要遵守的限制條件。

        專利申請人要改為「他類」專利申請提出之時機,並不是在收到審定書後始可進行,依專利法之規定,係自原申請案之申請日起,至其審定書送達之次日起三十日內之期間,專利申請人隨時可以提出改請申請,只要改請案不超過原申請案有記載的範圍內容,凡滿足此條件之改請案,則享有以原申請案之申請日為申請日的優惠,否則要以改請之日作為改請案之申請日。

        另外,改請申請的態樣中,也有「同類」專利申請間之改請,例如當追加案之母案專利權被撤銷,追加案未被撤銷時,或追加案不符合(利用母案之主要技術內容)追加要件時,或聯合新式樣不符合構成近似之條件時,依專利法規定,則必須改請為獨立專利申請,或當獨立專利申請有利用母案之主要技術內容,或獨立新式樣有符合構成近似之條件時,專利申請人亦可改請為追加案或聯合新式樣,因此「同類」專利申請間之改請種類有:
      • 1.獨立發明與追加發明間之改請。

        2.獨立新型與追加新型間之改請。

        3.獨立新式樣與聯合新式樣間之改請。

          「同類」專利申請提出改請之時機,就追加發明(新型)專利申請與獨立發明(新型)專利申請間之改請,應於原申請案再審查審定前提出改請申請,方可援用原申請案之申請日為改請案之申請日,但應就原申請案已完成之程序續行審查,而且依專利法第三十三條準用第三十二條第二項規定,如有優先權者,也得主張優先權。就獨立新式樣專利申請與聯合新式樣專利申請間之改請,如於初審或再審查之審定書送達之次日起三十日內改請者,以原申請案之申請日為改請案之申請日,於三十日後改請者,以改請之日作為改請案之申請日。
    • 二、法條依據及意旨

        改請之意義,主要即是讓前述申請專利種類或類型之申請案,仍能在一定之期間內,經由改請而改為合法及合於申請人權益之專利申請,同時維護其原所應有之權益,也就是承認其改請前原案之申請日,作為改請後新案之申請日,使其在審查委員審酌專利要件時之新穎性、進步性或創作性之比較及認定,皆能有一公平合理之時點。

        另外如前節所言,改請之態樣包括同類型及不同類型專利申請之改請,不同類型專利之改請於申請案提出後即可為之,最晚不遲於再審查之審定書送達次日起三十日內為之。有關不同類型專利之改請規定,分別載於專利法第一百零一條及第一百十條,條文如下:
      • 第一百零一條:
        「申請發明或新式樣專利後改請新型專利者,或申請新型專利後改請發明專利者,以原申請案之申請日為改請案之申請日。但在原申請案審定書送達之次日起三十日後改請者,以改請之日為改請案之申請日。」

        第一百十條:
        「申請新型專利後改請新式樣專利者,以原申請案之申請日為改請案之申請日。但在原申請案審定書送達之次日起三十日後改請者,以改請之日為改請案之申請曰。」
    •   關於同類型專利之改請有三種,其中前兩種即獨立發明或新型改為追加發明或新型,規定於專利法第三十三條,其條文如下:
      • 第三十三條:
        「追加發明專利之申請改為獨立發明專利之申請,或獨立發明專利之申請改為追加發明專利之申請,準用前條第二項規定辦理。
    •   而獨立新式樣專利改請為聯合新式樣案,規定於同法第一百十一條,條文如下:
      • 第一百十一條:
        「申請獨立新式樣專利改請聯合新式樣專利者,或申請聯合新式樣專利後改請為獨立新式樣專利者,以原申請案之申請日為改請案之申請日。但在原申請案審定書送達之次日起三十日後改請者,以改請之日為改請案之申請日。」
    • 三、改請要件
      • (一)形式要件
        • 1.申請權人

            申請權人提出改請案申請時,其改請案與原案申請權人需相同;若不相同時,則需附有合法之權利移轉證明,且發明人需為原案之發明人或是其中的部分發明人。

          2.申請之時間

            改請案之申請日,要援用原申請案之申請日者,需於下述法定期間內提出改請申請;業經核准審定公告之專利案,因已公開並已逾申請階段,故不受理異議階段或舉發階段提出改請申請:
          • (1) 同類型專利案之改請:
            • i. 發明、新型追加與獨立案之改請,於原案再審查審定前為之。

              ii. 新式樣獨立案與聯合案間之改請,最晚不遲於再審查審定書送達之次日起三十日內為之,否則以改請之日為改請案之申請日。
          • (2) 不同類型專利案之改請:
            • i. 發明與新型專利間之相互改請,最晚不遲於再審查審定書送達之次日起三十日內為之,否則以改請之日為改請案之申請日。

              ii. 新型與新式樣專利間之相互改請,最晚不遲於再審查審定書送達之次日起三十日內為之,否則以改請之日為改請案之申請日。
          • 3.反復改請之判斷

              專利申請經申請權人提出申請後,一旦經改請案申請者,不得再反複改請為原專利申請類型。以下所舉為發生反複改請之情事者,可基於「事涉重複審查,不能使審查程序順利進行」、或「禁止重複」之法理,處分反複改請應不予受理:
            • (1) 同類型專利案之反複改請: 
              • i.發明、新型獨立案經改請為追加案,於審理階段要再改請為獨立案;反之亦然。

                ii.新式樣獨立案經改請為聯合案,於審理階段要再改請為獨立案;反之亦然。
            • (2) 不同類型專利案之反複改請:
              • i.發明案經改請為新型案,於審理階段要再改請為發明案;反之亦然。

                ii.新型案經改請為新式樣案,於審理階段要再改請為新型案;反之亦然。
            • 4.其他
              • (1)申請案改請時,改請案之宣誓書、申請權證明書可援用原案文件。

                (2)改請之圖式(圖面)若不同於原申請案時,改請時應補送相關圖式(圖面)。

                (3) 追加專利權所依附之母案,因舉發或依職權審查,而撤銷專利確定時,得視為獨立專利權,惟追加專利權期限至原專利權期滿時為止。

                (4) 聯合新式樣尚處於審查階段時,若新式樣原申請案因撤銷確定或不予專利確定,申請人若不改請為獨立申請案,則聯合案因無所附麗,仍審定不予專利申請。
      • (二)實質要件
        • (1) 發明、新型追加與獨立案間之改請,或新型改為新式樣時,其改請案所記載事項,僅限於其原案之說明書及圖式所揭露之技術內容;新式樣獨立案與聯合案間之改請,或新式樣改為新型案時,其改請案所記載事項,僅限於原案圖說所揭露之內容,諸型態之改請皆不得有實質變更之情事。申請專利範圍之增加、減少、或變更後,若仍屬原案所揭露之技術範圍內,則不屬實質變更。

          (2) 追加專利權,改請為獨立專利權時,除不得有變更實質外,且限於申請專利範圍過廣、誤記之事項及不明暸載等三種情事,始得提出更正申請。

          (3) 符合程序要件之改請,若該改請案之說明書或圖式,有實質變更之情事時,應函知申請人指出其說明書或圖式,已與原案說明書或圖式有實質變更之情事,並應於指定期間內,申復是否恢復原內容、或重新修正;若申請人不願恢復原內容或重新修正,或逾期未申復,則應通知申請人,另以新案提出申請,且該改請案不予受理或逕依原內容審定。惟提出改請申請時,若申請人已附宣誓書等新申請案之必要文件者,經探求當事人真意,且表示係以新案申請時,得以提出改請之日作為新案之申請日。
    • 四、改請申請之效果

      改請申請案經審查判斷有滿足改請申請之形式要件與實質要件者,其效果如下:
      • (一)可援用原申請案最初申請之日作為申請日。

        (二) 若為可援用原申請案有主張之優先權者,其專利要件之審查,以該優先權日作為判斷新穎性、進步性之基礎日。
    • 五、審查上注意事項
      • (一) 發明與新型或新型與新式樣間之改請申請案,仍依一般申請案之專利要件審查;而獨立申請案改請為追加申請案或獨立新式樣改請為聯合新式樣時,尚需先審查是否符合追加要件或聯合新式樣要件。

        (二) 改請申請案有援用原申請案主張優先權者,可不須再提出優先權證明文件,惟仍需聲明之。

        (三) 申請人提出改請申請時,應重新檢附相關之說明書(圖說)、必要圖式(圖面),不得要求專利專責機關自原申請案自行調閱或影印。

        (四) 新式樣原為A案之聯合新式樣,其後再改請為獨立申請案,當要再改請為B案之聯合新式樣時,並無重複審查,可以接受申請人再改請。

    第三節 追加專利

    •  
    • 一、概念

        專利制度的本質,主要是在落實專利權之實施和充分利用已公開之技術,鼓勵發明促進技術觀摩,以謀求產業進步發展。對於已公開之技術,乃鼓勵任何人繼續從事研究發展,以完成新發明。其中就原發明人或專利權人沿續利用並改良創新其原發明之技術內容者,專利法第二十八條第一項特別規定,專利申請權人或專利權人有再發明時,得申請追加專利。

        依我國專利法之規定,申請人應就其每一發明,分別以獨立之專利案提出申請。但當相同申請人或專利權人,認為有沿續利用自己原發明(以下稱原案)之主要技術內容而再發明時,除依規定可以獨立之專利案提出申請外,亦可依專利法第二十八條第一項之規定,選擇以追加專利的態樣,提出追加專利申請(以下稱追加案)。對專利申請權人或專利權人而言,究係以追加案或獨立之專利案提出申請,係屬其本身之利益衡量。

        專利法第二十八條第二項進一步明定,申請追加專利之發明,係指利用原發明之主要技術內容所完成之發明。因此,審查追加案是否符合追加專利要件時,需先審究原案之主要技術內容為何,再判斷追加案有否利用原案之主要技術內容,是否屬原案同一發明主題架構下之再發明。

        追加專利之申請,依專利法第三十三條準用第三十二條第二項之規定,於再審查審定前,仍得改為獨立專利之申請。雖然追加案之專利權期間,依同法第二十八條第一項但書規定,係至原專利權期間屆滿時為止,但另依同法第七十五條規定,倘原發明專利權撤銷,其追加專利未撤銷者,係視為獨立之專利權,另給証書,至原專利權期滿時為止。因此,追加案實質上就是一件獨立之專利申請案件,審查時,除需判斷是否合於追加專利要件外,並須進一步按一般發明專利申請案件之審查基準審查,經判斷符合發明專利之基本三要件(產業上利用性、新穎性、進步性),始得核准專利。

        前述規定,於新型專利均準用之。

      二、法條依據及意旨

        為激勵專利申請權人或專利權人,能繼續改良其原發明,並將後續改良之再發明能充分公開之,又考量再發明有利用到原發明之主要技術內容,與原發明間有從屬性質關係,乃設計追加專利制度,使追加專利之專利期間與原發明之專利期間同時屆滿,另一方面追加專利則給予享受免繳專利年費之優惠。

        當原案之發明一旦提出專利申請後,不論是否已經核准專利取得專利權或尚處於審查階段,凡有利用原案之主要技術內容再完成之發明時,專利申請權人或專利權人,均得申請追加專利;追加案經核准專利時,其專利權保護期間,係至原專利權期間屆滿時為止,但追加案毋需另外繳納專利年費。

      有關之法條規定如下:

      專利法
      • 第二十八條
        專利申請權人或專利權人有再發明時,得申請追加專利。但其期間至原專利權期間屆滿時為止。
        前項之再發明,係指利用原發明之主要技術內容所完成之發明。

        第三十三條
        追加發明專利之申請改為獨立發明專利之申請,或獨立發明專利之申請改為追加發明專利之申請,準用前條第二項規定辦理。

        第七十五條
        發明專利權撤銷,其追加專利未撤銷者,視為獨立之專利權,另給證書,至原專利權期滿時為止。
        專利法施行細則

        第二十一條
        依本法第二十八條申請追加專利者……,應於申請書及說明書載明原申請案號數或原專利權號數。

      • 專利專責機關應俟原申請案核發專利證書後,始得核准追加專利。
    • 三、追加專利申請要件
      • (一)形式要件
        • 1.申請權人

            申請追加專利之申請權人,需與原案申請權人或專利權人相同;若不相同時,則通知限期補正,逾期不補正時,不受理之。

          2.申請之時間

            原案於申請中(包括申請當日),或原案專利權仍有效存續中,均得申請追加專利。

          3.說明書及圖式

            申請追加專利時,應於申請書及說明書,載明原申請案號數或原專利權號數(專利法施行細則第二十一條第一項),並應檢附原案說明書及圖式各一份(專利申請文件補正事項管理作業要點二、(九))。

          4.追加案與原案必須同種專利

            專利申請權人或專利權人對原案有再發明時,其追加案應與原案屬同種專利案,例如:原案為新型案時,追加案僅得以新型案提出申請,若追加案以發明案提出申請,將造成不當延長追加專利權期間,違背應與原案之專利權期間同時屆滿之原則。
      • (二)實質要件

          申請追加專利之發明必須利用原案之主要技術內容所完成之發明;追加案經審查有不合前述實質要件時,因違反專利法第二十八條第二項之規定,而予以核駁。茲就實質要件之內容分別說明如下:
        • 1.原發明之主要技術內容

            原發明之主要技術內容,係指記載於原案申請專利範圍任一請求項中之主要技術內容及特點而言。亦即原案申請人為達成原發明之目的,將可克服原發明所欲解決之技術問題,且可實施原發明並發揮原發明預期功效之技術特徵,記載於原案申請專利範圍任一請求項中之主要技術內容及特點者。

          2.利用原發明之主要技術內容

            利用原發明之主要技術內容,係指追加案申請專利範圍之請求項所載之發明,有利用原案申請專利範圍任一請求項中之主要技術內容及特點,而且屬於原案同一發明主題架構下之再發明者。

            判斷追加案是否為原案之再發明時,必須先比對原案與追加案之說明書及圖式,經由比對其發明說明所載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效後,再判斷追加案申請專利範圍之請求項所載之發明,有否利用原案申請專利範圍任一請求項中之主要技術內容及特點,是屬於原案同一發明主題架構下之再發明,合於追加專利要件。

            當記載於追加案申請專利範圍獨立項中之發明,與原案申請專利範圍任一請求項中之發明,有下述之關連情形時,可認定追加案之發明,屬於原案同一發明主題架構下之再發明:
          • (1)追加案之發明,包含了原案之全部具體構成;

            (2) 追加案之發明,以原案之主要具體構成,為其主要構成之基礎。但倘若追加案與原案係屬等效發明之情形,於申請追加案時,原案已經核准並公告,則追加案受原案技術已公開之拘束,致欠缺專利要件。

            案例
            • 例1

              ○原案

              ﹝發明名稱﹞
              製備化合物C之方法

              ﹝申請專利範圍﹞
              1.一種由化合物A與化合物B反應以製備化合物C之方法。


              ○追加案

              ﹝發明名稱﹞
              製備化合物C之純化方法

              ﹝申請專利範圍﹞
              1.一種由化合物A與化合物B反應以製備化合物C再純化C之方法。

              ○說明
                追加案利用原案之主要技術內容,並以純化C之步驟為再發明部份,包含了原案之全部具體構成,故符合專利法第二十八條之追加專利申請要件。

              例2

              ○原案

              ﹝發明名稱﹞
              製備化合物C之方法

              ﹝申請專利範圍﹞
              1.一種由化合物A與化合物B反應以製備化合物C之方法。

              ○追加案

              ﹝發明名稱﹞
              化合物C之純化方法

              ﹝申請專利範圍﹞
              1.一種利用××方法純化化合物C之方法。

              ○說明
                追加案之技術內容為純化化合物C之方法,未揭示化合物C由化合物A與化合物B製備而得,故非利用原案之主要技術內容,不符合專利法第二十八條之追加專利申請要件。

              例3

              ○原案

              ﹝新型名稱﹞
              渦輪轉子之結構

              ﹝申請專利範圍﹞
              1.一種渦輪轉子,其特徵在A+B。

              ○追加案

              ﹝新型名稱﹞
              渦輪轉子之結構

              ﹝申請專利範圍﹞
              1.一種渦輪轉子,其特徵在A+B+C。

              ○說明
                追加案利用原案之主要技術內容A+B,並以A+B+C為再發明部份,包含了原案之全部具體構成A+B,故符合專利法一百零五條準用第二十八條之追加專利申請要件。

              例4

              ○原案

              ﹝新型名稱﹞
              渦輪轉子之結構

              ﹝申請專利範圍﹞
              1.一種渦輪轉子,其特徵在A+B+C。

              ○追加案

              ﹝新型名稱﹞
              離心泵轉子之結構

              ﹝申請專利範圍﹞
              1.一種離心泵轉子,其特徵在A+B+D。

              ○說明
                追加案雖然具有原案之主要技術內容A+B,並以A+B+D為再發明部份,但離心泵與渦輪之新型範疇不同,故追加案非屬原案同一新型主題架構下之再發明,不符合專利法第一百零五條準用第二十八條之追加專利申請要件。

              例5

              ○原案

              ﹝新型名稱﹞
              渦輪轉子之結構

              ﹝申請專利範圍﹞
              1.一種渦輪轉子,其特徵在A+B+C。

              ○追加案

              ﹝新型名稱﹞
              渦輪轉子之結構

              ﹝申請專利範圍﹞
              1.一種渦輪轉子,其特徵在A+B+C。

              ○說明
                追加案利用原案之主要技術內容A+B,並以A+B+C,為再發明部份,係以原案之主要具體構成A+B,為其主要構成之基礎,故符合專利法第一百零五條準用第二十八條之追加專利申請要件。(但倘若追加案之構成要件C,與原案之構成要件C係屬為等效替換之情形,且於申請追加案時,原案已經核准並公告,則追加案受原案技術已公開之拘束,致欠缺專利要件)

              例6

              ○原案

              ﹝發明名稱﹞
              材料A

              ﹝申請專利範圍﹞
              1.一種材料A。

              ○追加案

              ﹝發明名稱﹞
              製造材料A之方法

              ﹝申請專利範圍﹞
              1.一種製造材料A之方法。

              ○說明
                追加案為製造材料A之方法發明,而原案為材料A之物質發明,方法發明與物質發明之發明範疇不同,故追加案非屬原案同一發明主題架構下之再發明,不符合專利法第二十八條之追加專利申請要件。
    • 四、追加專利之效果
      • (一) 追加專利之專利期間,係至原案專利權期間屆滿為止。可享受免繳專利年費之優惠。

        (二) 申請追加專利之發明,若與同日申請之他人發明為同一發明時,依專利法第三十條之規定,享有應就申請追加專利者准予發明專利之權益。

        (三) 原發明專利權撤銷,其追加專利未撤銷者,視為獨立之專利權,另給証書,至原專利權期滿時為止。(專利法第七十五條)
    • 五、審查上注意事項
      • (一) 追加案與原案有可能因發明之標的不同(原案之發明包括方法與物,追加案僅為物之發明)而名稱不一致,追加案之名稱可不必加註追加二字。

        (二) 追加專利申請,經判斷有滿足追加專利申請要件後,仍與一般申請案相同,需進一步判斷有否符合專利之基本三要件(產業利用性、新穎性、進步性) 。

        (三) 當原案與追加案均尚在審查中時,依專利法施行細則第二十一條第二項之規定,追加案須俟原案審查確定准予專利,繳交年證費核發專利証書後,始得審定核准追加專利。

        (四) 倘若原案被他人異議時,則須俟原案異議不成立審查確定,並核發証書後,始能對追加案加以審定;但倘若原案被異議成立確定時,則應敘明追加案因無所附麗,函請申請人改為獨立專利之申請案或改為他案之追加案,逾期未改請者,則追加案不予受理。

        (五) 倘若原案被舉發成立確定時,追加案尚在審查中者,則函請申請人改為獨立專利之申請案或改為他案之追加案,若追加案已經核准專利,其追加專利未撤銷者,依第七十五條之規定,視為獨立之專利權,另給證書,至原專利權期滿時為止。

        (六) 原案因未繳專利年費而消滅時,追加案亦隨同消滅。

        (七) 追加發明專利權,不得單獨申請延長專利權期間。依專利法第七十五條規定視為獨立專利權者,亦同。(專利法第五十三條)

    第四節 聯合新式樣

    •  
    • 一、概念

        新式樣專利係基於工業量產物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作,並著重於其外觀設計,所能引起消費者視覺上之衝擊與效果。惟消費者對於商品視覺需求嗜好,往往會隨著多變新環境之影響而稍有變動,因此取得新式樣專利之商品,因市場行銷之反映,而再次對該新式樣予以改良,並沿續原新式樣之設計特徵。對於這些局部改變且與其原新式樣視覺效果構成近似之商品,若准予另一獨立新式樣專利,則恐有重複專利或擴張創作權利範圍之虞,而若不加以明確保護之,又恐發生被他人仿冒事宜時,因權利範圍不夠明確,致產生損及專利權人權益之情事,因此,我國專利法之相關規定中,對於自己之新式樣創作與其本人申請在先並獲准之新式樣專利近似者,准予聯合新式樣專利,使專利權人得以即時因應市場需求,而將該新式樣專利作細微變更,並新提出一個或多個新式樣申請案時,能獲得合理之保護。

        綜上觀之,聯合新式樣專利之取得,不僅可明確原新式樣專利權之範圍,有利於釐清侵權訴訟時之判決,且讓產業界針對原始創作之局部不良視覺效果加以潤飾,以更符合消費者視覺需求,及更展現商品之人性化,吸引社會大眾之購買慾,強化企業之競爭力。因此,對於此同一系列及公司意象之近似商品設計能加以保護,亦有鼓勵創作及使智慧財產權保護更符產業需求之效果。 

      二、法條依據及意旨

        聯合新式樣依專利法第一百零六條所述之定義,係謂同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者,也就是說同一申請人,在其原新式樣創作取得新式樣專利後,其後沿續該視覺效果特點之創作,經專利審查人員參酌一般消費者之眼光判定為近似之式樣者,則亦能取得聯合新式樣專利,以明確所依附之原新式樣創作之專利範圍。

        另一方面,依同法第一百零七條第三、四項,聯合新式樣不因其原新式樣之公開,或在原新式樣與聯合案申請日間公開之式樣,而構成不具新穎性之情事;且聯合新式樣本身不得再被任何新式樣依附,而取得另一聯合新式樣,以防止申請人藉聯合新式樣專利行使不當的權利擴張。

        同時,聯合新式樣既係依附於取得專利在先之原新式樣,其專利權期間自應與原新式樣專利權期間屆滿時為止,不因其申請日之不同而有所差異,且原新式樣專利權撤銷或消滅者,其聯合新式樣之專利權應一併撤銷或消滅。

      有關之法條規定如下:

      專利法
      • 第一百零六條
        稱新式樣者,謂對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作。
        稱聯合新式樣者,謂同一人因襲其另一新式樣之創作且構成近似者。

        第一百零七條
        凡新式樣,無下列情事之一者,得依本法申請取得新式樣專利:
        • 一、申請前有相同或近似之新式樣,已見於刊物或已公開使用者。

          二、有相同或近似之新式樣,申請在先並經核准專利者。
      • 新式樣係熟習該項技術者易於思及之創作者,雖無前項所列情事,仍不得依本法申請取得新式樣專利。
        近似之新式樣屬同一人者,得申請為聯合新式樣專利,不受前二項之限制。
        同一人不得就與聯合新式樣近似之新式樣申請為聯合新式樣專利。
    • 專利法施行細則
      • 第四十一條第三項
        聯合新式樣專利權期間至原專利權期間屆滿時為止。原新式樣專利權撤銷或消滅者,聯合新式樣專利權應一併撤銷或消滅。

        第四十七條第二項
        依本法第一百零七條第三項規定申請為聯合新式樣者,應另檢附被聯合之新式樣圖說一份。 
    • 三、聯合新式樣專利要件
      • (一)形式要件
        • 1.申請權人

            申請權人提出聯合新式樣申請時,該聯合案與所依附之原新式樣申請權人(或專利權人)需相同;申請權人若不相同時,則通知限期補正,逾期不補正時,不受理之。

          2.申請之時間

            原新式樣於申請中(包括申請當日)或原新式樣專利權仍有效存續中, 均得申請聯合新式樣專利。即原新式樣專利權消滅、撤銷或專利權期間屆滿後,聯合新式樣即無依附之標的,不得申請或准予聯合新式樣專利。

          3.其他

            申請聯合新式樣專利者,應於申請書及圖說載明原新式樣申請案號或原新式樣專利權號數,以及檢附原新式樣之圖說乙份。

            新式樣專利所稱之近似,包括近似物品及近似之形狀、花紋、色彩或其結合,因此除相同之物品因其形狀、花紋、色彩或其結合會構成近似之式樣外,於近似之物品,其式樣亦有構成近似之可能,例如鋼筆與鋼珠筆並非相同之物品,惟屬近似物品,仍可能構成近似之形狀、花紋、色彩或其結合,因此當物品符合後述(二)4 近似物品之實質要件時,指定之新式樣物品名稱得與原新式樣物品名稱不同,例如鋼珠筆申請為鋼筆之聯合新式樣,且符合專利要件時,其物品名稱不需改為「鋼筆聯合一」, 仍維持「鋼珠筆」即可,俾與實際物品相符。
      • (二)實質要件

          聯合新式樣係做為明確其原新式樣之專利權範圍,故聯合新式樣申請專利範圍所揭露物品之形狀、花紋、色彩或其結合之視覺效果,與原新式樣申請專利範圍所揭露物品之視覺效果應構成近似,且對於揭露或申請於原新式樣申請日(取得優先權日時為優先權日)與聯合新式樣申請日間之任何式樣,皆不得作為否定該聯合新式樣新穎性或創作性之依據;因為聯合新式樣之主要創作特點係援用自所依附之原新式樣,因此,介於原新式樣與聯合新式樣申請日間所揭露或申請之任何式樣,自不得阻礙聯合新式樣專利之取得。惟為避免造成重複專利,或擴張原新式樣專利權至其申請前之習知式樣,或牴觸申請日早於原新式樣之其他新式樣專利權,對於申請人近似於自己存續中原新式樣之新式樣創作,若有下列情事之一者,仍應不予聯合新式樣專利:
        • 1. 有相同或近似之新式樣,其申請日早於申請人原新式樣申請日(取得優先權時為優先權日,以下同),且俟後獲准專利者;
          2. 有相同或近似之新式樣專利,其核准公告日早於申請人原新式樣申請日(優先權日)者;
          3. 有相同之新式樣創作公開早於申請人原新式樣申請日(優先權日)者;
          4. 聯合新式樣之物品與原新式樣之物品非屬相同或近似。所謂近似之物品,原則上係指所申請新式樣物品之基本功能及用途相近者,如鋼筆與鋼珠筆皆為書寫用途;單槽洗衣機與雙槽洗衣機皆為清潔衣物用途等;
          5. 聯合新式樣所依附之原新式樣係屬聯合新式樣者。
    • 四、聯合新式樣之效果
      • (一) 聯合新式樣既係因襲所依附原新式樣之設計特徵且與其構成近似,並作為明確原新式樣專利權範圍之用,因此聯合新式樣專利權應與原新式樣專利權一起主張,不得單獨主張權利,且聯合新式樣僅具確認之效果,故其權利效力僅及於與其相同之式樣;

        (二)聯合新式樣專利權期間係始於公告日,終止於其原新式樣專利權期間屆滿時;

        (三)原新式樣專利權撤銷或消滅者,其聯合新式樣專利權應一併撤銷或消滅。
    • 五、審查上應注意事項
      • (一) 聯合新式樣申請日不得援用原新式樣申請日;惟其近似性判斷之基準日則推定為原新式樣申請日。

      • (二) 聯合新式樣案與原新式樣之近似性判斷,依照一般獨立新式樣近似性判斷之原則辦理(參閱審查基準總則 3-2-3頁)。

        (三) 為免形成重複專利,對於同一人同日申請之數件近似案,應請其擇一作為原新式樣,並將其他近似案申請為該原新式樣之聯合新式樣案;同理,對於同一人非同日申請之數件近似申請案,應請其以最先申請案作為原新式樣,其他近似案分別申請為該原新式樣之聯合新式樣案。

        (四) 所謂先申請案係指取得之申請日在先者,並非指實際提出申請之日在先者。

        (五) 聯合新式樣案與原新式樣兩者之申請專利範圍所主張者應具一致性,即原新式樣請求〝形狀〞時,聯合新式樣案亦應請求〝形狀〞,作為保護具體對象。

        (六) 聯合新式樣申請案係確認原新式樣申請專利範圍,故需俟所依附之原新式樣核准審定之後,且該原新式樣仍屬存續狀態下,方得准予專利。
    •  

 

  • 發布日期 : 101-02-06
  • 發布單位 : 專利三組
  • 更新日期 : 102-03-25
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