案例一
有關第104132342號「益於植物生長之包含芽孢桿菌屬微生物之栽植基質」發明專利申請案申請事件（智慧財產法院105年度行專訴字第85號；裁判日：106.4.19）。
爭議標的：國外生物材料寄存證明文件性質之認定。
相關法條：專利法第27條第1項至第4項規定。

【判決摘要】

申請人未依專利法第27條第2項及第3項所定期間檢送國外之寄存證明文件，即發生專利法第27條第2項後段所定期間檢送「屆期未檢送者，視為未寄存」之法律效果，該等期間屬「法定期間」，自無專利法第17條第1項但書「遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理」規定之適用。

【案情說明】

原告前於民國104年9月30日以「益於植物生長之包含芽孢桿菌屬微生物之栽植基質」向被告申請發明專利並主張國際優先權（受理國家：美國；申請日：西元2014年12月29日；申請案號：62/097,258），經編為第104132342號專利申請案審查。原告於104年11月16日補正優先權證明文件，復於105年4月11日檢送國內寄存機構出具之生物材料寄存證明文件，及於105年5月18日以郵寄方式檢送國外寄存機構出具之寄存證明文件。案經被告審認，本案未依專利法第27條第3項規定，於最早之優先權日後16個月內（至105年4月29日止）之法定期間檢送國外寄存機構之證明文件，爰依專利法第27條第2項後段規定，以105年5月19日（105）智專一（二）15179字第10540821580號函為生物材料「視為未寄存」之處分。原告不服，提起訴願經駁回後，遂提起本件行政訴訟。

【判決要旨】

一、依據專利法第27條第1 、2 項之規定，申請生物材料或利用生物材料之發明專利，除非所利用之生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得者，否則最遲於「申請日」應將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並應於「申請日起4個月內」檢送寄存證明文件，方符合法定寄存之程序，並規定未於4個月內檢送之效果，即視為未寄存。再按「前項（4個月）期間，如依第28條規定主張優先權者，為最早之優先權日後16個月內」，亦於同法第27條第3項定有明文。

二、專利法第27條第4項至第5項規定「申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，並於第2項或前項規定（即上開4個月及16個月）之期間內，檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者，不受第1項最遲應於申請日在國內寄存之限制」、「申請人在與中華民國有相互承效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存，並於第2項或第3項規定之期間內，檢送該寄存機構出具之證明文件者，不受應在國內寄存之限制」，可認前述應檢送之寄存證明文件，如於申請日前在國內寄存機構寄存者，為國內寄存機構出具之寄存證明文件；如先於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，再至國內寄存機構寄存者，為國外寄存機構出具之寄存證明文件及國內寄存機構出具之寄存證明文件；如係寄存於與我國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存者，則為該外國寄存機構出具之證明文件。

三、系爭案申請日為104年9月30日，最早之優先權日為103年12月29日。原告並於105年4月11日提出中文說明書修正本載明：「國內寄存資訊：食品工業發展研究所；105 年3 月23日；BCRC910723」、「國外寄存資訊：美國；American Type Culture Collection（ATCC）；103年11月13日；PTA-121722」。是以，原告所為之寄存，核屬前述「如先於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，再至國內寄存機構寄存者」之情形，且原告於系爭案發明專利申請之同時即依專利法第28條規定主張國際優先權，則原告應檢附寄存證明文件之期間，依前揭專利法第27條第3 項規定，自應於系爭案最早之優先權日（103年12月29日）後16個月內（即105年4月29日前）檢送美國ATCC及食品工業發展研究所出具之寄存證明文件。倘屆期未檢送者，應依專利法第27條第2項後段規定，視為未寄存。原告於105年4月11日僅檢送食品工業發展研究所出具之寄存證明文件，惟其依法應檢送之美國ATCC出具之寄存證明文件，未於上述法定期間屆至前以郵寄或親送至被告，自已發生專利法第27條第2 項後段所定「屆期未檢送者，視為未寄存」之法律效果。

四、申請人檢送寄存證明文件之期間，依專利法第27條第2 項及第3 項規定為「申請日後4 個月內」、「如主張國際優先權者為最早之優先權日後16個月內」，該等期間屬「法定期間」，自無專利法第17條第1 項但書「遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理」規定之適用。專利權之賦與本質上是國家（社會）與發明者間之交易，發明者以技術構思公開為代價，取得一定年限之排他性技術實施權，而社會則因技術構思之公開而可提升整體技術水準，但全體社會大眾則付出「自由實施該技術被限制」之成本，專利申請即應嚴格遵守法規範規定之交易程序（即取得權利途徑），才能取得專利權，是以違反專利法中之有關權利取得程序規定，足以導致失權效果（參最高行政法院101年度裁字第1020號裁定要旨）。除非原告依行政程序法第50條第1項或專利法第17條第2項申請回復原狀，否則屆期未檢送寄存證明文件，即已發生未寄存之法律效果。雖原告強調主張系爭案「國外證明文件」應非達成專利法第27條法規範目的之關鍵文件，而僅具有「補充」之性質云云。惟按行政程序法第6條規定，行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。即所謂行政自我拘束原則，該原則要求行政機關對於事物本質上相同之事件為相同之處理，以維持人民對行政行為一貫性之信賴。專利法雖係為鼓勵、保護、利用發明而訂定，惟於申請行政機關為一定行為時所應遵守之程序事項，如可任意因個案而調整，除影響行政機關之行政效率外，亦對其他遵循程序申請之人民不公平，故原告此部分主張，均顯非可採。

• 發布日期 : 107-10-18
• 發布單位 : 專利行政企劃組
• 更新日期 : 110-10-12
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