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7.12、商標在國外遭惡意搶註,應如何處理?

1.首先,先了解當地有關保護商標遭惡意搶註相關法規:各國對於惡意搶註他人商標,皆訂有防止他人搶註商標的規定,但因各國法制不同、成立要件不一,應充分了解發生搶註的國家或地區商標權相關制度及法規,採取適當方法化解紛爭。

2.對審查中商標提出第三人意見:商標尚在審查階段,第三人為協助審查人員調查證據,審查商標註冊申請案是否有不得註冊的事由,得提出意見書,提供審查人員參考,由審查人員依職權判斷客觀事證能否作為申請案存在特定不得註冊事由之有效證據,如客觀事證內容具體明確,足以證明商標註冊申請案存在不得註冊的事由,將被採為拒絕註冊的事實認定基礎。相較於異議、評定及廢止程序,提出第三人意見更節省成本。例如:我國、日本、歐盟、美國皆訂有第三人提出證據的程序。

3.審定/註冊異議:如果發現商標遭他人搶註,權利人可以利用當地的異議制度在異議公告期間內提出異議,撤銷其註冊。

4.提出評定(請求審議商標註冊為無效):如果超過異議期間,被搶註人還可以提出評定,請求商標主管機關撤銷其商標權,或請求商標主管機關審議其商標註冊為無效。多數國家基於法律安定性考量,對於請求評定商標註冊無效的機制,通常需在系爭商標註冊之日起5年內提出。

5.無正當事由連續多年未使用提出廢止:對於註冊商標,多數國家或地區多設有商標無正當事由連續多年未使用,可以廢止其註冊的程序,通常為3年或5年,如果搶註的商標權人註冊後沒有實際使用,可以利用廢止程序,廢止其註冊。

6.向搶註人發送警告函:充分了解當地的法規,掌握充分有利的撤銷其搶註的事證後,企業可以向搶註人發送警告函,但須熟悉並符合當地法律規定,建議應委由當地律師處理。

7.談判及和解:透過談判及和解等民間訴訟外紛爭解決機制,當事人雙方談判互相讓步,以終止爭執,解決商標權益糾紛,費用通常比司法程序更低。

8.調解或仲裁:藉由調解或仲裁機構,居中協調達成合意,經法院核定的民事調解或仲裁判斷,與民事確定判決有同一效力,除各國調解或仲裁機構外,世界智慧財產權組織(WIPO)的仲裁與調解中心也提供專門的智慧財產權紛爭解決機制。

9.訴訟程序:可選擇當地專業律師團隊,研擬訴訟策略及利用司法訴訟程序解決紛爭。透過訴訟程序解決紛爭,時間較長,成本較高,但最能有效解決紛爭。

10.尋求駐外機構或行業協會等機構的幫助:可以諮詢我國駐外機構,或諮詢當地政府主管機關,或當地的臺商組織,提供解決紛爭方案,有效維護商標權益。

11.目前本局局網設有「東南亞及南亞國家智慧財產權益維護專區」,提供東南亞國家IPR主管機關、法規及各國IP執法機關、駐外館聯繫資訊及相關網站連結等資訊,可供企業參考利用。另企業在中國大陸遇有智慧財產權問題,亦可利用本局局網之「臺商在大陸地區智慧財產權益維護專區」,瞭解在大陸地區維護商標權益注意事項。

  • 發布日期 : 111-05-30
  • 發布單位 : 商標權組
  • 更新日期 : 111-05-30
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