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合理使用/善意先使用案例

合理使用/善意先使用案例

按商標權之取得,雖賦予商標權人專用及排除他人使用之權利,惟為避免阻礙市場自由競爭及調合商標先註冊主義與先使用主義之衝突,商標專用權之效力仍須受到一定之限制,故商標法第36條特別規定得合理使用他人註冊商標之各種態樣,參考判決如下:

智慧財產法院101年度刑智上易字第52號刑事判決(描述性合理使用)
1. 所謂描述性合理使用,指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等,此種方式之使用,並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能,純粹作為第三人商品或服務本身之說明,商標權人取得之權利,係排除第三人將其商標作為第三人指示自己商品或服務來源之使用,第三人所為之使用既非用以指示來源,即非屬商標權效力拘束範圍。
2. 至如何判斷是否屬合理使用,可由以下情形綜合判斷之:
(1) 該商標文字本身,就該商品之性質、實際交易情況及同業間使用方式觀之,是否為商品或服務名稱、形狀、品質、功用、產地等之「說明性文字」;雖使用與他人商標相同或近似之商標,惟是否有該等商品其他說明性之文字,足以使消費者瞭解其係為說明產品而使用;
(2) 使用之商標,由其標示之位置、字體、字型觀之,其客觀上究係用以混淆誤認消費者,使其認為上開商品係屬商標權人之商品,抑或係說明性文字;是否供作商業使用,即其使用之方式或型態,亦屬同業間一般之使用方式,一般消費該商品之消費者不致誤認係作為商標使用者;
(3) 使用他人商標作為說明性文字時,對該說明性文字之使用或強調其顯著性,有無超出一般商業法則容許之範圍(如將他人之商標置於明顯醒目之處,而將自己之商標置於不明顯處,此種刻意設計之方法,自難謂係善意且合理使用之方法);是否一併使用自己之商標;商標權人之商譽是否因而受損,其程度為何。
3. 早於系爭商標註冊日前,已有「吃GABA降血壓:神奇的γ加碼胺基丁酸」、目錄為「吃GABA降血壓─神奇的γ(加碼)胺基丁酸」之書籍,且「GABA」正式中文翻譯為「伽馬氨基丁酸」、「γ-胺基丁酸」或「γ-氨基丁酸」乙節,則○○公司所生產製造之系爭產品中所含之「γ-胺基丁酸」成分經中譯為加碼、伽馬者均有之,○○公司於系爭產品上標示「伽傌」軟膠囊、「伽傌」口含錠、「伽傌」綠茶粉字樣,顯係在說明系爭產品含有「伽傌」胺基丁酸之成分。又○○公司所出產之系爭產品上之「HAC」標識係經智財局核准通過之商標,○○公司將自己之商標「HAC」標示於系爭產品較為明顯之位置,「伽傌」二字後連接「綠茶粉」、「軟膠囊」及「口含錠」,旨在使一般消費者認識「伽傌」為「綠茶粉」、「軟膠囊」及「口含錠」之成分,並在主成分及說明中提到「GABA」、「γ-胺基丁酸」等語,並非將「伽傌」作為商標使用,核屬以善意且合理使用之方法,表示系爭產品商品成分之說明,揆諸前揭修正前商標法第30條第1項第1款規定,不受系爭商標權之效力拘束。(智慧財產法院101年度刑智上易字第52號刑事判決)

臺灣臺中地方法院 104 年智易字第 23 號刑事判決(描述性合理使用)
1. 系爭商標圖樣所示,「經典」二字僅以單純工整、未經設計之中文字體構成,就其字形字體,尚難引起消費者之注意。又「經典」二字有形容製作美善極佳,可以流傳久遠,成為後世模範之意,如「經典之作」、「經典名片」、「經典歌曲」,亦即在字義上可用以形容或表示商品之品質,故將系爭商標指定於其商品類別「嬰兒食品罐頭、嬰兒食用肉食果蔬罐頭、礦物質營養補充品、蟲草精、乳酸菌錠、魚肝油、藍藻粉、藍藻錠、抗氧化營養補充劑、魚油膠囊、鮭魚油丸、月見草油膠囊、人蔘精、靈芝精」等營養補充商品,即有傳達上開商品屬經典商品之意義,對一般消費者而言,亦僅會將之理解為商品之說明,而非作為識別來源之標誌。
2. 「經典」二字屬上開智財局訂定發布之「無須聲明不專用例示事項」第二類「表示品質、效能及其他特性之文字」,雖該例示事項係於系爭商標於95年9月1日核准註冊公告後,始訂定發布,然「經典」二字上述字義及使用方式,乃原已存在,而「無須聲明不專用例示事項」僅係智財局就實務上常見且明確不具識別性之各項目,予以歸納訂定例示事項,作為審查案件參考,由此例示事項之訂定,益徵「經典」二字,在現今確屬不具先天識別性之文字,甚為明確。被告於系爭經典酵素商品外包裝使用「經典」二字,應屬合理使用,自不受系爭商標權效力之拘束。(臺灣臺中地方法院 104 年智易字第 23 號刑事判決)

智慧財產法院107年度民著上字第17號民事判決(指示性合理使用)
1. 商標法第36條第1項第1款規定,係指以符合商業交易習慣之誠實信用方法,提供商品或服務本身的有關資訊,而非作為商標使用之使用行為。商標合理使用,包括描述性合理使用及指示性合理使用兩種,所謂「描述性合理使用」,指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等,所謂「指示性合理使用」,指第三人以他人之商標指示該他人(即商標權人)或該他人之商品或服務,此種方式之使用,係利用他人商標指示該他人商品或服務來源之功能,用以表示自己商品或服務之品質、性質、特性、用途等,凡此二者皆非作為自己商標使用,均不受商標權之效力所拘束。
2. 判斷是否作為商標使用,應綜合審酌其平面圖像、數位影音或電子媒體等版(畫)面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性,並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源,暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷,尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告、說明書內之文字、圖樣,即當然構成商標之使用。又商標法第68條之侵害商標權,或同法第70條第1款之視為侵害商標權,均以「使用」商標為要件,自應符合上開商標使用之定義,才有侵權可言。
3.系爭書籍內頁雖印有上訴人之商標,然而,系爭書籍之書名為「LV防偽鑑定書」(繁體版)、「求真與防偽-國際精品系列鑑定,路易威登系列鑑定」,作者欄標示「鑑定達人○○○、○○○合著」(繁體版)、「○○○、○○○著」(簡體版),封面右下方記載「當鋪專用圖鑑系列1」,內文均是關於LV商品之介紹,及如何辨別LV商品真假之方式,該書籍既然是一本LV商品鑑定書,則書中為了說明LV商品之品質、特性,當然會大量使用到LV之商品或圖樣,是系爭書籍雖有使用到上訴人商標,惟依該等商標在書籍中的前後配置、編排方式可知,其僅是當作一般裝飾圖樣使用,增加其書籍版面豐富性而已,不僅無將之作為表彰系爭書籍來源是上訴人之意,消費者見上開商標圖樣使用方式,也不會混淆該商品來自商標權人,難認符合商標使用之要件,自無構成侵害商標權可言。
(智慧財產法院107年度民著上字第17號民事判決)

臺灣彰化地方法院107年度聲判字第2號刑事裁定(描述性合理使用)
所謂描述性合理使用,指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等,此種方式之使用,並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能,純粹作為第三人商品或服務本身之說明,商標權人取得之權利,係排除第三人將其商標作為第三人指示自己商品或服務來源之使用,第三人所為之使用既非用以指示來源,即非屬商標權效力拘束範圍(100 年6 月29日修正商標法第36條立法理由參見)。查一般民間對於鳳梨即係俗稱「旺來(台語)」,且「旺來」本寓有吉祥祝福並帶來光明之意,無強烈識別性,客觀上與被告所販售鳳梨造型之蠟燭商品(即「旺來」光明燈)本具有關聯性,是「旺來」二字應可認係被告合理使用藉以描述自己商品之形狀,對於商品形狀所為之說明性文字,用以形容商品之形狀與鳳梨相似,並非利用他人商標指示商品來源之功能,純粹作為商品本身之說明而非商標使用;再者,被告○○○即○○蠟燭廠亦使用自有品牌「三花牌」文字與「旺來」光明燈上下排列,益見其使用「旺來」並非利用他人商標指示商品來源之功能,僅係作為商品本身之說明甚明,且已標示「三花牌」之文字,相關消費者易於辨識商品來源,當不致產生誤認或減損商標識別性之虞,實屬符合商業交易習慣之誠實信用方法,自不受聲請人「旺來」商標權之效力所拘束,於此商標權人之權限,應受限制之。(臺灣彰化地方法院107年度聲判字第2號刑事裁定)

智慧財產法院108年度民商訴字第8號民事判決(描述性合理使用)
○○企業與○○公司所用的上述文句,既然是用在滷味商品上,而與據爭商標指定使用的商品類似或相同,且其中最具有識別性的部分為「老天祿」一詞,也與據爭商標相同,可使相關消費者聯想或誤認與「老天祿」商標的商品來源有所關聯,自應認為屬於據爭商標的排他效力所及的範圍(也就是這些文句的使用,已經構成商標法第68條之侵害據爭商標的商標權利)。至於商標法第36條第1項第1款所規定不受商標權效力所拘束的情形,必須是以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之姓名、名稱,或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明,「非作為商標使用」。但既然○○企業與○○公司所使用的文句,都應該是具有實質意義的商標使用,已如前述,也就不屬於商標法第36條第1項第1款不受商標權效力所拘束的情形。(智慧財產法院108年度民商訴字第8號民事判決)

臺灣基隆地方法院109年智訴字第1號刑事判決 (將他人商標作為大頭貼非合理使用)
1.所謂商標合理使用,包括描述性使用及指示性合理使用兩種。描述性合理使用,係指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等,此種方式之使用,並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能,純粹作為第三人商品或服務本身之說明,商標權人取得之權利係排除第三人將其商標作為第三人指示自己商品或服務來源之使用,第三人所為之使用既非用以指示來源,即非屬商標權之效力拘束範圍。但本案被告已非單純使用告訴人服務本身說明,被告擅自翻攝告訴人商標作為大頭貼使用,並以此行銷,有如實體店面之招牌,有特別表彰來源之意,足以引起消費者混淆誤認被告與告訴人間存在關係企業、授權關係,加盟關係或其他類似關係,據此,被告不得主張其行為為合理使用。
2.以整體觀之,被告所使用告訴人之商標圖案搭配置放位置,成為網路使用者對賣場之第一印象及表徵賣場之主要識別關鍵,有利被告於第一時間吸引對有美粧保養品有興趣之網路使用者關注,藉而達到後續包括行銷目的,雖被告辯稱有註明代購等語,然觀諸其「代購」字體大小及置放位置,並不顯眼,難以觸及於每位瀏覽者,再者,若被告使用無視於告訴人須經相當時間並投入大量資金於行銷及品牌建立,仍恣意不加以區別其識別來源,僅以不顯眼之方式加註為代購性質,藉此規避商標侵權責任,已非商標權效力限制範圍,不僅侵害告訴人之商標權,且與我國保護智慧財產權之制度與政策相悖。(臺灣基隆地方法院109年智訴字第1號刑事判決)

智慧財產法院105年度民專上字第16號民事判決(通用名稱合理使用)
1. 商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者,商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊,商標法第63條第1項第4款定有明文。此即商標名稱通用化之規定,意指商標註冊後,倘因商標權人不當使用或怠於維護其商標之識別性,致其成為商品或服務之通用名稱或形狀,或成為商品或服務之通用標章者,已不具有識別及表彰商品來源之特徵,而失去商標應有之基本功能,基於公益及識別性之考量,避免阻礙市場競爭者參與競爭,故明文商標專責機關應廢止其註冊。至商標名稱通用化之判別標準,以該商標名稱(即該做為商標之詞彙)在一般消費者心目中認識的主要意義為判準,學說上稱為「主要意義判斷標準」(primary signifiance test)。
2. 申請廢止商標者,對上開事實應負舉證責任。因商標之廢止,係對已授予之商標專用權事後予以剝奪,故要求較強之證據證明力;必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用法,係做為商品之通用名稱使用,而非做為商品之來源名稱使用,始能廢止其商標之註冊(最高行政法院104年度判字第488號判決參照)。被上訴人於本件抗辯系爭商標已為「隱形胸罩」之代名詞,雖本件並非商標廢止事件,然若經本院認定系爭商標確實已成為「隱形胸罩」代名詞,則系爭商標將有遭廢止之可能,因此在本件判斷上,自應與商標廢止案相同,要求較強之證據證明力,以免不當剝奪商標權人已取得之商標權。(智慧財產法院105年度民專上字第16號民事判決)

智慧財產法院108年民商上字第5號民事判決(戲謔仿作合理使用抗辯)
1. 在我國商標法之規範下,主張戲謔仿作合理使用之人,可以提出之抗辯有二:一為其使用的方式,僅係戲謔詼諧之言論表達,並非將他人之商標作為表彰自己之商品或服務來源之標識,故非商標法上「商標之使用」行為,自無成立侵害商標權可言;二為如該項抗辯無法成立,使用人可主張其使用商標之行為,不致造成相關消費者混淆誤認,故不侵害商標權。
2. 上開二項抗辯均無法成立,使用人使用他人之商標,已破壞商標最重要之辨識商品或服務來源之功能,自構成侵害商標權之行為,無法藉口商標戲謔仿作而免責。上述美國MOB案判決提出主張商標戲謔仿作為合理使用,所須具備之兩項要件,在我國商標法的規範下,亦應可認為該戲謔仿作並非商標之使用行為,或不致造成相關消費者的混淆誤認,而不構成侵害商標權之行為。
(智慧財產法院108年民商上字第5號民事判決)

最高法院106年度台上字第118號民事判決(善意先使用)
在他人申請商標前,善意使用相同或近似之商標圖樣於同一或類似之商品,以原使用之商品為限,不受他人商標專用權之效力所拘束。本法所稱商標之使用,係指為行銷之目的,將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上,而持有、陳列或散布。商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示以促銷其商品者,視為使用。此觀82年12月22日增訂之商標法第23條第2項(現行第36條第1項第3款)及修正之同法第6條規定即明。故基於行銷之目的,將商標用於商品或其包裝、容器上或為廣告等,足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識,並得藉以與他人之商品相區別,始為商標之使用。且善意先使用人應以原先使用商品為限,並無擴大其使用範圍之權利,否則即與經合法註冊所取得排除他人使用之商標權益相衝突。(最高法院106年度台上字第118號民事判決)

智慧財產法院109年度民商上字第21號民事判決(善意先使用)
1.按商標法第36條第1項第3款係商標權效力之例外規定,而商標權之效力範圍有屬地主義之適用,故商標權效力之例外規定,亦有屬地主義之適用,倘任何在國外善意先使用之商標,均可至臺灣地區主張善意先使用,不僅使在我國未註冊而未受保護之商標,可受我國商標法之保護,亦使在國內註冊之商標權人權益受限。國外先使用之商標權人為避免搶註之情事,除可主張優先權至我國註冊外,亦得依同法第30條第1項第12款,對商標權人提起異議或評定,撤銷其商標權,自無須賦予主張善意先使用之保護。簡言之,商標法第36條第1項第3款屬商標權效力之例外規定,而同法第30條第1項第11款則屬不得註冊之事由,兩者屬不同範疇之規定,未必須為相同之解釋。
2.商標法第36條第1項第3款之善意先使用地區,不包括國外先使用之情形。是以,系爭商標縱於國外有先使用之情形,然基於商標權之效力範圍有屬地主義之適用,就商標法第36條第1項第3款屬商標權效力之例外規定,並不包括國外先使用之商標。
3.自商標法第36條第1項本文及同條項第3款規定之內容以觀,商標使用行為符合善意先使用之要件者,其法律效果為不受他人商標權之效力所拘束。換言之,他人的商標權依然存在,善意先使用人僅係得以其在先實際使用商標之事實作為抗辯,且該抗辯係依附於善意先使用人始於他人商標註冊申請日前善意且持續使用之事實而存在,該先使用事實與其原事業之經營不可分離,自非屬可獨立授權之標的。
4.參照最高法院97年度台上字第2731號民事判決之意旨,商標圖樣之使用具有商業上價值,應認屬資產之部分。而商標善意先使用之事實,具有得對抗商標權人之法律利益,具有財產上之價值,應認為商標善意先使用之事實,屬於得為後手繼受之法律上利益。惟商標善意先使用之事實,具有得對抗商標權人之法律利益及財產價值,屬於得為後手繼受之法律上利益,並僅能透過附隨營業讓與之方式為之,而未肯認該法律上利益能夠單獨被讓與甚為明確。
5.符合善意先使用規定者,僅為不侵權之抗辯事由,並非是一項權利,若謂符合善意先使用規定者於第三人依法取得商標註冊後,仍能透過授權方式讓他人亦得享有善意先使用之法律上利益,顯與商標法第36條第1項第3款規定之對象「在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者」彼此扞格,逾越了立法原意僅係為維護先使用行為既有的事實狀態或商標秩序之旨。又容許善意先使用人可以透過加盟授權方式,讓任何人均可任意使用與註冊商標相同或近似之商標,無疑是創造另一與註冊商標相抗衡的商標權利,並不符合文義解釋與目的論解釋等法律解釋方法,且超過該規定保護先使用行為所形成之事實狀態或社會關係之本旨(司法院106年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第4號要旨參照)。縱認系爭商標有先使用之情形,然基於善意先使用規定者,僅為不侵權之抗辯事由,並非是一項權利,而不得單獨被讓與,亦非屬可獨立授權之標的,上訴人既非系爭商標之所有權人,亦非善意先使用人,僅屬被授權使用,基於前開理由,自不得主張商標法第36條第1項第3款善意先使用之抗辯。(智慧財產法院109年度民商上字第21號民事判決)

智慧財產法院102年度民商訴字第48號民事判決 (善意先使用)
商標法第30條第1項第3款(即現行商標法第36條第1項第3款)係商標權效力之例外規定,而商標權之效力範圍有屬地主義之適用,則商標權效力之例外規定基本上亦有屬地主義之適用,若任何在國外善意先使用之商標,均可到台灣來主張善意先使用,不僅使在我國未註冊而未受保護之商標因此受到我國商標法之保護,亦使在國內註冊之商標權人的權益受到極大的限制,為避免搶註,在國外先使用之商標權人除可主張優先權,到我國註冊外,另得依第23條第1 項第14款,對商標權人提起異議或評定,撤銷其商標權,而不須要再給予主張「善意先使用」之保護。承上,商標法第30條第1 項第3 款(即現行商標法第36條第1 項第3 款)係屬商標權效力之例外規定,而第23條第1 項第14款(即現行商標法第30條第1 項第12款)係屬不得註冊之事由,兩者原屬不同範疇之規定,未必須為相同之解釋,因此,商標法第30條第1 項第3 款(即現行商標法第36條第1 項第3 款)之「善意先使用」不應包括國外先使用之情形(司法院101 年度智慧財產法律座談會結論參照)。(智慧財產法院102年度民商訴字第48號民事判決)

最高行政法院108年度判字第602號行政判決(善意先使用)
商標法第36條第1項第3款規定:「下列情形,不受他人商標權之效力所拘束:……三、在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」此即善意先使用抗辯,而為商標法明定之侵權抗辯事由之一,且限於國內先使用之商標始得主張。至商標法第30條第1項第12款規定,其旨在避免剽竊仿襲他人創用之商標或標章而搶先註冊,維護市場公平競爭秩序,故不限於國內先使用之商標,是以二者規範目的不同,構成要件亦屬有別,商標先使用人自得分別行使其權利。(最高行政法院108年度判字第602號行政判決)

智慧財產及商業法院110年度刑智上易字第29號刑事判決 (善意先使用)
善意先使用商標之要件:
按在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者,雖不受他人商標權之效力所拘束,然以原使用之商品或服務為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示,商標法第36條第1項第3款定有明文。主張善意先使用抗辯者,須證明如後要件:①其使用時間在商標權人商標註冊申請日前。②先使用之主觀心態須為善意,不知他人商標權存在,且無不正競爭目的。③使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。準此,本款規範之目的,在於平衡當事人利益與註冊主義之缺點,並參酌使用主義之精神,故主張善意先使用之人,必須於他人商標註冊申請前已經使用在先,並非以不正當之競爭目的,使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務,始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。商標權人得視實際交易需求,有權要求善意使用人附加適當之標示,以區別商標權人之商標。所謂善意者,並非以其不知他人商標之存在為判斷基準,而係以其使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務時,並無造成相關消費者混淆誤認之不正競爭意圖為判斷基準。(智慧財產及商業法院110年度刑智上易字第29號刑事判決 )

智慧財產法院108年度刑智上易字第20號刑事判決(善意先使用)
善意先使用之抗辯,係註冊主義之例外,在於衡平註冊保護主義及先使用人間之衝突,善意先使用人基於不知他人已申請商標註冊,於市場有持續使用之事實,縱在他人註冊取得商標權後,善意先使用人的利益,仍應受到保障,其適用須符合下列要件:⑴使用在先的事實必須發生在他人商標申請註冊日之前;⑵繼續使用情形未中斷且以原使用的商品或服務為限;⑶商標權人可要求先使用人附加適當區別標示。其判斷之時點係以商標申請日為準。所謂「善意」,指不知他人已申請商標註冊,且使用時並無造成消費者混淆誤認之不正競爭之意圖(本院102年度刑智上易字第53號判決、104年度民著上字第12號判決意旨參見)。又法條僅規定「以原使用的商品或服務為限」,並無限制以原有之「地理區域」或「營業規模」為限,原審判決參酌商標法第36條第1項第3款之立法過程,行政院於86年5月6日函送立法院之修正草案(原列為第23條第2項),原有「以原使用商品及原產銷規模為限」,嗣於立法院二讀時刪除「原產銷規模」之限制,認為商標法第36條第1項第3款規定,應解釋為無「地理區域」及「營業規模」之限制,否則即屬增加法條文義所未明文之限制,並無不當(本院98年度刑智上易字第40號刑事判決、102年度刑智上易字第53號刑事判決、101年度民商上字第7號民事判決、104年度民著上字第12號民事判決,亦同此見解),因此,善意先使用人無論係在原址擴充營業面積、或在原地理區域或不同地理區域開設分店,均無侵害商標權可言。(智慧財產法院108年度刑智上易字第20號刑事判決)

智慧財產法院101年度民商訴字第12號民事判決(描述性合理使用)

按「重量級」一詞早期固然使用在拳擊、舉重等相關比賽之等級區分,然其嗣後之使用則不以此為限,但多表示該主體之分量或地位等事項,且已成為國人日常生活用語,例如對於某些重要人士,可能有「重量級人士或人物」之俗稱,此即為一例。然而,倘僅稱「重量級」三字而未有依附之主體(即僅有「重量級」,而無重量級「人士」或重量級「牛排」可資依附),則此三字是否仍具有識別性?是否足以作為與其他人事物相區別之依據?按「重量級」三字已成國人日常生活用語,已如前述,倘若「重量級」三字未有依附之主體,消費者實無從知悉或預見重量級者何,換言之,消費者無從單純依此三字而知悉其所謂「重量級」者係指何人、何事、何物,其來源指向性及區別性均無,是單就此三字而言,並無識別性。上訴人主張其將原本用於拳擊等比賽之區分等級之用語(即「重量級」三字),引用於牛排餐飲業用隱含譬喻方式暗示牛排商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性,乃屬暗示性之標識,自有其識別性云云。惟查,上訴人系爭商標中「重量級」三字係搭配牛頭造型圖案合併使用,方得以使其整體具有識別性,倘排除牛頭及刀叉圖案,僅剩「重量級」三字,將如同上訴人所自承,此三字因暗示牛排份量巨大,將成為商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性之說明,是否仍具有識別性而得以之作為商標,恐有疑問(商標法第29條第1項第1款參照)。是倘僅就「重量級」三字而言,因其字面意義含有商品品質、特性之說明,自不能認為具有識別性,上訴人上開所述,並不足採。 (智慧財產法院101年度民商上字第12號民事判決)

智慧財產法院99年度民商訴字第10號民事判決(描述性合理使用)

參諸張益銘所著金銀紙祕密、晨星出版社出版之第116頁記載,可知金紙之錫箔分為大箔、小箔、正箔、鋁箔及印箔。刈金分8開、12開及16開等情。本書作者前於1982年有從事金銀紙調查,其較系爭商標於2003年10月1日註冊時,先於20年以上。職是,金紙之錫箔於註冊前已分為大箔、小箔、正箔、鋁箔及印箔等類型,故該等標記應屬公共財產,公眾於合理之範圍內得自由使用該名稱說明商品之品質。再者,被告富山公司有另一組商品,其側邊蓋印「富山商標圖、百銀、大箔」,其上並無「正箔」字樣,是並非被告之商品均有記載「正箔」文字,被告會視商品之性質,附記「正箔」或「大箔」。益徵不論被告於其商品上附記正箔或大箔之文字,主觀上均屬商品品質之說明,未有表彰商品來源之目的,自與使用原告之系爭商標有間。(智慧財產法院99年度民商訴字第10號民事判決)

智慧財產法院99年度民商訴字第42號民事判決(指示性合理使用)

  1. 按商標法第30條第1項第1款之善意且合理使用商標之例外規定,必須以「非作為商標使用」為前提,如係「作為商標使用」,即無善意且合理使用商標例外規定之適用。惟此一「作為商標使用」對照前後文義應做限縮解釋,應僅限於「以他人商標表示非他人商標商品之特性」【即法條用語所稱之「凡以善意且合理使用之方法,表示……其(即自己之)商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明」】,而不包括以他人商標表示他人商標商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明在內,文義至為明確。再者,以他人商標表示他人商標商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明,本質上即為商標之使用,如未對於商標法第30條第1項第1款 之「作為商標使用」之要件作限縮解釋,反而必須認定以他人商標表示他人商標商品之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明,不符合非「作為商標使用」之要件,而無不受他人商標權效力拘束規定之適用,豈不意謂 以他人商標表示自己商品之特性有可能經認定係善意且合理使用,以他人商標表示他人商標商品反而 無善意且合理使用規定之適用,必須一概認定係侵害他人商標權,焉得事理之平?則將他人商標使用於他人商標商品上自應認符合商標法第30條第1項第1款所規定之非「作為商標使用」,亦臻明確。經查被告於渠等之招牌上使用「TOTO」商標既係用以銷售系爭商標商品,而非用以銷售非系爭商標商品,自應認符合非「作為商標使用」之要件。
  2. 按汽車維修廠通常均會將各大車廠之商標標示於招牌上,因其一次標示出多家車廠之商標,縱使未特別說明係維修各大車廠之車輛,相關消費者亦不會誤認為係某一特定車廠之直營或加盟維修廠,就行業慣例而言,自屬合理使用。(智慧財產法院99年度民商訴字第42號民事判決)

台灣高等法院95年度上易字第1805號刑事判決參照(指示性合理使用)

本件扣案如附表二之商品或外包裝,其上雖均有印尼ADR集團公司註冊之「SAKURA」商標圖樣,或於告訴人如附表一之商標圖樣前有「INTERCHANGEABLE WITH」或「USE FOR」字樣,而表示可使用於告訴人公司之車款,然整體觀察,其商品上「SAKURA」商標圖樣較小,反係該他人商標字體較粗較明顯,或「INTERCHANGEABLE WITH」及「USEFOR」+他人商標圖樣,占據中間,且告訴人商標圖樣並係以比本商標更大、更明顯之字體顯現,讓人一望即見他人商標圖樣,而有使人混淆誤認為他人商標商品或其來源,揆諸前揭說明,要難謂為合理使用。況如被告所陳,其販售對象為中、小盤材料商或修理業者,均屬專業人士,對該等汽車零件均相當熟稔,若僅為商品使用說明,更毋須將他人商標圖樣放大必要,又縱其所銷售相對人即中、小盤專業商家,以其專業及販入價格知非非原廠商品,不致混淆,然該商品對其餘向零售或修理業者購買該商標產品之廣大消費者,仍因被告之販賣行為而產生被欺騙之感覺,仍屬意圖欺騙他人,及消費者仍有混淆誤認該商品之來源及其表彰該商標之信譽,是被告辯稱其為合理使用,及一般消費者不致誤認受騙云云,即無足採。……至於部分商品上均僅標明「INTERCHANGEABLE WITH MAZDA」或「INTERCHANGEABL EWITHTOYOTA」字樣,且該等字樣均係以較小字樣表示,反倒印尼ADR集團公司註冊之「SAKURA」商標圖樣,較為粗大明顯,其外包裝亦無該二公司商標字樣,整體觀察,要無使人認係商標使用,而有混同誤認之虞,同上說明,此部分應屬合理使用他人商標。 (台灣高等法院95年度上易字第1805號刑事判決全文)

臺灣臺北地方法院95年度智字第69號民事判決參照(指示性合理使用)

被告雖將原告商標使用於招牌、看板、櫃檯等,然其或於「BURBERRY」下加註稍小字體之「TOKYO JAPAN」、「TOKYO」、「日系」等字,或於「BURBERRY」字體右方以稍小字體加註「日本東京海渡」等字(見附件一、附圖3),且於櫃位或招牌之「BURBERRY」字體旁又有「COACH」或「Chloe」(見附圖1)、「Chloe、DARKS」(見附圖2)、「dunhill、COACH、DARKS」(見附圖4)等其他名品之名稱與之並列,甚且於旗幟上係記載「東京海渡BURBERRY系列商品」(見本院卷一第43頁),顯然係使用原告商標說明被告有販賣「BURBERRY」之商品而已,並無作為商標使用之意,核與商標法第30條第1項之「描述性使用」相符。(臺灣臺北地方法院95年度智字第69號民事判決全文)

台灣高等法院96年度上易第597號刑事判決參照(善意先使用)

按判斷是否符合商標法第30條第1項第1款之「善意」要件,考諸商標法為保障商標權及消費者利益,維護市場公平競爭,促進工商企業正常發展之立法目的,除視使用人是否知悉他人尚未申請註冊商標之存在以外,尚應視使用人於使用時是否意圖影射他人商標之信譽,而致影響公平競爭秩序為斷,以保護善意創用之使用人。又現行商標法第30條第1項規定為:「凡以善意且合理使用之方法,...」,考其真意,核與美國法上之「fairly and in good faith」相當,是此「善意」,並非民法上向來所解之「不知情」,亦不以無過失為要件。

查被告與自訴人間就前揭商標使用之紛爭,既經台灣士林地方法院檢察署、台灣高等法院檢察署認定被告所為並未涉有修正前商標法第62條之罪嫌在案,被告對於可使用「紅樓」2字作為店招,當已產生相當之確信。此後縱經智慧財產局於93年7月21日認定被告所申請之註冊服務標章與自訴人所登記註冊者近似而不予登記,亦不過確認其不得以此取得商標專用權之保障,並未產生排斥被告繼續使用「紅樓」2字為店招之效力。則被告沿用其先前在自訴人取得商標專用權之前業已使用之「淡水○○紅樓RED CASTLE 1899」,當非意圖影射自訴人商標之信譽,亦無影響公平競爭,乃基於相當真誠之信賴檢察官之不起訴處分而善意合理使用其先前該「紅樓」餐廳自89年2月3日營業以來所累積之知名度,應堪肯認。且本院復認商標法所認之善意合理使用中之「善意」,並非一般民法上所稱「不知情」,而係指以相當真誠之信賴感,被告當取名紅樓餐飲店在有歷史典故之上開地址之建築物營業時,即信賴此建築物賣餐飲會引來順道觀覽該建築之人潮,而人潮即錢潮,故縱使「淡水○○紅樓RED CASTLE 1899」經智慧財產局撤銷之後,其當亦本諸一開始營業時之初衷繼續使用包涵紅樓字眼之服務標章(商標)營業,主觀上當無意圖影射自訴人信譽之商標亦堪認定。(台灣高等法院96年度上易第597號刑事判決全文)

臺灣高等法院97年度上易字第805號刑事判決參照(善意先使用)

本件金田公司於83年10月1 日授權被告二人使用「婦品」商標,雖未經向當時之商標主管機關為授權登記,惟依商標法第26條第1 項規定,登記僅是對抗第三人之要件,並非授權生效之要件,尚不影響金田公司83年10月1 日授權被告使用之效力,亦不影響被告二人於金田公司於91年間重新申請取得公告註冊第992609號「婦品」商標前,即善意先使用「婦品」商標之認定。…被告乙○○、甲○○係基於金田公司於83年10月1 日授權,始使用「婦品」商標,並於金田公司91年間重新申請取得公告註冊第992609號「婦品」商標前,即善意先使用「婦品」商標於同一商品,及至福利公司受讓「婦品」商標後,均持續使用中,主觀上並無仿冒「婦品」商標之故意,自不得論以商標法第81條第1 款及同法第82條之罪。(臺灣高等法院97年度上易字第805號刑事判決全文)

智慧財產法院98年度刑智上易字第40號刑事判決參照(善意先使用無地域限制)

商標法第30條第1項第3款修正前之條文,於行政院函送立法院之修正草案中,其但書用語係「以原使用商品及原產銷規模為限。」惟在立法院二讀時,刪除「原產銷規模」用語,可知上開法條所謂「以原使用之商品或服務為限」一語,並無產銷規模之限制。本法條修法過程中既刪除「以原產銷規模為限」之用語,其用意既不欲限制原產銷規模,則修正後法條所載之「但以原使用之商品或服務為限」用語,即應解為無地理區域及業務規模之限制,立法者於刪除「以原產銷規模為限」之限制時,自應已預見上開不同方式之產銷規模型態,若謂僅限於原址擴店,或僅限於原地理區域內開設分店,顯然係擅自增加法條文義所未明文之限制,自屬於法無據之解釋;本條規定既未就地理區域及營業規模明文限制,依「罪刑法定」原則,自不宜擴張解釋而過度限制善意先使用者之權利,並擴張刑法之適用。(智慧財產法院98年度刑智上易字第40號刑事判決全文)

台灣高等法院高雄分院93年度上易字第199號刑事判決參照(善意先使用)

按善意使用商標者,縱怠於註冊,其使用商標之事實,不容予以抹煞,而後申請註冊者,要不能追溯拘束善意先使用商標者之使用行為,但是使用商標者既怠於註冊,則自他人註冊後,其使用商標自應為適度限制,商標專用權人並得要求先使用者附加適當之區別標示,以免其擴張使用權而損及註冊者之權利。

經查,附表所示商品之商標圖樣,業經童子軍總會於該商品上取得商標、團體標章註冊登記等情,固有附件所示資料可參。惟被告於註冊前(新法為商標註冊申請日前),善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品,自不受前開商標專用權拘束。公訴人並未證明被告所使用並非原商標或原商品,亦未證明扣案之物品係在告訴人商標註冊後所製作,或證明被告非屬善意使用,而告訴人亦未曾要求被告附加適當之區別標示。故中國童子軍總會申請如附件所示商標前,漢威企業社已善意使用該商標,並使用於相同商品上,而被告受漢威企業社連永綏指示送貨,尚在前開善意使用範圍內,自不受如附件所示商標專用權拘束。(台灣高等法院高雄分院93年度上易字第199號刑事判決全文)

台灣高等法院94年度上易字第640號刑事判決參照(善意先使用之繼受)

被告所稱其使用之商標,係繼受取得73年9月1日系爭雜誌之名稱權及發行權,然該雜誌係卓越文化公司所發行,有卓越雜誌73年9月1日創刊號封面內頁在卷可據,嗣卓越文化公司再執系爭商標註冊登記,是不問卓越雜誌之名稱或商標均屬卓越文化公司所有,被告既繼受自卓越文化公司發行之卓越雜誌,即繼受使用卓越文化公司自己之商標或名稱,核與上開所指善意合理使用「他人」商標不符,是被告辯稱其係善意合理使用他人商標云云,殊不足採。(台灣高等法院94年度上易字第640號刑事判決)

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  • 發布日期 : 102-02-17
  • 發布單位 : 商標權組
  • 更新日期 : 110-11-08
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