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第九章 異議、舉發、依職權審查

  第一節 概念

  •  
  • 一、異議、舉發、依職權審查之目的

      專利申請案經審定公告後或取得專利權後,並非即不得再為爭執,由於授與專利權將具有在一段期間內排他之效力,為調和專利權人、公眾或利害關係人之利益,除了某些特定情事需由利害關係人提起外,任何人於公告期間內均得依法提起異議,或對取得之專利權提起舉發。而專利專責機關於必要時亦得依職權審查之。

      異議程序係公眾輔助審查制度,藉由第三人協助專利專責機關就審定公告的專利案重新審查是否有誤准專利之情事,使該等專利之核准能臻於正確無誤之結果。至於已取得專利權後之舉發程序,固有類似之目的和結果,但亦常伴隨兩造間專利侵權糾紛而來,當事人希望藉由此一程序,對已授予的專利權請求撤銷。此外,專利專責機關之依職權審查則在適當且必要之時機,主動進行審查,以期所核准之專利案,均能達致正確無誤之結果,並顧及公平性。

      又本章中所述之舉發與依職權審查,實質內容雖然並未涵蓋專利權期間延長的舉發與依職權審查,惟其中第三節所述者,於處理延長專利的舉發案時,仍可供其參考。實質上有關延長專利的舉發與依職權審查基準,請另參閱本基準第七章第四節第四小節。

    二、相關法令意旨

      專利專責機關受理異議、舉發案後,需依法進行審查,並做成審定書。倘異議、舉發不成立,則維持原核准審定或原核准專利權;倘為異議、舉發成立之審定,則應不予專利或撤銷原核准專利權。

      至於依職權進行審查之結果,倘認有應不予專利或應予撤銷原核准專利權時,則做成不予專利或撤銷專利權之處分書。
    • (一)異議相關法令

        本法有關發明、新型及新式樣專利得提起異議之當事人、理由、期限,係分別規定於第四十一條、第一百零二條及第一百十五條;有關異議之答辯係規定於第四十二條(新型、新式樣準用之);有關異議之效果係分別規定於第五十條、第一百條及第一百零九條;有關異議之相關處理事項,包括面詢、實驗、補送模型或樣品、補充或修正說明書或圖式、現場勘察等,發明、新型係規定於第四十四條暨本法施行細則第二十九條、第三十條,新式樣則另規定於第一百十六條暨本法施行細則第四十九條。

        有關異議審查委員之指定與審定書之送達,規定於第四十三條;異議得提起行政救濟規定於第四十六條;異議之審查確定規定於第四十七條;異議案確定前與民、刑事訴訟之關係規定於第九十四條,以上規定於新型、新式樣準用之。

        此外,有關異議之申請書暨其附件、書證等,均規定於本法施行細則第二十八條。

      (二)舉發相關法令

        本法有關發明、新型及新式樣專利得提起舉發之理由分別規定於第七十一條、第一百零四條及第一百二十一條;有關得提起舉發之當事人、期限等規定於第七十二條(新型、新式樣準用之);第七十三條(新型、新式樣準用之)規定舉發答辯、指定審查委員、審定書之送達、面詢、補充或修正說明書或圖式、現場勘察等事項準用異議相關規定,另本法施行細則第二十九條、第三十條、第四十九條等也有相關之處理規定。

        有關舉發案確定前與民、刑事訴訟之關係則如同異議案,亦規定於第九十四條(新型、新式樣準用之)。

        此外,有關舉發之申請書暨其附件、書證等,亦均規定於本法施行細則第二十八條。

        有關專利權經撤銷確定之效果規定於第七十四條(新型、新式樣準用之)及第七十五條(新型準用之);另本法施行細則第四十一條第三項規定原新式樣專利權撤銷之效力及於聯合新式樣。

      (三)依職權審查相關法令

        本法第四十五條(新型、新式樣準用之)規定對於審定公告之專利案,得依職權審查之依據、審理及其結果等。

        另有關發明、新型及新式樣專利權得依職權撤銷之理由係分別規定於第七十一條、第一百零四條及第一百二十一條。

第二節 異議、舉發之提起與依職權審查

 

  • 一、當事人資格及期間

    • (一)異議人資格及期間

        對於審定公告中之發明、新型或新式樣,任何人得自公告之日起三個月內提起異議(本法第四十一條,新型、新式樣準用之),但對於有關專利申請權人(發明第五條,新型第一百零二條、新式樣第一百十五條)及同日申請且同一之再發明專利(本法第三十條,新型準用之)歸屬之爭執,則限於利害關係人始可提起異議。

        因此,得提起異議之人,除特定情事限於利害關係人外,其餘皆無限制。異議人可以單獨為之,亦可以多數人共同提出。

        提起異議須自公告之日起三個月內為之,屬法定不變期間,逾法定異議期間始提起異議者,應不受理。

      (二)舉發人資格及期間

      專利權期間之舉發
        依本法第七十二條第一項規定(新型、新式樣準用之),對於已取得專利權之發明、新型及新式樣專利,任何人皆得於專利權期間內提起舉發;但是對於主張專利權人為非專利申請權人者情事之舉發(發明第七十一條第二款、新型第一百零四條第二款、新式樣第一百二十一條第三款),則限於專利申請權人始得舉發。

        因此,提起舉發時,若系爭案尚未審查確定取得專利權,其舉發之申請自應不予受理;惟若提起舉發時,系爭案已經審查確定,尚屬得補繳年證費之期間者,其處理程序將先函知舉發人其舉發案須俟繳費期限屆滿後始能辦理;若屆期仍未繳費,則因自始未取得專利權,已無舉發之標的,其舉發申請不予受理。

      專利權期滿或當然消滅後之舉發
        當專利權期滿或當然消滅之後,大法官會議解釋第二一三號解釋理由書認為「……行政處分因期間之經過或其他事由而失效,其失效前所形成之法律效果,如非隨原處分之失效而當然消滅者,當事人因該處分之撤銷而有可回復之法律上利益時,仍應許其提起或續行訴訟。……」。據此,本法第七十二條第三項規定(新型、新式樣準用之),利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者,仍得提起舉發。

        例如,一造當事人因被判決侵害對造之專利權,且須負擔侵權行為之損害賠償責任,該被控侵權之當事人若以舉發人之身分提起舉發,即使該專利權業已期滿或已當然消滅,即屬利害關係人。反之,倘侵權之訴訟業經判決確定,則其訴訟關係已發生法律上確定力,自難謂有可再為爭執之法律上利益,該被控侵權之當事人,即非利害關係人。

        因此,舉發人必須提出其對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益之相關訴訟繫屬資料,倘未附具證明文件,該舉發案不予受理。

      (三)關於利害關係之審理

        當異議或舉發之提起,限於利害關係人始得為之時,異議人或舉發人應於異議或舉發申請書中主張之。審查時,倘認主張不明確者,應通知補正。

        是否具備利害關係人資格,若相對人並無爭執且審查委員認為不致發生問題時,可不對利害關係進行調查,而逕行實質審查,並於審定書上記載相關之事由。例如,異議人或舉發人主張其為雇用人,系爭專利屬職務上所完成之發明,依本法第五條、第七條對專利申請權人加以爭執,而受雇人也不爭執利害關係時,即可進行實質要件之審查。反之,若相對人對利害關係與否有所爭執時,原則上應進行合理程度之調查並為形式上之判斷,若認定其並未具有利害關係時,將以當事人不適格之理由審定駁回。

        提出異議或舉發時,尚不具利害關係,但於審定前已具利害關係時,仍認符合利害關係之要件。

      (四)依職權審查之時機

        依本法第四十五條第一項規定(新型、新式樣準用),對於審定公告後之發明、新型及新式樣專利案,得依職權提起審查。例如,異議人或舉發人撤回異議或舉發之申請或不予受理者,必要時得就已有之證據依職權審查之。

        依職權審查之時機,自專利案審定公告之日起至專利權期滿或當然消滅之日均得為之。若於審定之後公告之前,即發現原審定有不當或錯誤者,應自行撤銷原審定,重為適法之審定。

        又若依職權進行審查之中尚未審結之前,申請人拋棄其暫准專利或專利權人拋棄其專利權或專利權期滿或當然消滅者,此際,該依職權審查案之審查對象已不存在,無庸繼續審理。
  • 二、提起異議、舉發與依職權審查之事由
  •  
    • (一)提起異議之事由

      對於公告中之發明、新型或新式樣,具有下列事由者,得依本法相關之規定提起異議:

      〔發明〕

        依第四十一條規定,違反第四條外國人申請專利之互惠規定;不符合第十九條發明之定義,第二十條關於產業上利用性、新穎性、進步性等發明專利基本三要件,及第二十一條法定不予發明專利項目之規定;違反第二十二條第三項或第四項關於說明書、申請專利範圍之記載規定;違反第二十七條關於應准予最先申請者、同日申請者應協議之規定;或利害關係人認有不合第五條關於專利申請權人之規定或第三十條應優先授予原發明人再發明專利之規定者。

      〔新型〕

        依第一百零二條規定,違反第四條外國人申請專利之互惠規定;違反第一百零五條準用第二十二條第三項或第四項關於說明書、申請專利範圍之記載規定;違反第一百零五條準用第二十七條關於應准予最先申請者,及同日申請者應協議之規定;不符合第九十七條新型之定義,第九十八條關於產業上利用性、新穎性、進步性等新型專利基本三要件,及第九十九條法定不予新型專利物品之規定;或利害關係人認有不合第五條關於專利申請權人之規定或第三十條應優先授予原創作人再創作之新型專利者。

      〔新式樣〕

        依第一百十五條規定,違反第四條外國人申請專利之互惠規定;違反第一百二十二條準用第二十二條第三項或第四項關於說明書、申請專利範圍之記載規定(另見附註一);違反第一百二十二條準用第二十七條關於應准予最先申請者、同日申請者應協議之規定;不符合第一百零六條新式樣、聯合新式樣之定義,及第一百零八條法定不予新式樣專利物品之規定;或利害關係人認有不合第五條關於專利申請權人之規定者。

        由於現行第一百零七條關於新式樣專利新穎性、創作性之規定,並不在得異議之範圍,因此異議時,若異議人僅主張系爭案有違第一百零七條之規定者,其異議之申請應不受理。另外,主張發明、新型追加案有違本法第二十八條第二項之再發明規定者,或主張發明、新型、新式樣專利案有違第二十四條優先權規定,或主張申請專利範圍之記載有違第三十一條申請單一性相關規定者,由於均非屬可依法提起異議之事由,若其僅係主張系爭案有上述情事時,均應不受理異議;若除前述主張外,另有其他主張時,就前述不得異議之事由,應於審定書中另予指駁。惟就具有優先權之發明、新型專利案提起異議,引證主張其不具新穎性、進步性專利要件,且針對其優先權部分亦有所爭執時,若經審查認定其優先權確實有所不當,且實際關係到所引證者能否證明該案不具上述專利要件時,則不宜逕行指駁其優先權爭執部分為不適法,而仍應併案審理之。

        如前所述,違反本法第二十二條第三項說明書記載之規定者,亦為得提起異議之事由。因此,異議之對象除了包括各該發明、新型或新式樣之申請專利範圍外,也包括核准公告之各該發明、新型之說明書、圖式或新式樣圖說本身。

        進一步言,發明、新型申請專利範圍所載之請求項,依本法施行細則第十六條所規定,可包含多項請求項,而審查原則也是逐項審查,故提起異議之對象,就申請專利範圍而言,若無特別指明,一般係指針對所有請求項,但亦可特別指明只針對其中之部分請求項為之。

        針對某一或某些附屬項提起異議者,包括對其所記載之依附形式或實質內容涉及專利要件爭執之異議。惟附屬項既係依附於各自之獨立項,除了依附形式有錯誤之外,若認其實質內容有專利要件上之瑕疵時,亦應就其所依附之獨立項併予進行審查。

      〔附註一〕針對新式樣圖說提起異議之條文依據

        按本法第一百十五條固然記載得對公告中之新式樣專利異議者,包括依第一百二十二條準用第二十二條第三項或第四項之規定,惟第一百二十二條中並無記載可準用第二十二條,二者規定未見契合。由於第一百十二條已針對新式樣之圖說記載事項明確規定,故解釋上對新式樣圖說異議之規範,應適用第一百十二條之規定。

      (二)提起舉發之事由

      對於發明、新型或新式樣專利權,若有下列事由之一者,得舉發之:
    •  
      • (1)發明違反第二十七條關於應准予最先申請者、同日申請者應協議之規定,或違反第十九條發明之定義,第二十條關於產業上利用性、新穎性、進步性等發明專利基本三要件,或第二十一條法定不予發明專利項目等規定者。(第七十一條第一款)

        (2)新型違反第一百零五條準用第二十七條關於應准予最先申請者、同日申請者應協議之規定,或違反第九十七條新型之定義,第九十八條關於產業上利用性、新穎性、進步性等新型專利基本三要件,或第九十九條法定不予新型專利物品等規定者。(第一百零四條第一款)

        (3)新式樣違反第一百二十二條準用第二十七條關於應准予最先申請者、同日申請者應協議之規定,或違反第一百零六條新式樣、聯合新式樣之定義,第一百零七條關於新穎性、創作性等新式樣專利基本要件,或第一百零八條法定不予新式樣專利物品等規定者。(第一百二十一條第一、二款)

        (4)發明、新型說明書或圖式不載明實施必要之事項,或記載不必要之事項,使實施為不可能或困難者。(發明第七十一條第三款、新型第一百零四條第三款)

        (5)發明說明書之記載非發明之真實方法者。(第七十一條第四款)

        (6)發明、新型、新式樣專利權人非為各該專利申請權人者。(發明第七十一條第二款、新型第一百零四條第二款、新式樣第一百二十一條第三款)

        (7)專利權期滿或當然消滅,利害關係人對於各該發明、新型、新式樣專利權之撤銷有可回復之法律上利益者。(發明第七十二條第三項,新型、新式樣準用之)

          主張上述第(6)項有關專利權人非為各該專利申請權人者,依第七十二條第一項前段之規定,限於專利申請權人,亦即專利申請權人始屬利害關係人,故本款之舉發條件與第四十一條所稱利害關係人認有不合第五條規定之異議條件實質上相同。

          關於說明書、申請專利範圍之記載不符第二十二條第三、四項規定者得據以提起異議,惟於舉發事由中,則無此規定。若據此提起舉發時,得視情況請當事人闡明是否指上列第(4)、(5)項相關事由,或逕行探求當事人真意,就是否即指上列第(4)、(5)項相關事由逕行認定。(參閱第1-9-22頁,闡明權之行使)

          又舉發時,主張發明、新型追加案有違本法第二十八條第二項之再發明規定者,或主張發明、新型、新式樣專利案有違第二十四條優先權規定或該案申請專利範圍記載上有違第三十一條申請單一性規定者,由於均非屬可依法提起舉發之事由,若其僅係主張系爭案有上述情事時,均應不受理舉發;若非僅就此主張時,則可併於審定書中指駁。惟就具有優先權之專利案提起舉發,引證主張其不具新穎性、進步性(新式樣為創作性)專利要件,且針對其優先權部分亦有所爭執時,若經審查認定其優先權確實有所不當,且實際關係到所引證者能否證明該案不具上述專利要件時,則不宜逕行指駁其優先權爭執部分為不適法,而仍應併案審理之。

          專利之舉發係針對已取得專利權之發明、新型及新式樣專利所為者。依本法第五十六條第三項、第一百零三條第二項或第一百十七條第二項之規定,專利權範圍係以說明書(或圖說)所載之申請專利範圍為準。另外,發明、新型專利可提起舉發之事由也包括因其說明書或圖式之記載不當,使實施為不可能或困難者,但新式樣專利則無此類可提起舉發之事由。因此,可提起舉發之實質對象,新式樣專利係限於其申請專利範圍而已,而發明、新型專利則係涵蓋其說明書及圖式全部。

          又發明、新型申請專利範圍所載之請求項,依本法施行細則第十六條之規定,可包含多項請求項,而審查原則也是逐項審查。因此,上述可提起舉發之對象當中,就申請專利範圍而言,若無特別指明者,一般係針對所有請求項之實質內容不符專利要件者而言,惟亦可特別指明只針對其中之部分請求項為之。

          倘若針對申請專利範圍之某一或某些附屬項提起舉發時,由於附屬項係依附於各自之獨立項,除了依附形式有錯誤之外,若認其實質內容有專利要件上之瑕疵時,亦應就其所依附之獨立項併予進行審查。
    • 〔附註二〕本法施行前後之舉發處理程序及實體審查適用規定

        現行本法係自八十三年一月二十一日修正公布,同月二十三日生效施行,其所規範核准專利之條件,包括專利要件、說明書與申請專利範圍或圖說之記載要求等,與之前舊法所規範者略有不同。其自上述生效日後始審定公告之專利案,日後對之舉發者,無論程序或實體,應依現行本法規定為之;而生效日前審定公告之專利案,於生效日後對之舉發者,其處理程序部分依現行本法規定為之,但實體部分仍依舊法規定審查之。

        此外,被舉發之專利案若是於舊法施行期間所核准審定,而公告日期係在現行本法生效日之後者,所提起之舉發對象,法理上仍係依據舊法規定所核准者,故實體上應依舊法規定審查之。對此,若當事人舉發時並未引用舊法條文,而係依現行條文提起者,應先通知其敘明舉發應依據之舊法規定。(參閱第1-9-22頁,闡明權之行使)

      (三)依職權審查之事由

        關於依職權審查之事由,本法並無特別規定。原則上,若當事人已能依法提起異議或舉發,當無必要再依職權審查。得依職權審查之事由,例如當事人提起異議或舉發後又撤回、所提證據已逾越原提起理由範疇且又無從闡明時、所補提新證據已逾越本法第四十一條第二項或第七十二條第四項規定之補正期間時、以檢舉或陳情方式提起等情事,認有必要者,均得依職權審查之。

        例如,異議人舉證未准前案主張系爭專利違反本法第二十七條第一項之規定,經審查認為系爭專利確實有違該規定,惟在尚未審定前,異議人撤回異議,此際,得以先前核駁前案之理由,依職權審查之。從而,依職權審查其是否符合專利要件時,不受異議理由之拘束。

        依本法第四十五條及第七十一條之規定,依職權審查對象可包括經過審定公告階段後以及取得專利權後之發明、新型、新式樣。因此,依職權審查之對象可涵蓋經過核准公告階段以後之發明、新型專利說明書及圖式,或新式樣專利圖說。
  •  三、 異議、舉發理由與證據之記載及補正
    • (一)異議、舉發理由與證據之記載 以下就各種常見之異議、舉發態樣分別說明其理由與證據如何記載之要項及其相關之審查要點。

      有關專利申請權人之爭執
        有關專利申請權人之爭執,係主張系爭專利案之申請人並非本法第五條所規定該案之發明人、創作人或其受讓人或繼承人,或進而一併主張其並非本法第七條所規定僱傭關係或契約約定下之專利申請權或專利權所該當歸屬之人或第八條所規定非職務發明專利所該當歸屬之受雇人等。

        例如,異議人提出法院判決書為證據,主張被異議人(專利申請人)確曾受雇於其公司,且引證陳明被異議人任職其公司期間之工作內容與系爭案有關,主張其才是該案之專利申請權人,倘可認定該案為職務發明時,應依本法第七條相關規定確認其專利申請權之歸屬。

        關於職務發明專利歸屬之爭執以異議、舉發方式提起主張者,就其僱傭時法律關係存在與否之爭執部分,專利專責機關應依當事人所提表面證據加以判斷,惟無法判斷時,仍應循司法途徑解決之。而當事人已提出有僱傭關係之證明文件時,仍應進一步審酌其是否屬職務上之發明。因此,審查時應就當事人所提得以認定為僱傭關係者所完成之發明、新型或新式樣之契約、執行職務之文件及其他佐證證據加以審理。倘無法認定以致審定不成立,當事人得另根據本法第十條之規定,檢具依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件申請變更權利人名義。

        又對專利申請權歸屬之爭執以舉發方式主張者,除非於該專利案審查確定後二年內提起舉發主張之,並於舉發撤銷確定之次日起六十日內申請專利,其申請日始可依本法第三十五條規定援用原申請日,否則縱使舉發成立撤銷確定,仍無法依前揭法條規定取得專利。

      有關專利基本要件之爭執
        有關專利基本要件之爭執係主張該發明、新型案不具新穎性、進步性、產業上利用性等專利基本三要件者,或新式樣案不具新穎性、創作性等專利基本要件者(另見附註三)。因此,於異議、舉發理由中,應詳細說明該案不具專利基本要件之理由,並應配合所引證之一件或多件於該案申請日前就已公開的國內、外文獻資料或國內申請在先且核准之專利前案等,詳細比對說明之,俾利審查時能就其所主張者逐項審查。參考本基準各篇第二章專利要件之內容。

        其中有關本法第二十條、第九十八條及第一百零七條各條第一項新穎性專利要件之爭執,其所舉證之證據若為申請在先且公告或公開在先之國內、外專利前案,審查時應以系爭案是否有違各該條項第一款之「申請前已見於刊物」之新穎性觀點為之;若為申請在先但公告在後之國內專利前案,審查時則應以系爭案是否有違各該條項第二款之「申請在先並經核准專利」之擬制新穎性觀點為之(另見附註四);惟若為申請在先但公開在後之國外專利前案,則均無上述條款之適用,不能據此認定系爭案不具新穎性。

        至於有關發明、新型進步性或新式樣創作性專利要件之爭執,其所舉證據若為國內、外專利前案時,必須是申請在先且公告或公開在先者始克當之;若是公告或公開在後者,則不能據以為證。

        若舉證證據物品或方法之使用係屬特定人始能知悉之非公開性質之使用,則系爭案尚無已公開使用之事實。例如,當事人舉證某軍事基地或機構早已試用某新式武器或進行某新實驗方法,主張其早已公開使用時,由於一般公眾(不特定人)事實上並不能得知其技術內容,僅有該基地或機構之少數士官兵可得知,因此,乃可判定該證據物品或方法之使用係屬非公開性質之使用,而逕行認定系爭案尚無已公開使用之事實,亦即尚不能據此認定系爭案不具新穎性。又如當事人對證據物品或方法之使用必須負擔保密義務時,其使用亦屬非公開性質之使用。

      〔附註三〕新式樣之專利基本要件

        新式樣之專利基本要件固然包括新穎性,惟對該新穎性若有爭執,現行專利法並無可據以提起異議之規定,但取得專利權後依法仍可據以提起舉發。而目前修正中之專利法也已將該項爭執列入可據以提起新式樣異議之事由,且將新式樣之專利基本要件也一併加上產業上利用性。

      〔附註四〕舊法關於「有相同之發明核准專利在先」之判斷

        依舊法第二條第二款(發明)、第九十六條第二款(新型)、第一百十二條第一項第二款(新式樣)提起舉發,主張系爭案不具新穎性專利要件者,以發明而言,其第二條第二款所謂「有相同之發明核准專利在先」,係以"申請前"有相同之發明核准專利在先為基準來審查,故審理此類舉發案時,依實體從舊之精神,仍以此一基準為之。新型、新式樣之類似條款舉發案,亦然。

      有關各種專利定義之爭執
        有關發明、新型、新式樣各種專利定義之爭執係主張系爭案所請求者不符本法發明第十九條、新型第九十七條、新式樣第一百零六條所界定之各該專利定義,包括主張其非屬各該種專利之類型者。例如,主張系爭發明專利案並非利用自然法則或並非技術思想之創作,並不屬於發明專利定義之範疇。

        審查系爭案所請求者是否符合其所屬專利之定義,應依專利審查基準各篇第一章第一、二節對各種專利定義、類型或標的所界定者以及第一篇第八章各節之相關定義、類型部分說明為之。

        關於發明專利之定義,本法第十九條規定其必須符合利用自然法則之技術思想之高度創作,其中包括「利用自然法則」、「技術思想」及「高度創作」等三者。由於是否具高度創作乙節,仍需有客觀證據做比較,否則易流於主觀判斷,倘無證據,實無從據以判斷是否缺乏高度創作,而在有證據做比較時,已有進步性做為判斷之依據。因此,異議、舉發時,當事人若僅主張系爭案並非高度創作,於法固無不合,惟若未舉相關類別公開在先之專利前案等為證加以比較,即難以判斷有無欠缺發明專利之高度創作性。

        至於審查時,自當以其是否已具發明專利進步性要件為核心審究之。若認定已具該要件者,該案也就屬高度創作;若認定不具該要件者,該案也就非屬高度創作。

      有關最先申請之爭執
        按第二十七條第一項規定二人以上有同一之發明,各別申請時,應就最先申請者准予專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日時,不在此限。由此揭櫫我國專利之申請係採先申請主義,以期避免重複專利之情事。所謂同一之發明,係指申請專利範圍實質相同之發明而言。因此,二案說明書、圖式或圖說記載之內容實質相同之部分,若未列入申請專利範圍時,不生二人以上有同一發明各別申請之情事。亦即本法條所爭執者係關於是否以同一申請專利範圍重複申請專利者,與新穎性、進步性之專利要件爭執有所不同。又本項規定對同一之發明固然規定「二人以上」,惟就同一人有同一之發明先後申請之情形,基於任何人均不應重複申請專利之法理,亦應類推適用之。

        因而有關誰最先申請之爭執,係主張系爭專利申請之前,另有其他同一申請專利範圍之國內申請案申請在先,其無論是核准前案或是未准前案,皆有違「先申請主義」之規定。析言之,本法條既規定同一專利案之核准應就先申請者核准,因此,若先申請案已經核准,後申請案自不能重複核准;反面推之,若先申請案因不符專利基本要件而未准,後申請案自也不能核准。因而同一申請專利範圍之國內申請前案,乃可依法據以將後案異議或舉發成立。

        審查時,應確實比較二案之申請專利範圍,以判定是否屬同一範圍。並需注意系爭案是否有主張優先權日且早於引證前案申請日之除外規定。

      有關說明書、圖式或圖說記載內容之爭執
        有關說明書、圖式或圖說記載內容之爭執,在異議階段係主張系爭專利案有違反本法第二十二條第三項或第四項規定者(新型、新式樣準用,新式樣部分並另見第1-9-7頁之附註一)。其中,第二十二條第三項部分係主張發明、新型專利說明書未載明有關之先前技術、發明創作之目的、技術內容、特點及功效,或不符本法施行細則第十五條之有關記載規定,以致無法使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施;第二十二條第四項部分是針對發明、新型專利案申請專利範圍之記載未具體指明申請專利之標的、技術內容及特點,或不符本法施行細則第十六條關於申請專利範圍應如何記載之規定,以致其範圍籠統不明。

        有關說明書、圖式記載內容之爭執,在舉發階段則係主張發明案有同法第七十一條第三、四款情事或新型案有第一百零四條第三款情事者,至於新式樣案之圖說部分則無此類之可舉發情事規定。亦即本舉發態樣係主張發明、新型說明書或圖式未載明實施必要之事項,或記載不必要之事項,使實施為不可能或困難者;或主張發明說明書之記載非發明之真實方法者。

        審查時,不論其有無附上證據,均應注意就當事人在理由欄所主張陳述之理由詳予論究,不應因其未附有證據而忽略,以致漏未審酌該理由。又上述本法第二十二條第三項之規定必須整體觀之,單純以未記載先前技術並非提起異議的充分理由;必須因未記載先前技術,而使熟習該項技術者無法瞭解其內容並據以實施時,始可據以為異議之理由。

        又,事實上,違反本法第二十二條第三項或第四項規定情事之異議,或發明案有違同法第七十一條第三、四款情事或新型案有違第一百零四條第三款情事之舉發,其實質理由若涉及產業上利用性時,此際,可一併主張該系爭案不具產業上利用性專利要件。

        當事人提起異議、舉發時,其理由、證據內容實際上也可能涵蓋二種以上之爭執點,故審查時,應以申請書所提及之全部理由及證據,逐一全面審查,避免就當事人主張之事項漏未審查。

      (二)異議、舉發理由與證據之補正

      修正前

        依本法第四十一條之規定,提起異議者,應自公告之日起三個月內備具異議書,附具證明文件。異議人欲補提理由及證據者,應自提起異議之日起一個月內為之。提起舉發者,依第七十二條規定,除無期限之限制外,其舉發理由及證據之補正規定,與異議相同。上述補提理由及證據之一個月期間,目前實務上認為屬法定不變期間,且於補提新理由及新證據時才有此限制,並不及於補強理由及補強證據(另見附註五)。詳言之,若逾一個月補提之證據與原引證證據係同一基礎事實之證據,則屬補強證據,參照行政法院78年度判字第437號判例,不受上述法條關於補提理由及證據法定期間之限制。例如,補提證據與原提證據分別為同一製造業者所印製、開發的型錄及具有相同型號之實物,顯然二者具有關連性,其所補提者屬補強證據,故其補正雖逾法定期間,仍應予受理。若逾一個月補提證據係與原引證證據無關連性者,則屬新證據,例如,原引證證據為公開型錄或公開交易之統一發票、樣品,而補提證據為他人之某一專利前案,顯然前後所提證據並無關連性,其所補提者屬新證據,倘已逾法定期間,自應不予受理。

        又上述法定一個月補正期間所限制者,僅限於異議或舉發申請書中之理由及證據部分,至於其他身分證明或法人證明文件影本等,依本法第十八條第一項但書規定,延誤指定期間在處分前補正者,仍應予受理。又如,因異議或舉發申請書未使用統一格式,或理由及證據欄以外的各項內容填寫不合規定,或所涉及的證據和證明文件是外文而未附送中文譯本者等情事,當事人所為之補正,亦同樣不受上述一個月補正期間之拘束。 

      〔附註五〕行政法院關於上述法定補正期間之不同見解       
        關於異議、舉發補提理由及證據之一個月期間,依本法上述條文規定及其立法意旨觀之,應屬法定不變期間。但行政法院曾於85年度判字第2284號判決認為舉發人補提(新)理由及證據時,縱使已逾上述期間,如原處分機關尚未處理完畢時,仍應就其補提之理由及證據為實體上之審酌,不得因其逾期補提而不予受理,並於86年度判字第1473號再審判決仍認為舉發補提(新)理由及證據屬程序之行為,其性質並非不變期間,則有相反見解。  
        
      修正後   

        依本法第四十一條之規定,提起異議者,應自公告之日起三個月內備具異議書,附具證明文件。異議人欲補提理由及證據者,應自提起異議之日起一個月內為之。提起舉發者,依第七十二條規定,除無期限之限制外,其舉發理由及證據之補正規定,與異議相同。以往實務上認為上述補提理由及證據之一個月期間係屬法定不變期間,但於補提新理由及新證據時才有此限制,並不及於補強理由及補強證據。詳言之,若逾一個月補提之證據與原引證證據係同一基礎事實之證據,則屬補強證據,參照行政法院78年度判字第437號判例,不受上述法條關於補提理由及證據法定期間之限制。例如,補提證據與原提證據分別為同一製造業者所印製、開發的型錄及具有相同型號之實物,顯然二者具有關連性,其所補提者屬補強證據,故其補正雖逾法定期間,仍應予受理。若逾一個月補提證據係與原引證證據無關連性者,則屬新證據,例如,原引證證據為公開型錄或公開交易之統一發票、樣品,而補提證據為他人之某一專利前案,顯然前後所提證據並無關連性,其所補提者屬新證據,倘已逾法定期間,處分不予受理。

        又上述法定一個月補正期間所限制者,僅限於異議或舉發申請書中之理由及證據部分,至於其他身分證明或法人證明文件影本等,依本法第十八條第一項但書規定,延誤指定期間在處分前補正者,仍應予受理。又如,因異議或舉發申請書未使用統一格式,或理由及證據欄以外的各項內容填寫不合規定,或所涉及的證據和證明文件是外文而未附送中文譯本者等情事,當事人所為之補正,亦同樣不受上述一個月補正期間之拘束。惟八十九年十月三十一日新修正公告之「專利申請文件補正事項管理作業要點」,其中第八點已針對上述逾期補正異議或舉發理由、證據之情事,規定於審定時仍應審酌,不得因其逾期補提而不予受理。故逾越一個月期間補提者,無論屬補強性質或新內容者,均應受理審酌之。(另見附註五)惟需注意有無踐行送請被異議人、被舉發人答辯之程序。

      〔附註五〕行政法院關於上述法定補正期間之見解      
        關於異議、舉發補提理由及證據之一個月期間,行政法院曾於85年度判字第2284號判決認為舉發人補提(新)理由及證據時,縱使已逾上述期間,如原處分機關尚未處理完畢時,仍應就其補提之理由及證據為實體上之審酌,不得因其逾期補提而不予受理,並於86年度判字第1473號再審判決仍認為舉發補提(新)理由及證據屬程序之行為,其性質並非不變期間。近期復於89年度判字第1957號判決仍持上述相同見解。此亦導致「專利申請文件補正事項管理作業要點」第八點之配合修正。 
  • 四、 一事不再理

      依本法第七十二條第二項規定(新型、新式樣準用之),異議案及舉發案,經審查不成立確定者(另見附註六),任何人不得以同一事實及同一證據,再為舉發。

      據此,當舉發人對系爭案提起舉發當時,若之前同一人或他人有以同一事實「及」同一證據對該案異議或舉發已經審查不成立確定者,即不得再為舉發,應為「舉發駁回」之審定。

      職是之故,審查某一舉發案(N01、N02、…)時,需留意先前之異議案及舉發案有無主張同一事實及同一證據之情事,以免違反一事不再理之規定,甚而造成前後爭議案認定或處理結果不一致之矛盾。

      至於異議案審查時,雖無一事不再理之明文規定,惟審查第二件以上異議案(P02、P03、…)時,同樣地仍需留意先前之異議案有無主張同一事實及同一證據之情事,以免造成前後異議案認定或處理不一致之結果。

    • (一)一事不再理之緣由

        一事不再理之規定主要係針對以同一事實及同一證據先後提起之多件異議案及舉發案,其後審理之案件應受到先前案件之確定判決拘束,藉以維持審定結果之一致性,並可避免造成被異議人及被舉發人重複答辯之情事,且可收到防止濫訴之效果。

      (二)審查不成立確定

        所謂「審查不成立確定」,就異議案而言,係指符合本法第四十七條第三款規定者(新型、新式樣準用之),亦即異議案經審定「異議不成立」後,異議人未依法提起行政救濟,或經提起行政救濟經駁回確定者,而不包括同條第二款因程序不合以致被不受理處分之情形。同樣地,依第七十四條第一項規定,舉發案經審定「舉發不成立」後,舉發人未依法提起行政救濟,或經提起行政救濟經駁回確定者,即為「舉發不成立審查確定」。

        關於提起行政救濟,自民國八十九年七月一日起,已無再訴願程序,提起訴願之後,改以高等行政法院及最高行政法院之兩級行政訴訟。

        據上所述,對系爭案提起舉發時,若之前他舉發案經審定「舉發不成立」,但仍在行政救濟階段者,因屬尚未審查確定,此際,即使後案舉發事實及證據均與前案相同,仍無上述不得再為舉發之適用,該後舉發案仍須續行審理,並注意審定結果的一致性。

        又,若之前他舉發案經審定「舉發成立」而尚未審查確定時,其後舉發案之處理亦比照為之。

      〔附註六〕修正中之專利法對於一事不再理之不同限制
        按現行專利法關於一事不再理之規定限於異議案及舉發案經審查不成立「確定」者,始有適用。惟目前修正中之專利法已改為只要經「審查不成立」者,即有一事不再理之適用,不受「審查確定」之限制。

      (三)一事不再理之判斷時點

        如前所述,當前後有多件異議案或舉發案被提起,若後案提起時並無任何前案已經審查不成立確定者,尚無從適用一事不再理之規定。此種情形之下,造成被異議人或被舉發人之重複答辯與本局之重複審查,仍屬無可避免。亦即有關一事不再理之判斷,目前係依提起異議、舉發當時之事實判斷。

        惟若前案於訴願階段以後提出之證據部分業經各級行政救濟機關實質審查確定者,則亦有一事不再理之適用,並不限於原處分階段所提出者。

      (四)同一事實及同一證據

        「同一事實」係指同一待證事實而言。例如,先前之舉發案訴求系爭案不具新穎性,之後另一舉發案所訴求主張的事實內容與先前之訴求相同時,即屬之。

        待證事實若非同一,縱然所舉證者為同一證據,仍無一事不再理規定之適用。

        例如,前一異議案以系爭案與公開於刊物上之先前創作為相同之創作,主張不具新穎性做為訴求的理由,之後另一舉發案係以該系爭案極容易由該公開在先之同一證據刊物中所記載之內容推知,主張不具進步性作為提出舉發之訴求理由時,應視為基於不同之事實依據所提出之舉發,而無違一事不再理之規定。

        「同一證據」係指實質內容相同之證據而言,不論其形式是否相同。亦即證據本身形式雖不相同,但實質內容相同者,仍屬同一證據。

        證據如非同一,縱然所欲證明者為同一事實,仍無一事不再理規定之適用。

      • 〔例1〕

          前後爭議案引證之甲刊物與乙刊物係在系爭案申請日前不同時期發行,但所記載實質內容相同者,為同一證據。反之,即使為相同之刊物,但引用之部分屬不同之頁數,作為證據之技術內容亦不相同時,則不得稱為同一證據,而無違一事不再理之規定。

        〔例2〕

          前爭議案之證據係為雜誌或型錄,後爭議案之證據除該雜誌或型錄外,另增加與其具關連性之樣品證據,則此相互佐證補強結合而成之證據具有與前爭議案之單一證據不同之證據效力時,並非為同一證據,而無違一事不再理之規定。

        〔例3〕

          前後爭議案之證據若為某專利案之不同追加案,因該等追加案之特徵範疇彼此具有其獨立性,故不同之追加案彼此並非屬同一之證據,而無違一事不再理之規定。

        〔例4〕

          前爭議案之證據為甲證據,後爭議案之證據為甲、乙二證據,而甲、乙二證據之間就證明系爭案違反專利要件並不具關連性時,該甲證據部分於審理後爭議案時,自可認定為同一證據,勿庸再予實質審理。反之,倘甲、乙二證據就證明系爭案違反專利要件具有技術關連性,與單純甲證據之證據效力不同時,後爭議案即應就甲、乙二證據合併審究之。

        〔例5〕

          先前的異議係引本國核准且公告於系爭案申請日前之專利案為證,主張有違本法第九十八條第一項第「一」款之新穎性要件及同條第二項之進步性要件,經審定異議不成立確定,之後又以同一證據再提起舉發,主張有違同條第一項第「二」款之擬制新穎性規定及第二項之進步性要件規定時,因前後爭議案就同一證據皆有主張系爭案不具進步性,此一部分之事實、證據即有一事不再理之適用。至於後舉發案同樣又引證該本國公告在先專利前案,另行主張其有違擬制新穎性規定之部分,因該證據既已公告在先,實不符該款擬制新穎性規定係限於引證案申請在先但公告在後者之法意。綜合上述理由,應就後舉發案為「舉發駁回」之審定。

          又本例中,若後舉發案就同一證據僅主張有違同條第二項之進步性要件情事時,仍有一事不再理之適用,亦應為「舉發駁回」之審定。

第三節 異議、舉發、依職權審查之處理

 

  •   異議、舉發受理後,應請被異議人、被舉發人答辯,指定審查委員進行審查。

      依職權審查也應請專利申請人或專利權人答辯後,指定審查委員進行審查。
  • 一、答辯

    • (一)被異議人、被舉發人之答辯

        依本法第四十二條規定,對於已受理之異議案,應將異議書副本送達被異議人或其代理人。被異議人應於副本送達之次日起一個月內答辯,除先行申明理由,准予展期者外,逾期不答辯者,逕予審查。有關異議答辯之規定,依同法第七十三條規定,準用於舉發程序。

        倘被異議人、被舉發人未於期限內答辯,但於審定前提出答辯者,仍可將其答辯資料一併發交審查委員處理之。惟由於係逾期始提出答辯,審查人員有可能無法及時併案審查,其能否及時加以斟酌,由被異議人、被舉發人承擔其風險。

      (二)依職權審查之答辯

        依本法第四十五條規定,有關依職權審查之答辯處理如同上述異議、舉發之答辯,茲不贅述。
  • 二、審查人員之指定、迴避

    • (一)審查人員之指定

      異議、舉發之指定審查人員
        依本法第四十三條(新型、新式樣準用之)第一項規定,再審查或異議審查時,專利專責機關應指定未曾審查原案(即系爭案)之審查委員審查,並作成審定書。復依同法第七十三條之規定,上述法條準用於舉發案。因此,異議案、舉發案之審查人員限由未曾審查過原案之初審或再審查者為之。

        至於同一案件有二件以上之異議案或舉發案者,只要各異議案或舉發案之承審人員均符合上述規定即可,各案彼此之間是否為相同之審查人員並非所問。

      依職權審查之指定審查人員
        決定提起依職權審查者,於專利申請人或專利權人答辯之後,參照前述異議、舉發案之指定審查人員規定處理之。

        因此,依職權審查之審查人員亦應限由未曾審查過該案之初審或再審查之審查人員為之。

      (二)審查人員之迴避

        審查人員若有本法第三十七條(新型、新式樣準用之)第一項所規定六款情事之一者,或違反前述第四十三條、第七十三條規定指定審查人員者,應迴避審查該專利案。尤其是第六款規定審查人員現為或曾為該專利案之證人、鑑定人、異議人或舉發人者應迴避審查。

        審查人員有應迴避而不迴避之情事者,得依職權或依申請撤銷其所為之處分後,另行指定審查人員重為審查。
  • 三、審查之基本原則

      對於異議、舉發爭議案件,審理時除了就雙方當事人書面所主張之事實、證據、法條及提出之答辯等進行審查外,並應善盡合理程度之調查能事。對於當事人所主張引用之法條部分等,若審查時認有澄清必要者,亦得先行使闡明權。至於依職權審查案,審查時自應以職權主義之精神為之,殆無疑義。

    • (一)書面審理

        依據本法第四十一條及第七十二條規定之意旨,提起異議、舉發,必須以書面為之,不得僅以口頭為之,以明確主張之事由、證據。

        異議、舉發審查時,原則上以當事人所提書面資料審理之,必要時並可透過面詢之口頭說明以輔助審查。

      (二)合理程度之證據調查

        提起異議、舉發,必須附具證據。因此審理時,對於當事人所舉之相關證據,若與當事人所主張之待證事實有關連者,即應善盡合理程度之調查能事。當事人所舉證據若非與其主張有關連者,則無庸加以調查。惟就當事人所未主張部分之相關證據,認有審查必要時,得另依職權審理之。

        例如,當事人於甲異議案之異議理由已聲明某一證物另存於乙異議案中,請求對之逕行調閱時,自應依其所聲請者,調閱該證物詳為審查,以善盡合理程度之調查能事。又如,當事人已聲明某一證物係出自某公家機關,並附上電話號碼可供查證,此際,應即據以進一步查證其是否屬實。又基於調查證據之必要,審查時除得通知相關之人到局面詢以陳述意見之外,亦得要求當事人或第三人進一步提供必要之文書、資料或物品等。又為求瞭解事實真相,亦得實施勘驗,甚或選定適當之人為鑑定等。(行政程序法第三十九條至第四十二條規定參照)

      (三)闡明權之行使

        異議、舉發案中,當事人主張之法條、事實、證據等有關爭議理由之記載若不夠明確時,將無法充分了解該爭議點之內容,且無法據以作出正確之審理結果。因此,為使其爭議內容明確,乃輔以闡明權之行使,就所聲明或陳述有不明瞭或不完足者,給予當事人補充或敘明意見之機會。

        據此,就不明瞭者為適當之闡明或就補充資料之闡明或除去不當之闡明,應屬合理程度之闡明。至於新舉證資料之闡明,則不得行使。

      以下舉例說明闡明權之行使時機:

      • 〔例1〕

          異議或舉發原提理由及證據已隱含主張系爭案有不合專利法第二十七條最先申請之情事,但未見明示或漏引該法條時,可行使闡明權,以確認當事人有主張前揭法條之意思。

          或者,異議或舉發理由主張系爭案有不合專利要件之情事,但未提及上述第二十七條最先申請之內涵,惟就原提證據而言,確實有違反該條情事時,可行使闡明權,以確認當事人有主張該法條情事之意思。

        〔例2〕

          異議或舉發理由及證據已敘明系爭案實質上有違反專利法第二十條、第九十八條或第一百零七條等各法條之第一項第二款有關擬制新穎性要件之情事,但未明示前揭法條款項者,可行使闡明權,以確認當事人確實有主張前揭法條款項之意思。

          倘若異議或舉發理由及證據僅主張系爭案違反上述法條中第二項之進步性要件,並未主張其有違同法條中第一項各款之新穎性要件,而經審查認為實質上應係新穎性情事而非進步性情事者,由於新穎性係進步性之基礎,故可行使闡明權,使主張之證據與法條適用不致產生矛盾。

          反之,倘若異議或舉發理由及證據僅主張系爭案違反新穎性要件,並未主張其有違同法條中第二項之進步性要件,而經審查認為並無違反新穎性情事,縱認可能違反進步性情形,基於對當事人未主張之事由,不應加以審理之故,亦不宜行使闡明權。

        〔例3〕

          當異議或舉發經審查認應異議、舉發不成立時,縱然當事人主張法條有誤,惟若確知行使闡明權也不會改變審查結果者,基於避免延宕審查,得不必行使闡明權,逕於審定書敘明。

        〔注意事項〕
          行使闡明權時,用語宜為請當事人申復「補充或敘明」相關條款或事由等。當事人申復後,必要時得發交對造補充答辯。
  • 四、異議、舉發審查及依職權審查階段當事人之行為

    〔發明、新型異議案〕
      依本法第四十四條規定(新型準用之),發明、新型專利異議案審查時,得依職權或依申請限期通知申請人或異議人到局面詢;為必要之實驗、補送模型或樣品,必要時得至現場或指定地點實施勘察(另見附註七);補充或修正說明書或圖式。

      上述之補充或修正,除不得變更申請案之實質外,並限於申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載者。

    〔附註七〕本條規定之「勘察」,於修正中之專利法將改稱「勘驗」。

    〔新式樣異議案〕
      依同法第一百十六條規定,新式樣專利異議案審查時,得依職權或依申請限期通知申請人或異議人到局面詢;補充或修正圖說;補送模型或樣品。補充或修正,以誤記事項為限。

      復依同法施行細則第四十九條第一項之規定,申請人補充或修正新式樣專利圖說,不得變更原申請案之實質。

      又新式樣異議案審理期間,基於證據調查之需要時,亦得至現場或指定地點實施勘察。

    〔舉發案〕
      依同法第七十三條規定(新型、新式樣準用之),舉發案處理時亦準用第四十四條規定。因此,發明、新型、新式樣專利舉發案審查時,得依職權或依申請限期通知專利權人或舉發人為上述相關法條規定之行為。(惟新式樣舉發案之補充修正(更正)應僅得依第一百十六條規定就誤記事項為補充修正(更正),而不及於第四十四條第四項規定誤記事項以外者。)

    〔依職權審查〕
      依職權審查時,得限期通知申請人或專利權人為前揭第四十四條(發明、新型)或第一百十六條(新式樣)規定之行為。

      又依同法第四十五條第二項之規定(新型、新式樣準用之),本局得依職權審查之結果,通知申請人(或專利權人)修正(或更正)其說明書及圖式或圖說。但其修正(或更正),發明、新型亦應符合第四十四條第四項之規定;新式樣則應符合第一百十六條第二項之規定。

      當事人逾期或不依通知辦理上述行為時,依同法施行細則第三十條、第四十九條第二項規定,該等案件得依據現有資料逕予審定。

    就上述法條規定審查時得為之各種行為,分別詳細說明如下:
  •  
    • (一)到局面詢

        無論是發明、新型或新式樣專利之異議案、舉發案或依職權審查案,審查時皆得依職權或依申請限期通知當事人到局面詢。

        詳細之面詢作業,參閱「經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點」。

      (二)為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘察

      目的
        專利爭議案件審查時,得依職權或依申請通知有關之當事人為必要之實驗、補送模型或樣品,或至現場或指定地點實施勘察等行為,以便就系爭案說明書或圖說所載相關之創作目的、技術構成或外觀式樣、作用功效等能再次詳細檢視,或供有關之當事人補充說明或輔助證明該案在說明書、圖說之記載上是否完備或在產業上利用性、新穎性、進步性等專利基本要件上有無缺失者。

        因此,可由該系爭案之申請人或專利權人提出申請辦理,或由審查人員審慎考量認有需要時依職權通知辦理,或是異議人或舉發人認有需要藉實驗、模型或樣品甚至實施勘察等以反證該案不具專利要件者,亦可提出申請。

      進行實驗或實施勘察之事例
        有無實施勘察必要,需先考量待履勘物與舉證證據間之關連性,若不具有關連性,即無需進行履勘。

      以下為進行實驗或實施勘察之若干事例:
    •  
      • (1) 審查時,經考慮實驗器材、模型、樣品、證據實物等搬運之難易、場所之適當性及其他客觀條件等,認為至現場或其他指定地點(如本局各地資料服務處)進行實驗或實施勘察較適宜者。

        (2) 異議案、舉發案所提實驗數據證據,無法確認其與系爭案之間功效上之差異程度,有再勘察相關實驗之必要者。

        (3) 異議案、舉發案所提照片、圖式等證據,雖無法確認其與系爭案相同與否,但有其他關連證據佐證其所揭示之物品曾經公開在先,有履勘其所揭示物品之必要者。

        (4) 異議案、舉發案之實物證據,因故無法送至本局,且有其他關連證據(例如有銷售日期在先之發票)佐證該證物曾經公開在先,經審查認有現場勘察需要者。但若當事人未申請現場勘察,而審查時認有需要對現有證據實物調查實質技術內容時,仍得依職權為之。
    • 實驗、勘察之通知及參與人員
      • (1)通知為實驗或實施勘察,宜詳列所需實驗內容、環境及儀器等,必要時並列明實驗步驟,事先告知應負舉證責任之當事人或其代理人準備。

        (2)異議案、舉發案認有實驗或實施勘察必要者,應先通知兩造當事人參加,並告知任何一造當事人不參加且實驗或履勘無困難者,仍得進行之。

        (3)異議案、舉發案實施勘察者,應由承審審查人員為之。
    • 實驗、勘察有關之注意事項
      • (1)實驗或實施勘察時,應予雙方當事人說明之機會。

        (2)勘察機器實物時,對該實物與其他書證所載者是否屬同一型機器之證據能力或證據力等,當事人雙方有無質疑,均應載明於勘察紀錄中,並於作成審定時予以敘明或予以釐清。

        (3)對於現場勘察之機器證物,若相對人舉證主張該機器販售後至履勘前曾經變更相關零組件或構造,與原出廠規格不符,並非原始販售之機器時,更需審慎調查比對其可否為審查認定之基礎。
    • (三)說明書、圖式或圖說之補充修正、更正

        關於補充修正、更正於實質審查時,發明、新型必須符合本法第四十四條第四項、第六十七條第一項之規定,新式樣須符合第一百十六條第二項、第一百二十條第一項及本法施行細則第四十九條第一項之規定。符合規定者,應以該最新版本為對象繼續審查異議、舉發或依職權審查所爭執之部分;倘不符規定者,仍應以之前所公告版本為對象繼續審查之。

      補充修正、更正之限制
        有關說明書、圖式或圖說之補充修正、更正,皆不得變更實質。且由於此等案件業經審定公告,故發明、新型專利並需有「申請專利範圍過廣」、「誤記之事項」或「不明瞭之記載」等情事之一者始得為之;而新式樣專利則限於有「誤記事項」者始得為之。

        補充修正、更正之審查基準規定,詳閱本基準各篇第四章。以下先予披露專利案審定公告後之相關部分內容。

      • (1)不得變更實質

          專利案審定公告後,若補充修正、更正發明、新型之說明書(包含:發明或新型說明、申請專利範圍)或圖式,或補充修正、更正新式樣圖說之誤記事項時,基本上,不得超出原審定公告時說明書、圖式所載之技術特徵內容或圖說所載之實質創作內容。因而,若經審查認定有所超出時,均可謂已變更實質。此際,即可逕行認定其補充修正、更正並不適法,原則上無庸再進一步論究其有無縮減申請專利範圍等。

          有無超出原審定公告之內容,除了原內容所明示者外,尚包括基於熟習該項技術者所能直接推導者。

        • 〔例1〕

            在組合物的發明案,如果就補充修正、更正前該發明說明未記載的組合物本身或組合物的用途加以補充修正、更正,或是就補充修正、更正前該發明說明所無法涵蓋的申請專利範圍之技術事項加以補充修正、更正,就可以判斷為實質變更。

          〔例2〕

            在機械類的發明、新型案,當修正、更正說明書時,若刪除足以產生功能上缺失之零件,以致超出審定公告本所記載者,該說明書即已變更實質。

          〔例3〕

            說明書經補充修正、更正後,專利之特徵明顯改變,以致與原發明或新型創作之目的、技術手段或功效顯有不同時,即為實質變更。

          〔例4〕

            對照補充修正、更正前後之發明或新型說明,實質技術手段不變,僅為目的、功效說明部分在文字敘述上之修飾,並可使申請標的之創作特徵更臻明確時,並無實質變更。

          〔注意事項〕
            異議案、舉發案等審理過程,若專利申請人、專利權人因應審查指示或行政救濟結果之指示而提出說明書(包含:發明或新型說明、申請專利範圍)或圖說之修正、更正本時,不論其內容是否完全符合該指示之意旨,審查程序上應先審查並且明白表示該項修正、更正是否變更實質。專利申請人、專利權人自行提出修正、更正者,亦然。
      • (2)申請專利範圍過廣

          申請專利範圍過廣情事,通常係因原核准公告專利範圍之新穎性、進步性受到質疑,被異議人、被舉發人乃藉修正、更正縮減該範圍,以期系爭專利案經縮減後可有效存在。

          申請專利範圍過廣,得藉修正、更正以縮減其範圍之態樣,例如:刪除某一獨立項或某些請求項,以去除與引證資料相同技術特徵之實施例;或將獨立項與附屬項合併,形成一新的獨立項;或在未超出原請求項所載之技術範疇前提下,將該請求項原來之某一或某些部分技術進一步引述其發明或新型說明亦有記載之細節部分而形成細部限縮,或將該請求項原來為上位概念之技術限縮為發明或新型說明亦有記載之下位概念技術等等。

          就申請專利範圍中有關數值限定所為之限縮修正、更正,若已涉及選擇發明時,則非屬可修正、更正者。

        • 〔例1〕

            原申請專利範圍分別包含裝置與方法兩請求標的之二項獨立項,若方法部分經審查認定與引證資料技術相同,因而刪除該部分之請求項者,即屬範圍縮減。

            此際,倘原專利名稱包含二個標的者,應一併修改專利名稱,俾與專利內容相符。

          〔例2〕

            原申請專利範圍為一組包含獨立項與附屬項之多項請求項,若其獨立項有申請專利範圍過廣之情事,因而將原來的獨立項與其中之一或二附屬項合併,使獨立項增加限制條件者,即屬範圍縮減。

          〔例3〕

            原發明申請專利範圍某一獨立項之請求標的、技術內容、特點為一具有W形狀汽缸裝置之內燃機,於修正時,將其汽缸裝置技術部分引述原發明說明也有記載之關於該汽缸裝置之細部技術內容、特點「其中之活塞為具有三角形斷面者」加以限定之。由於內燃機必然包括有活塞之構造,故此舉實質上已較原請求項之技術內容、特點進一步增加「其中之活塞為具有三角形斷面者」之限制條件,且未超出原請求項所請求之內燃機標的、技術內容,即屬範圍縮減。

          〔例4〕

            原發明申請專利範圍某一獨立項所記載之必要技術內容、特點包含有五部分,若刪除其中一部分,將使其限制條件減少為四者,屬範圍之擴張,並非範圍縮減。

          〔注意事項〕
            若原審定公告之申請專利範圍過廣,經修正、更正,其範圍已符合上述縮減範圍之規定後,即需進一步審慎論究新穎性、進步性等專利要件。

            關於申請專利範圍之記載形式,國際上固有將習知部分或舊有成分於前言中敘述,然後於請求主體中敘述新的或改良的特徵部分之所謂「吉普森式請求項」(Jepson Type Claim)者,惟於異議案、舉發案或依職權審查案,審查時若發現原申請專利範圍確實有範圍過廣之情事而需要提出修正、更正以縮減其範圍,本無強制規定其改為吉普森式請求項之需要,蓋因原申請專利範圍即使未以吉普森式請求項特別指出其特徵所在,而原先審查時必已確認其具有特徵,始核准其專利者。更何況,即使改為吉普森式請求項,若未較原範圍增加實質限制條件時,也難稱有所縮減範圍。惟若申請人或專利權人已主動將其改為吉普森式請求項,自無不可。
      • (3)誤記之事項

          按專利說明書、圖式或圖說之內容係為供正確解釋各該專利之申請專利範圍者,如公告之後,發現其內容確實明顯有誤記之事項時,在未變更實質前提下,自可修正、更正,俾使該專利範圍之解釋明確。

          所謂誤記之事項,係指說明書、圖式或圖說之記載有明顯字句等錯誤之情形。如說明書中之技術用語、量測單位、數據數量、科學名詞、翻譯名詞等有部分前後記載不一致或與原文意義不符,或說明書內容與圖式內容彼此有部分不能契合等;或新式樣專利圖說中之創作說明與圖面內容有部分不能契合之處,而熟習該項技術者可認知係屬明顯錯誤記載者。若修正、更正致影響申請專利範圍之技術內容,或超出原權利保護之範圍者,則不得藉誤記事由為修正、更正。

        • 〔例1〕

            原說明書就甲構成元件之標號記載為100,惟圖式上該甲元件卻標示為200,其既為同一元件卻標號不同,二者之一顯然有誤記,其修正一致不致變更實質或超出原權利保護之範圍。

          〔例2〕

            原說明書記載某段技術內容係配合圖一,惟該內容實質上並未見於圖一,亦未見於其他圖式,亦即原來的說明書與圖式內容確實彼此不能配合甚或完全無關,以致解釋權利範圍時,仍然有瑕疵不明之處,此種情事則非屬誤記之事項。

            惟如上所述該段技術內容實質上雖未見於說明書所稱之圖一,但另見於其他圖式,例如圖三時,則說明書所稱配合圖一乙節顯屬誤記事項,其修正一致尚不致於變更實質或超出原權利保護之範圍。

          〔例3〕

            原文說明書於說明欄及申請專利範圍均記載某構成材料為Polyvinyl chloride(聚氯乙烯之原文,俗稱PVC),惟中文說明書在說明欄某些段落相對部分卻誤記為「聚乙烯」,基於原文之真正意思加以判斷,顯然中文說明書之翻譯或繕寫有所誤漏,其修正一致尚不致於變更實質或超出原權利保護之範圍。
      • (4)不明瞭之記載

          專利說明書、圖式有不明瞭之記載情事時,可補充修正、更正之理由與因誤記之事項而修正、更正之理由相同。

          所謂不明瞭之記載,係就說明書或圖式所記載之技術內容,在無違本法第二十二條第三項相關記載規定之前提下,熟習該項技術者認其所記載者有所欠缺,以致需要略加補充修正、更正,且此補充修正、更正對於原申請專利範圍所記載之技術範疇不會造成超出原權利保護範圍之解釋者。

          就申請專利範圍請求項之記載形式加以修正、更正,而實質上並未變更該範圍者,例如,將一般組合式請求項改為吉普森式請求項,亦屬之。
    • 更正、補充修正之公告及效力
        說明書、圖式或圖說於舉發答辯時申請更正且經核准者,分別依本法第六十七條第二、三項及第一百二十條第二項有關更正公告之規定,於核准其更正後,應將其事由刊載專利公報。其中,更正申請專利範圍者,並應將更正後之全部請求項內容一併刊載公告之。上述經更正公告者,均溯自該系爭案之申請日生效。

        至於審查異議案或依職權審查時,說明書、圖式或圖說同時併案申請補充修正且經核准者,亦比照前述有關更正公告之規定辦理之,且亦溯自該系爭案之申請日生效。

      更正與前後舉發案之審理關係
        針對同一系爭專利先後提起多件舉發案而無一事不再理情事者,審理時係就各案分別為之,並不合併審理。而專利權人於舉發答辯時,常有一併更正說明書、圖式或更正圖說誤記事項之舉,尤其更正申請專利範圍部分,以期確保專利權之維持。因其提起更正之時機有別,乃與前後舉發案之間形成一特殊之審理關係。茲以前後二件專利舉發案之相關更正為例,說明如下:

      • (1) 在前舉發案審理中,專利權人對其說明書提出更正,經審查准予更正並公告,後舉發案於審定之前已知更正之情事者,應以更正本為審查對象。

        (2) 在前舉發案審理中,專利權人並無申請更正,而於後舉發案始提出更正,此際,若前舉發案尚未審定,則後舉發案除審理其更正事項,應告知前舉發案審查人員注意此一更正情事,俾利該案配合更正結果審理之。

        (3) 在前舉發案審理中,專利權人並無申請更正,而於後舉發案始提出更正,若前舉發案之審定結果為舉發不成立,則後舉發案可一併審理其更正事項;若前舉發案之審定結果為舉發成立,而後舉發案所提出之更正會造成權利範圍之縮減時,則後舉發案並同其更正部分可暫緩審理,俟前舉發案審查確定後再予續審。之後,若前舉發案為舉發成立確定者,則後舉發案已無可更正之標的;若前舉發案為舉發不成立確定者,則後舉發案可一併審理其更正事項。
  • 五、證據法則及證據之調查採證

      依本法第四十一條及第七十二條之規定,異議人、舉發人提起異議、舉發,本應備具理由及證據,若未充分備具理由及證據,異議、舉發自無從據以成立。因而異議案、舉發案審查時,除了公知之事實、法律上推定之事實及合理自認之事實外,原則上應依證據為之,不能出於推測臆斷。當事人主張事實,須負舉證責任,其所提出之證據,若經調查認不足為其主張事實之證明時,自不能認定其主張事實為真實。此外,關於事實與證據之調查及判斷,也必須符合自由心證、經驗法則、論理法則等證據法則。而依行政程序法第四十三條之規定,行政機關為處分或其他行政行為時,應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果,依論理及經驗法則判斷事實之真偽,並將其決定及理由告知當事人。

      因此,專利異議案、舉發案審理時,應參酌當事人所舉證據,審慎依循相關證據法則為之,分析所舉證據之類別屬性以及調查其間之關連性,正確判斷其證據能力與證據力。

      又異議人、舉發人補提理由及證據,應自異議、舉發之日起一個月內為之。故當事人提起異議、舉發之日起一個月之後,若有補充證據時,應先行研判其究屬新證據或補強證據,確認為補強證據者,始可供一併採證。

      根據上述之調查分析結果,綜合判斷該等證據是否具有足夠之證明力以證明待證之事實。
    • (一) 證據法則

        證據法則係判斷證據取捨與否之基本概念,內容含蓋證據排除法則及證據價值判斷。前者主要係指證據能力之認定,凡無證據能力、顯與事理有違、或與認定事實不符之證據,均屬應予排除者。倘具證據能力,始能進而依自由心證、論理法則及經驗法則判斷該等證據與待證事實之價值。

      自由心證
        關於當事人所提證據之證明力為何,審查時係依心證裁量判斷之。所謂心證係依據證據調查之結果,斟酌各種情況,為求取真實,本於論理及經驗法則判斷證明力之有無及強弱而獲得者。

        對於無證據能力,未經依職權合法調查,顯與事理有違,或與認定事實不符之證據,審查時不得引為判斷證明力之依據。

      論理法則
        所謂論理法則指以理論認識之方法,亦即邏輯分析方法。審查判斷事實之真偽時,不得違反邏輯上推論或推理之論理法則。

      經驗法則
        本於吾人之生活經驗,而為判斷證據證明力的基礎,且非事理所無,並在客觀上應認為確實之定則稱為「經驗法則」。換言之,亦即就個別的經驗歸納所得之因果關係、事物之性質等之知識與法則之謂。且其可以有必然的、蓋然的(或然的)、可能的經驗法則等不同確實性程度之差別。

        審查判斷事實之真偽,不得違反經驗法則,亦即不得違背日常閱歷所得而為一般人所知悉之通常事理或普通法則,或各種專門職業、科學上或技術上之客觀定則或特殊法則。

      (二) 證據之調查採證

        針對異議、舉發各項證據,審查判斷其是否可採信時,應先判斷其是否具有證據能力,再進而判斷其有無證據力。若證據經調查並無證據能力者,即無庸論究其證據力為何。

      證據能力與證據力之判斷
        所謂證據能力,係指證據具證據適格之能力,而得作證據之使用,即證據資料形式上是否有資格作為引證之證據之謂。

        所謂證據力,係當證據若具有證據能力時,再進而論究該證據是否足以認定當事人主張之事由,此即為證據力之判斷,亦即判斷該證據實質上可否採信。

        專利之異議、舉發案件,常以各種文書作為舉證證據,文書必其為真正,且對待證事實有證明之價值,始有證據力可言。

        有關新穎性、進步性專利要件之爭執,舉證證據無論為國內或國外專利案或其他技術文獻資料,必須其公開日早於系爭專利案之申請日(系爭專利案有主張優先權者,則以優先權日為準,以下同)。倘該引證專利案之申請日較系爭專利案之申請日為早,但公開日較系爭專利案之申請日為晚,則無庸就實質技術內容進一步加以比對。惟有關本法第二十條第一項第二款、第九十八條第一項第二款及第一百零七條第一項第二款等擬制新穎性之爭執,則只要其所引證本國核准專利案之申請日或優先權日較系爭專利案之申請日為早,即需就引證案說明書所載之技術內容與系爭專利案加以比對。

        有關本法第二十七條誰最先申請之爭執,則只要其所舉證本國專利案之申請日或優先權日較系爭專利案之申請日為早,縱使其未經核准公告,仍應加以審究技術內容。

        引證證據為刊物、書籍、型錄等書面資料者,必須證明其公開或印製發行日期較系爭專利案之申請日為早。公開發行時間僅標示年份,若無其他關連之佐證者,推定於該年最後一日公開;僅有年、月之標示,若無其他關連之佐證者,推定於該年月最後一日公開;僅有跨年之標示,若無其他關連之佐證者,推定於該頭一年最後一日公開;僅有跨季或跨月之標示者,亦比照推定之。

        當引證之某甲刊物表面上未揭露確切之發行日期,而若有相關連之某乙刊物曾預告甲刊物發行日期時,仍宜先探究查證其確切之發行日期。因此,審查時對於刊物之發行日期不確切者,可通知當事人提供補充佐證資料,以善盡查證之責。

        型錄若屬單張者,即使表面上具有公開或印製日期,且有結構技術內容,仍應謹慎採證,必要時得請當事人補充其他佐證資料,以避免係臨訟印製或事後加印日期者。

        引證證據為照片、錄影帶,雖有揭露相關內容,若無拍攝之日期,亦無其他關連之佐證證明公開在先者,無法據為採證依據。

        異議、舉發僅舉單一刊物證據,且僅見刊載有關物品之外觀照片或圖片,即使公開日期較早,但無法窺知其內部構造者,仍不能作為證明與系爭案物品內部構造相同之依據。

        而當有多數證據之情形,判斷其證據力時,應就證據整體與待證事實有無關連審查之。例如,當提出發票、刊物、照片、型錄及其他實物等證據,其雖有開立、發行、拍攝、印製或製造日期等,然與待證事實並無關連者,仍無證據力。又證據之審查應整體調查綜合論究之,不得僅就各別證據分別論述其證據能力或證據力。

        實務上,一般型錄或刊物常僅見刊載某種產品之外型或簡單說明,對新式樣而言,如果可供比對,尚具有證據力;惟對發明、新型而言,若未揭露具體之方法、構造或裝置等時,因無法與系爭專利案進行技術上之比對,即難以採證。此際,倘若能佐以產品說明書、實物等,以補其證據力之不足。

        又如私人證明書、實物照片、公司內部設計圖、錄影帶等證據,須有其他統一發票、進出口報單、輸出許可證等具有公開日期之資料佐證,且其間必須具有一定之關連性,始能供據以採證。

      • 〔例1〕

          證據一之發票有交易標的物之型號,且開立日期早於系爭案申請日,另有具詳細內部構造之型錄證據二,該型錄雖無印製日期,但足可認定為真實之原本者。若型錄中所揭露之產品型號,確實與發票所載者完全相同,依經驗法則,可合理推定該兩證據之間具有相關連之關係。

        〔例2〕

          引證一之型錄載有產品代號為XX-123之外觀圖形,但未揭示印製日期;引證二之產品型錄價目表則載有印製日期及引據產品代號,但無產品外觀圖形。經由兩項證據資料均載有引據產品代號之關連,可合理推定該產品代號之圖形載於引證一,而見諸刊物之日期載於引證二。

          又上述引證一、二雖有關連,惟倘未揭露實質構造內容,不能為技術上之比對時,其證據力仍不足。

        〔例3〕

          引證一為異議人公司之樣品,其包裝盒側面壓印有製造日期及國際條碼;引證二為該公司產品型錄,其上亦有相同之國際條碼,且型錄背面上亦揭示有「本產品自八十一年十月上市以來」及「根據SRT(1995年2至3月)市場調查,……」等語。雖引證一之包裝盒外觀與引證二型錄中圖片略微有差異,然兩者證據所揭露之國際條碼(共十三碼)既屬相同,而依商品條碼設定原則觀之,其中前三碼係國家代號;次四碼係廠商代號;續次五碼係商品代號;末尾碼係檢核碼。因之,對於條碼所示之商品,似無不能認定之情事,且由引證一樣品包裝盒側面所壓印之製造日期及引證二型錄背面所載語句,顯均較系爭案申請日期為早。據此,兩者證據堪稱已具關連性。

          當事人所舉證之書證若為出自相對人所有或參與者,倘相對人未針對該證據答辯(可認為默認)或對該證據之真正不爭執而逕為實體之答辯時,除另有充分之理由得不予採認外,一般情形依經驗法則,該證據之真正非不可採。例如,證據為當事人與相對人雙方所簽之契約書,若相對人對其契約書之真正未有爭執時,不待其他佐證即可逕認其為真正而予採認。

          當證據經確認具有證據能力進而審酌其證據力時,宜同時考量各種證據本身之證明效力或程度有別。一般而言,書證當中之公文書、專利公報及刊物等之證據力較強,且常具有直接證據之效力,而私文書及商業文件之證據力較弱。證據若由當事人自己作成者或與當事人有利害關係之人所切結證明者,可信度較低,有時甚至可不予採信。

        書證之查證
        • (1)原本與影本

            依本法施行細則第二十八條第三項規定,異議或舉發證據為書證者(例如刊物、發票、合約、進出口文件等),應檢附原本,檢附之原本得經專利專責機關驗證無訛後發還。本項規定之真意僅在確認書證之真偽,故若有正當理由時應可以影本代之。諸如:經公證與原本無異者;自不特定多數人士均可借閱之場所,例如由圖書館印得並經其蓋章證明者;輸出許可證、進出口報單影本等等。

            當事人確實無法提出書證原本,僅能提出其影本者,若在合理範圍內查證屬實,則該書證影本亦可採。所謂合理範圍的查證,例如,原本為本局既有的圖書資料、專利公報、微縮影片、光碟片等,自可逕行查證;或原本已知存於他機關時,可以電話查證,必要時可至現場查證等。若以電話查證者,須製作電話訪談紀錄存卷備查,必要時亦可函請被訪談人進一步提供相關資料存卷備查。

            又,當事人所提出之專利公報、說明書、圖式、圖說等書證,若係從各官方專利機構之網站下載者,審查時自可逕行上網為實質內容之查證比對,必要時可進一步查閱其相關正式版本資料確認之。

            當事人所提書證非為原本者,其內容雖為相對人於答辯書所已承認或默認或不爭之部分,審查時如仍有疑義,需進一步審酌或查詢。例如,當事人所提之書證為相對人所開立之統一發票影本,審查時若有疑問,可請當事人補送原本,或查詢相對人,或函詢稅務機關查明統一發票真偽,不宜逕以未提供原本為由不予採證。

          (2)外文本與中譯本

            雖然本法施行細則第十四條規定有關專利申請,所應備具之文件,概需用國文,惟書證原為外文者,並非沒有中譯本即不能審查,例如,當書證上已清楚顯示足堪比對之圖式時,即使沒有中文也可審查。因此,證據未附中譯本者,於進行實質審查時,應判斷是否需要中譯本,且只需通知就與待證事實相關之合理範圍部分加以節譯即可。又中譯本並非證據本身,故即使其翻譯與原文不符,仍應針對原文證據審究之。

          (3)公文書與私文書

            書證如為公文書,其認證之繕本或節本依民事訴訟法第三百五十二條之規定,其效力與原本相同。

            關於公文書固然已可推定具有形式證據力,惟其實質證據力仍需經調查判斷。

            例如,以著作權為爭議案之證據者,由於八十七年一月二十二日以前仍有著作權登記,其著作權執照或著作權登記簿謄本內容所記載之「著作完成日期」及「最初發行日期」均係依著作財產權人自行申報,若要以該等日期主張公開在先之事實,仍應另行引據佐證之。事實上,於該謄本中,也已加註「本項登記悉依申請人之申報,如有權利爭執,應自負舉證責任」,而異議、舉發等爭議案即屬一種權利之爭執,故仍宜由當事人提出相關佐證後始能確認其所主張「著作完成日期」及「最初發行日期」之證據力。

            又此種以登記之著作權為證據之爭議案,由於該著作權係向主管機關登記有案,任何人均得申請查閱,故登記之日期可視為公開之日期。惟若舉證之當事人本身並非該著作權人時,其僅能向主管機關申請查閱而不能影印其內容,因此,審查時,對其所舉證著作權之實質註冊內容若未能完全明白,仍有需要瞭解查明,以確定其證據力者,宜主動調閱相關檔案查明,善盡合理調查證據能事。

            至於美國出版之刊物,於其末頁或封底常見註明c年份,例如,美國某刊物有註明c1996,參照美國之著作權法第四○一條(b)項標記格式之規定,係代表於1996年公開之標示,可證明其係1996年出版者。

            此外,標準檢驗局開立之出廠檢驗合格證書係該主管機關就廠商出廠產品檢驗合格數量發給之黏貼標幟,其發給之日期,亦可認為屬產品公開之日期。

            而公文書以外之私文書亦為證據之一種,其涵蓋之內容既多且雜,諸如工商企業所提與其業務相關之文件、設計圖等等,不一而足。雖相對人對之經常有所爭執,惟私文書苟為真正,並與待證事實有關連者,難謂不得據為認定事實之證據,不得概以私文書為無證據力。詳言之,除非該等私文書屬非真正者外,如已經審查認定其為真正,且彼此之間具有關連性,足供互為佐證,而可採信其能證明待證事實時,即為有證據力;如其雖為真正,但不具足供互為佐證之關連性時,即不足以採信其能證明待證事實,而難認具證據力。

            此外,對於當事人所提之實驗書面報告,審查時亦應就其形式及內容,公允判斷其可信程度。
      • 新證據與補強證據之判斷
          當事人自提起異議、舉發之日起,於一個月期間可補提證據。依所補提證據之性質可分為補強證據與新證據。所謂補強證據係當事人補提基於同一基礎事實之關連性證據,除此之外之補提證據即屬新證據。

          異議人或舉發人補提證據若屬新證據者,必須自異議或舉發之日起一個月內之法定期間內提出,否則會造成延宕審查之不良後果。而若該證據屬補強證據者,其目的係合理加強異議或舉發階段所提原始證據之證據力,則不受前開法定期間之限制,於審定前提出補強證據者,仍應加以審酌。

          因此,當事人提起異議、舉發之後,逾法定一個月期限補提證據者,審查時需先確認其究屬新證據或補強證據。若屬新證據,不得予以審究。

        關於補強證據如何判定,舉例說明如下:

        • 〔例1〕

            當事人補提一錄影帶用以進一步顯示某原始證物之詳細形狀、構造或裝置,若認其與原始證物具有同一事實基礎者,則得稱為補強證據。

          〔例2〕

            當事人補提證據為七十四年九月初版之「衛星電視廣播技術」一書,乃係原舉發證據同書七十七年七月四版之較早版本,而此二版本關於碳粉公開技術(第102頁)及補償型天線組合圖形(第109至111頁)部分均屬相同,即屬補強證據。
      • 其他證據調查注意事項
        • (1) 審理發明、新型爭議案時,對於實物證據之內部結構應詳予審視,必要時亦得通知當事人當場親自拆解。

          (2) 對於實物證據,當事人若主張其係向某關係人購買者,應提出有關發票、送貨單等佐證文件供查,審查上必要時,亦可向該關係人查證。

          (3) 為查證實物之結構內容所為之勘察,應先確定該實物即與當事人所述者相同,審理時,若未能舉證證明該實物零件有被加工或更換之事實,即不能僅以有此可能而否定勘察結果,以致違反採證原則。

第四節 異議、舉發、依職權審查之審定及審查確定

 

  •  一、異議、舉發、依職權審查之審定

      異議案、舉發案經完成相關之審查程序之後,應作成審定書,分別送達相關之當事人。

      異議理由成立者,應做出「異議成立,應不予專利」的審定;舉發理由成立者,應做出「舉發成立,應撤銷其專利權」的審定。異議、舉發理由不成立者,應當分別做出「異議不成立」、「舉發不成立」的審定。

      異議案、舉發案經審查之後,若認為僅有部分請求項應異議、舉發成立時,應先依職權通知被異議人、被舉發人修正、更正其說明書、圖式或圖說。若所申復答辯之說明合理,或發明、新型專利之修正、更正分別合於本法第四十四條第四項、第六十七條第一項之規定,或新式樣專利之修正、更正分別合於第一百十六條第二項、第一百二十條第一項之規定者,即應審定「異議不成立」、「舉發不成立」;未申復或申復無理由或修正、更正仍不合上述規定者,即應全部審定「異議成立,應不予專利,本局○年○月○日○○○○號審定書應予撤銷」、「舉發成立,發明(新型、新式樣)第○○○○號專利權應予撤銷」。

      依職權審查案審查時,若申請人或專利權人已申復修正、更正其說明書、圖式或圖說且合於相關規定者,即續辦其修正、更正部分之相關公告、換證等作業;若其申復答辯之說明合理可採者,則去函復知並辦理結案;若其未申復答辯或答辯無理由或修正、更正仍不合上述規定者,即應做出「本案應不予專利,本局○年○月○日○○○○號審定書應予撤銷」或「發明(新型、新式樣)第○○○○號專利權應予撤銷」之處分,並送達申請人或專利權人。

    上述案件審定時,其他相關應注意之事項一併說明如下:

      就同一系爭專利案,經不同當事人先後以相同引證案提起數件異議或舉發案件,其審定結果應力求前後一致。

      審定異議不成立或舉發不成立時,應注意就所有之舉證證據均已逐一論究,避免有漏未審查之情事。

      專利法第三十四條(新型、新式樣準用之)規定發明為非專利申請權人所申請,經依異議不予專利時,專利申請權人於異議確定之日起六十日內申請者,以非專利申請權人申請之日為專利申請權人申請之日。因此,具有上述條件之異議人提起異議之後,若被異議人拋棄其暫准專利權者,該異議案仍應續行審理、審定,俾該異議人有適用上述法條規定之機會,並符合以非專利申請權人爭議之精神及衡平原則。舉發階段另依專利法第三十五條(新型、新式樣準用之)規定之意旨,亦比照辦理。

      當事人主張系爭案不具新穎性、進步性等專利要件者,審查時固需審及其所有主張,惟專利要件之審查必須符合新穎性之後,始能判斷其有無進步性,故爭議案件之當事人雖同時主張系爭案不具新穎性且不具進步性,若判定其已不具新穎性時,即無庸再予論究其進步性,逕於審定書敘明。

      舉發案審查中,若有專利權期滿或未續繳專利年費等情事之一,以致專利權當然消滅者,本應為舉發駁回之審定。惟若當事人有主張專利侵權涉訟尚未確定者,則應通知舉發人釋明其有無本法第七十二條第三項(新型、新式樣準用之)可回復之法律上利益情事,經確認有該情事時,仍應進行實質審查。(修正前)

      舉發案提起後,於審查中,系爭專利雖因專利權期滿或未繳納專利>年費等情事,以致專利權當然消滅,其舉發案仍應續行審查、審定。>至利害關係人於專利權期滿或當然消滅後,始提起舉發者,依專利法>第七十二條第三項(新型、新式樣準用之)規定,以對於專利權之撤>銷有可回復之法律上利益者為限。(修正後)>
     
      舉發案審查中,因他舉發案審定舉發成立專利權撤銷確定時,此際,舉發對象(標的)已不復存在,亦應為舉發駁回之審定。

    二、原審定被撤銷後之重為審定

      異議案、舉發案及依職權撤銷案經提起行政救濟後,被撤銷處分而需重為審定時,應依系爭案核准審定時所依據之專利法為斷。

      重為審定時,基本上應依訴願法及行政訴訟法之意旨為之。對於原處分當時未提出,而於行政救濟過程中始由當事人提出之理由、證據,若經行政救濟機關認定補提之證據屬補強證據並加以認定者,則應受拘束;若行政救濟機關並未加以認定者,重為審定時,應注意其是否基於同一基礎事實之關連性補強證據。倘認當事人所補提之證據為補強證據者,程序上應踐行將該補強證據送請被異議人、被舉發人限期補提答辯書之程序後,再行併案審理及重為審定。

    三、 審查確定及依職權撤銷確定之效果

      異議、舉發經審定成立或不成立確定後、依職權審查確定後、依職權撤銷確定後,分別可得如下之效果。

    • (一)異議成立審查確定之效果

        異議經審定成立後,依專利法第四十七條第三款之規定(新型、新式樣準用之),若被異議人未依法提起行政救濟;或經提起行政救濟經駁回確定者,即為審查確定。

        又依同法第五十條第四項(發明)、第一百條第四項(新型)及第一百零九條第四項(新式樣)之規定,異議成立應不予專利審查確定者,該專利案所暫准發生專利權之效力,視為自始不存在。

        另依同法第三十四條之規定(新型、新式樣準用之),專利為非專利申請權人所申請,經依異議不予專利時,專利申請權人於異議確定之日起六十日內申請者,以非專利申請權人申請之日為專利申請權人申請之日。

      (二)異議不成立審查確定之效果

        異議案經審定不成立後,異議人若未依法提起行政救濟;或經提起行政救濟經駁回確定者,亦為審查確定。此際,依上述同法條第二、三項之規定,該等專利案溯自原公告之日起,分別給予發明、新型、新式樣專利權並發證書,且其專利權期限自申請日起算分別為二十年、十二年、十年屆滿。

        又依同法第七十二條第二項(新型、新式樣準用之)規定,異議案經審查不成立確定者,任何人不得以同一事實及同一證據再為舉發。

      (三)舉發成立撤銷確定之效果

        專利權經舉發成立,應予撤銷後,依本法第七十四條第一、二項規定(新型、新式樣準用之),若被舉發人(專利權人)未依法提起行政救濟;或經提起行政救濟經駁回確定者,即為撤銷確定。專利權經撤銷確定者,專利權之效力,視為自始即不存在。

        另依同法第七十五條規定(新型準用之),專利權撤銷,其追加專利未撤銷者,視為獨立之專利權,另給證書,至原有專利權期滿時為止。其所謂專利權「撤銷」,實質上亦指「撤銷確定」而言。

        又依同法施行細則第四十一條第三項後段規定,原新式樣專利權撤銷者,聯合新式樣專利權應一併撤銷。其所謂原新式樣專利權「撤銷」,實質上亦指「撤銷確定」而言。

        此外,依同法第三十五條規定(新型、新式樣準用之),專利為非專利申請權人請准專利,經專利申請權人於該專利案審查確定後二年內申請舉發,並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者,以非專利申請權人申請之日為專利申請權人申請之日。

        惟同法第五十七條第一項第五款另規定(新型準用之),非專利申請權人所得專利權,其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備,嗣後該專利權被撤銷,並由真正專利權人依第三十五條規定取得專利權者,其專利權對該被授權人並無溯及之效力。

      (四)舉發不成立審查確定之效果

        舉發案經審定不成立後,舉發人若未依法提起行政救濟;或經提起行政救濟經駁回確定者,亦為審查確定。此際,該案專利權應予維持,仍然自始有效。

        又依同法第七十二條第二項(新型、新式樣準用之)規定,舉發案經審查不成立確定者,任何人也不得以同一事實及同一證據再為舉發。

      (五)依職權審查確定或依職權撤銷確定之效果

        專利案經依職權審查之結果,仍應准予專利或維持其專利權時,即為依職權審查確定。此際,其效果分別同上述(二)異議不成立審查確定之效果、(四)舉發不成立審查確定之效果。

        專利案經依職權審定應不予專利或專利權應予撤銷時,若申請人未提起行政救濟,或經提起行政救濟經駁回確定者,亦為依職權審查確定或依職權撤銷確定。此際,原暫准發生專利權之效力或已給予之專利權,如同上述(一)異議成立審查確定之效果、(三)舉發成立撤銷確定之效果,視為自始即不存在。

        以上之審查確定、撤銷確定或依職權撤銷確定者,即使當事人提起再審之訴,亦不影響原行政訴訟確定判決之效力。

      (六)異議、舉發、撤銷確定與專利侵害訴訟之關係

        依本法第九十四條規定(新型、新式樣準用之),關於發明、新型、新式樣專利權之民事或刑事訴訟,在異議案、舉發案、撤銷案確定前,得停止偵察或審判。因而若有專利侵害訴訟案同時進行時,上述有關之爭議案應優先審慎審查之,以期早日確定,俾利訴訟案之繼續進行。

 

  • 發布日期 : 101-02-06
  • 發布單位 : 專利三組
  • 更新日期 : 102-03-25
  • 瀏覽人次 : 85
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