案例五
有關第104143468號「免疫調節」發明專利申請案申請回復原狀事件（智慧財產法院105年度行專訴字第94號；裁判日：106.8.30）
爭議標的：申請回復原狀事由之認定。
相關法條：專利法第17條第2項、第27條第1項至第4項、專利法施行細則第12條規定。

【判決摘要】

原告遲誤系爭專利菌株國內寄存證明之法定期間，依法應視為未寄存，原告申請系爭專利，既知必須國內寄存，當對國內寄存機構之上開相關資訊有所瀏覽與瞭解，竟於系爭專利申請後近4個月之久，且距法定屆至期日僅約11日，始申請系爭專利菌株之國內寄存證明，致遲誤法定期日，客觀上顯有未盡通常之注意，且無不能預見或不可避免之事由，實難辭其咎，尚乏不可歸責於己之事由，又無天災可言，顯無回復原狀之事由。

【案情說明】

原告於民國104年12月23日以「免疫調節」向被告申請發明專利並主張國際優先權，經被告編為第104143468號審查。審查期間，原告於105年1月27日補正優先權證明文件，復於同年4月25日以郵寄方式檢送加註國外寄存資訊之申請書及國外寄存機構出具之寄存證明文件，及於105年5月2日以郵寄方式檢送國內寄存機構「財團法人食品工業發展研究所」出具之生物材料寄存證明文件，並同時依專利法第17條規定申請回復原狀。案經被告審認本案未依專利法第27條第3項規定，於最早優先權日後16個月內（至105年4月23日止）檢送國內寄存機構之證明文件，爰以105年6月23日（105）智專一（二）15170字第10541012230號函為生物材料「視為未寄存」，並否准回復原狀之申請。原告不服，提起訴願，惟遭駁回，提起行政訴訟。

【判決要旨】

一、按現行專利法第27條第2項至第3項規定，寄存證明文件檢送之期間為法定期間，無專利法第17條第1項但書指定期間之適用。而「法定期間者，係指專法所明定在此期間應作為或應不作為之期間而言，法定期間既為基於法律所訂定之期限，任何機關、法院均不得延長或縮短法定期間」（最高行政法院98年度判字第645號判決意旨參照），自無逾期補正可言。又專利法第27條第2項「申請人應於申請日後4個月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存。」之規定，已明文「寄存證明文件」逾法定期間未檢送，「視為未寄存」，是違反專利法中之有關權利取得程序規定，足以導致失權效果（最高行政法院101年度裁字第1020號裁定要旨參照）。

二、查原告前於104年12月23日向被告申請系爭發明專利，並主張國際優先權，經被告編為第104143468號審查。審查期間，原告於105年1月27日補正優先權證明文件，復於105年4月25日以郵寄方式檢送國外寄存機構出具之寄存證明文件，嗣於同年5月2日始檢送國內寄存機構食品所出具之生物材料寄存證明文件，則依專利法第27條第4項：「申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，並於第2項或前項規定之期間內，檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者，不受第1項最遲應於申請日在國內寄存之限制。」、第2項「申請人應於申請日後4個月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存。」、第3項「前項期間，如依第28條規定主張優先權者，為最早之優先權日後16個月內。」等規定，系爭專利主張最早之優先權日為103年12月23日，其國內外寄存機構之證明文件至遲應於105年4月25日前提出，系爭專利之國內寄存始得於系爭專利申請日後為之。原告於105年5月2日方郵寄國內寄存證明，有原告申請書暨食品所寄存證明書附卷可參，該國內寄存證明之提出，顯已逾專利法第27條第4項規定之法定期間，參照前揭說明，即生「視為未寄存」之法律效果。

三、原告於104年12月23日即委任代理人提出系爭專利申請，並主張國際優先權，當知依我國專利法規定，應於優先權日起16個月，即105年4月25日前，檢送系爭專利菌株之國內外寄存證明文件。而原告於申請專利後之105年4月14日始備具相關文件向食品所申請系爭專利菌株生物材料寄存，距系爭專利國內申請日，已耗時近4個月。反觀食品所自原告申請生物材料寄存翌日之105年4月15日，即開始進行存活試驗，同年4月25日確認試驗當時存活，隨即於同年月26日開具寄存證明書，前後歷時8個工作天完成寄存試驗及證明，參照食品所網頁公告作業期程於10個工作日內完成存活試驗，要難謂有延宕之情事，原告申請系爭專利，既知必須國內寄存，當對國內寄存機構之上開相關資訊有所瀏覽與瞭解，竟於系爭專利申請後近4個月之久，且距法定屆至期日僅約11日，始申請系爭專利菌株之國內寄存證明，致遲誤法定期日，客觀上顯有未盡通常之注意，且無不能預見或不可避免之事由，實難辭其咎，尚乏不可歸責於己之事由，又無天災可言，顯無回復原狀之事由。

四、原告遲誤系爭專利菌株國內寄存證明之法定期間，依法應視為未寄存；復無回復原狀之事由，則被告依專利法第27條第2項後段所為「視為未寄存」，及依同法第17條第2 項為「所請回復原狀，礙難照准」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。

• 發布日期 : 107-10-16
• 發布單位 : 專利行政企劃組
• 更新日期 : 111-12-01
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