案例六
有關第104144304號「有益於植物生長及治療植物疾病之解澱粉芽孢桿菌RTI301組合物及使用方法」發明專利申請案申請回復原狀事件（智慧財產法院106年度行專訴字第21號；裁判日：106.11.22）。
爭議標的：申請回復原狀事由之認定。
相關法條：專利法第17條第2項、第27條第1項至第4項規定。

【判決摘要】

原告申請系爭專利，既知必須國內寄存，即應從寬判定進行國內寄存，以免不利於專利申請。以司法審查之角度而言，除非寄存程序中不可歸責於申請人之遲誤時間過長，以致法定期間已大部分投入寄存程序，猶未能完成寄存，否則原則上均即難謂不可歸責，原告於法定期間內，在啟動寄存程序前投耗長達47日之時間，如原告能事先積極規畫安排，適時提早啟動寄存程序，也不至於後來必須斤斤計較在寄存程序中遭遇自己所未預慮準備之困難，自難認為原告申請回復原狀為有理由。

【案情說明】

原告富曼西公司於民國104年12月29日以「有益於植物生長及治療植物疾病之解澱粉芽孢桿菌RTI301組合物及使用方法」向被告提出發明專利申請，並主張美國西元2014年12月29日申請號62/097,203之優先權，經被告編為第104144304 號專利申請案予以審查。原告嗣於105年5月13日檢送國內寄存證明文件，並於同年5月25日補送國外寄存證明文件。系爭案因已逾檢送生物材料寄存證明文件之法定期間（105 年4月29日）始檢送國內、外寄存證明文件，被告遂於105年7月26日以（105）智專一（二）13029 字第10541186880號函，處分系爭案之生物材料視為未寄存且申請回復原狀應不予受理，原告不服該原處分，提起訴願，遭訴願決定駁回，原告仍不服，遂提起本件行政訴訟。

【判決要旨】

一、按申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。申請人應於申請日後四個月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存。專利法第27條第1項前段、第2項分別有明文規定。上開條文對於檢送寄存證明文件之期限，已有明確規範，並直接規範屆期未檢送之法律效果，可認該「申請日後四個月內檢送寄存證明文件」之期限，即為法定期間無誤。

二、又按申請人因不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後三十日內，得以書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀。專利法第17條第2項定有明文規定。上開條文既曰「向專利專責機關申請回復原狀」，則是否准許回復原狀，仍應經專利專責機關審認判斷是否合於「不可歸責於己之事由」，以致遲誤法定期間，而專利專責機關審認判斷之結果，自屬行政處分，而可由申請人提起行政爭訟。

三、原告於系爭案之專利申請日為104年12月29日，是依專利法第27條第2項規定，其於申請日後四個月內之檢送寄存證明文件之期限，按民法第119條（法令所定期間，除有特別訂定外，其計算即依民法第5章之規定）、第123條（稱月者，依曆計算），該期限屆至日即為105年4月29日。因此，從系爭案申請日至期限屆至日，其間共有122日之久（自104年12月30日起，該月份有2日；105年1月有31日，接著同年2、3月至4月29日各有29日、31日、29日，合計共122日）。且此122日既係依法依曆計算而來，其間經歷之星期日、休息日，均不因此扣除計算，此觀專利法第27條第2 項係規定「四個月」，而不規定為「120 個工作天」，亦可得到相同之解釋結果。從而，專利申請人就此期限，不能主張其間因含有星期日、休息日，而延展屆至期限。

四、原告對此亦知悉甚明，故自承系爭案之法定期限屆至日為105年4月29日，並未主張應扣除其間之休息日而延展法定期限屆至日。但原告卻在解釋其何以不可歸責以致遲誤期間時，先說明系爭案於104年12月29日申請後，適逢美國及我國元旦假期，致可工作之天數較少，此與前開法定期間計算不扣除休息日，已有所不合。申言之，原告既認為「我國辦理生物材料寄存之相關規定相當繁複」，其即應預慮盡快展開檢送寄存證明文件之必要準備工作，而不是又將法定期間內之休息日作為未能進行準備工作之藉口。

五、根據原告自己之主張：一般自啟動寄存程序，至完成寄存程序之時間為56或63天內，但原告受不可歸責而延誤之時間有24日或至少17日。以上原告主張之時間均有兩種，如均以最長時間計算，則原告至多亦可在87日（即63+24）內，即完成寄存程序。以此時間對比前述法定期間122日，法定期間還整整多出35日之多（122-87=35 ），可謂綽綽有餘，如何能謂原告之遲誤法定期間係不可歸責？

六、深究原告之所以在法定期間綽綽有餘之情況下，最終卻遲誤法定期間，無非在於原告過晚啟動寄存程序。原告自承啟動寄存程序之時間為105年2月15日，然系爭案之法定期間自104年12月29日申請翌日即開始起算，等同原告在法定期間內整整有47日不明所以地流失，而未投入啟動寄存程序，此始為原告遲誤期間之關鍵所在。至於著眼於啟動寄存程序後，有何意外情事，以致額外增加作業時間，終究並非正當理由，畢竟寄存程序涉及相關多項作業環節，本有賴專利申請人逐項配合克服完成，原告既委任有專業代理人為其申請專利，對此無可推諉不知。

七、以司法審查之角度而言，除非寄存程序中不可歸責於申請人之遲誤時間過長，以致法定期間已大部分投入寄存程序，猶未能完成寄存，否則原則上均即難謂不可歸責。倘非如此，則不同專利申請人均可能有自己之盤算，以致人人預留之時間有所不同，而事涉不同專利技術領域之專業判斷，恐難為妥適充分之司法審查，即使勉強為之，亦須耗費大量司法資源以評斷不同個案預留之時間是否合理，凡此均有失原先法定期間之設定目的。

八、如前所述，原告於法定期間內，未投入啟動寄存程序有47日之久。究竟原告在此47日內，所為何事，以致未能啟動寄存程序？據原告主張，此段時間其所為者，乃：研究系爭案內容及我國法令，研判是否需進行國內寄存、準備寄存文件並簽署、逐案詢問防疫檢疫主管機關確認是否需輸入許可、準備生物材料樣品等事。然有關研究系爭案內容及我國法令，研判是否需進行國內寄存部分，此無從特定其必要不可壓縮之時間為何，如考慮專利代理人應有相當專業能力以及後續程序繁複，即應從寬判定應進行國內寄存，以免不利於專利申請，本不應於此耗費過多時間。此外，準備寄存文件並簽署、逐案詢問防疫檢疫主管機關確認是否須輸入許可，依事理而言，均無需過多時間，原告自己亦未主張此部分有何特別情事，以致有不可歸責之遲延事由。至於其中準備生物材料樣品部分，據原告所主張後來因食品所要求，額外多準備19管生物材料，其所多耗費之時間也僅有11天，遠不及此段時間之47日。整體而言，原告在啟動寄存程序前投耗長達47日之時間，但難謂有何不可歸責之事由，如原告能事先積極規畫安排，適時提早啟動寄存程序，也不至於後來必須斤斤計較在寄存程序中遭遇自己所未預慮準備之困難，自難認為原告申請回復原狀為有理由。

九、原告另又主張國際上主要國家對於生物材料寄存規定，均較我國寬鬆，例如：美國專利法施行細則（37 CFR）第1.804節及專利審查程序手冊(MPEP)第2406節以及歐盟專利公約實施規則第31條之規定。然查，雖然37 CFR1.804 節容許生物材料寄存延至專利申請後，始行提出，但在MPEP第2406節一樣有寄存應於專利申請前進行之明文建議。在歐盟專利公約實施規則第31條第(1)(a)款即規定應寄存時間不應晚於專利申請時。此外，日本專利法施行細則第27條之2 亦規定關於微生物發明之專利申請應於專利申請時提出相關寄存證明。由以上各國規定觀之，其實原告幾乎可以合理預期除非無須寄存，否則於全球各主要國家之專利申請，於申請日前就應進行完成寄存之必要準備事宜。由此反觀原告主張其於系爭案專利申請後，竟仍須耗時逾40餘日，始能開始啟動寄存程序，顯非合理，本件原告之訴，為無理由，應予駁回。

• 發布日期 : 107-10-16
• 發布單位 : 專利行政企劃組
• 更新日期 : 111-12-01
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