案例九
有關第104144296號「解澱粉芽孢桿菌RTI472組合物及其於使植物生長獲益及治療植物疾病之使用方法」發明專利申請案申請回復原狀事件（最高行政法院108年度判字第200號；裁判日：108.4.25）、（智慧財產法院106年度行專訴字第20號；裁判日：106.8.2）、（經訴字第10506314890號決定；決定日：106.1.18）。
爭議標的：申請回復原狀事由之認定。
相關法條：專利法第27條第1項至第4項、專利法第17條第2項規定。

【判決摘要】

按專利法第17條第2項規定：「申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後30日內，得以書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀。但遲誤法定期間已逾1年者，不得申請回復原狀。」該法條條文係以天災或例示，所以解釋不可歸責於己之事由，重在客觀事由，除應斟酌申請人之期待可能性外，就條文之意旨，應以其外在因素之影響達到申請人無法作決定或行為，即與法條例示之天災相類似程度之人為原因之事變（如戰爭、恐攻等）始可該當。本件被上訴人為生物材料之專利申請人，疏未注意，未妥善預為安排，儘早辦理，此等事由被上訴人均仍可自由決定，被上訴人未於法定期間檢送國內及國外寄存證明文件應屬因主觀事由而遲誤法定期間，而為可歸責於己事由。原判決命上訴人應作成回復原狀申請應予受理及國內(外)生物材料已完成寄存之處分，為無理由，爰將原判決廢棄，並駁回被上訴人在第一審之訴。

【案情說明】

被上訴人前於民國104年12月29日以「解澱粉芽孢桿菌RTI472組合物及其於使植物生長獲益及治療植物疾病之使用方法」向經濟部智慧財產局(即上訴人)申請發明專利並主張國際優先權（受理國家：美國；申請日：103年12月29日；申請案號：62/097,207），經上訴人編為第104144296號審查。審查期間，被上訴人於105年5月13日檢送財團法人食品工業發展研究所出具之專利生物材料寄存證明文件，復於105年5月25日檢送國外寄存證明文件，並依專利法第17條規定申請回復原狀。案經上訴人審認，被上訴人未依專利法第27條第2至4項之規定，於最早之優先權日後16個月內（至105年4月29日止）檢送國內及國外寄存證明文件，爰依專利法第27條第2項規定，以105年7月26日（105）智專一（二）13029字第10541186930號函為生物材料「視為未寄存」，所請回復原狀應不予受理之處分。被上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，被上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，案經原審判決撤銷訴願決定及原處分，上訴人不服，提起上訴。

【判決要旨】

一、按專利法第27條第1項規定申請生物材料或利用生物材料之發明專利，應將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。由於專利申請具有屬地性，如於各國申請專利時，均須於各國重新寄存，故專利法第27條第1項即明定申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。各國為免寄存程序繁雜，雖於1977年4月28日簽定布達佩斯條約，在該條約所承認具公信力之國際寄存機構之一寄存後，在會員國申請專利時，不須再寄存。惟我國並非該條約之會員，申請人並無法援引該條約就已於IDA寄存之生物材料向IDA申請分讓，以滿足專利要件，故申請人仍應在我國專利專責機關指定之寄存機構寄存之。專利法為緩和專利申請人時間上之不便，爰就第27條第4項明定已於申請前在專利專責機關認可之國外寄存機構寄存者，可不受專利法第27條第1項最遲應於申請日於我國國內寄存機構寄存之限制。依此規定申請人向我國申請專利時仍必須於我國國內再寄存一次，並應於法定期間內提出國內及國外寄存證明文件，故國外寄存證明文件係專利法第27條第4項規定之必要文件，並非被上訴人所謂「僅具補充性質，而屬可補正事項」。

二、從現行專利法第27條之立法經過說明，該條係於100年12月21日修正公布，參其第3、4項之立法理由：「參考歐洲專利公約施行細則第31條第2項規定，增訂依修正條文第28條主張國際優先權之申請案，其寄存證明文件之補正期間，為優先權日後16個月內」「現行條文第3項修正後移列第4項規定。刪除應於申請時聲明申請前已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存之規定。未聲明者不影響已於申請前在國外寄存之事實，僅須於『法定期間』內檢附國內寄存及國外寄存之證明文件即為已足。」可稽寄存證明文件檢送之期間為專利法第17條第1項前段所定之法定期間。

三、再從法條文義結構而言，專利法第27條第4項法條文字既規定「……於第2項或前項（即第3項）規定之期間內……」顯係沿同條第2、3項而為規定，專利法第27條第2項既已明文規定「寄存證明文件」逾法定期間未檢送，「視為未寄存」，更應解釋同法條第3、4項同為寄存證明文件之檢送法定期間，亦即逾同法條第3、4項「寄存證明文件」法定期間未檢送，「視為未寄存」而為法定期間。原判決認專利法第27條第2項明文「寄存證明文件」逾法定期間未檢送，「視為未寄存」，則同法條第3、4項同為寄存證明文件之檢送法定期間等情，並無不合。

四、復按專利法之法定期間者，係指專利法所明定在此期間應作為或應不作為之期間而言，法定期間既為基於法律所訂定之期間，任何機關、法院均不得延長或縮短法定期間，自無專利法第17條第1項但書指定期間，逾期補正可言。經查被上訴人105年5月13日始以郵寄補送國內寄存證明文件，並於5月25日始補送國外寄存證明文件，均逾專利法第27條第3項所定之法定期間(至105年4月29日止)，此為原判決所認定之事實，核無不合。被上訴人依專利法第17條規定申請回復原狀，則本件所應審究者為被上訴人遲誤法定期間是否符合專利法第17條第2項不可歸責於己之事由之要件？

五、按專利法第17條第2項規定：「申請人因天災或不可歸責於己之事由，遲誤法定期間者，於其原因消滅後30日內，得以書面敘明理由，向專利專責機關申請回復原狀。但遲誤法定期間已逾1年者，不得申請回復原狀。」惟所謂天災者，係指風災、水災、地震或海嘯等天然災害而言，天災以外其他不應歸責於己之事由，應依客觀標準判斷之，凡以通常人之注意而不能預見或不可避免之事由皆在其列。因為法條條文係以天災或例示，所以解釋不可歸責於己之事由，重在客觀事由，除應斟酌申請人之期待可能性外，就條文之意旨，應以其外在因素之影響達到申請人無法作決定或行為，即與法條例示之天災相類似程度之人為原因之事變（如戰爭、恐攻等）始可該當。所以僅屬主觀上之事由，當然不得據以申請回復原狀（參照本院95年度判字第965號判決意旨）但若係其他因素介入，如行政機關或其他法人之行為，影響申請人作決定或選擇時，除應斟酌申請人或其代理人對我國法令及行政實務認識，更應重在客觀事由，以其外在因素之影響到達申請人無法作決定或行為，就具體個案事實審認之，必申請人因外在介入導致無法自由作決定及行為時，始可與不可歸責於己事由相當。

六、另按申請寄存生物材料，應備具下列事項，向專利專責機關指定之寄存機構申請之：三、必要數量之生物材料；第2條第1項第3款所稱必要數量之生物材料規定如下：一、細菌、放線菌、酵母菌、黴菌、蕈類、噬菌體及以轉殖於宿主方式寄存之質體，應寄存6管，且各管應有存活試驗必要量，有關專利申請之生物材料寄存辦法第2條第1項第3款、第5條第1項第1款，亦分別訂有明文。經查，被上訴人所提出之食品所於105年2月24日復上訴人之回函，雖載有「台端傳真至本所之上述生物材料之專利寄存申請資料，經初步核閱結果『建議』如下……」，並於「生物材料樣品」欄位前後註記有「缺」、「25支」等文字，其建議生物材料之寄存數量固較有關專利申請之生物材料寄存辦法第5條第1項第1款「細菌、放線菌、酵母菌、黴菌、蕈類、噬菌體及以轉殖於宿主方式寄存之質體，應寄存6管，且各管應有存活試驗必要量」規定之數量為多等情，固為原審所認定之事實。惟該函所用文字既為「建議」，並無強制性，被上訴人自應依上開辦法先向寄存機構食品所寄存6管，由食品所准駁，若有不利結果，再為爭議。另外，被上訴人亦應在法定期間內提出法定6管之國外寄存機構出具之寄存證明文件，另再預做準備19管，以備食品所要求，則被上訴人至少應就6管於法定期間，提出國外寄存機構及國內寄存機構出具之寄存證明文件，為通常人能注意且能預見或可避免逾期，但被上訴人連6管之部分，均未於法定期間前提出，被上訴人為生物材料之專利申請人，疏未注意，未妥善預為安排，儘早辦理，以避免在接近期限才提出寄存申請，且應預留時間以解決寄存過程可能產生的問題，此等事由被上訴人均仍可自由決定，應屬因主觀事由而遲誤申請期間，而為可歸責於己事由，而不符回復原狀要件。原判決認定：「本件被上訴人之申請案因信賴法規範，提出法定6管之生物材料，嗣因行政機關即食品所要求補足25管，始又大費周章地從國外再調度19管生物材料補行提出，因被上訴人之申請已預留合理作業時間，且食品所之補件要求亦非合於既有之法規範，此非被上訴人以通常之注意可得預見，復因被上訴人補行提出之生物材料並無現存備製之數量可立即提出，而係需經培養始能取得，並遠自國外輸入國內，且尚需經繁複文書申請作業等程序後始能入關，客觀上實非可隨時輕易補送。」等情，自難謂合。據上論結，本件上訴為有理由，爰將原判決廢棄，並駁回被上訴人在第一審之訴。

• 發布日期 : 108-08-30
• 發布單位 : 專利行政企劃組
• 更新日期 : 111-12-01
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