案例九

有關第105128692號「具偏移歧管之內部清潔噴灑器」發明專利申請案主張優先權事件（最高行政法院108年度判字第516號；裁判日：108年11月13日）、（智慧財產法院106年度行專訴字第68號；裁判日：107年9月27日）、（經訴字第10606307580號；決定日：106年7月12日）。
爭議標的：優先權證明文件之認定。
相關法條：專利法第29條第1、2、3項、專利法施行細則第1、2、4項。

【判決摘要】

依專利法第29條第2項規定申請人提出「證明受理之申請文件」之目的，係供專利專責機關判斷申請人之主張是否符合國際優先權之要件，其內容須證明優先權基礎案之申請日（用以佐證申請人係於第1次申請專利之日後12個月內向我國申請專利）、申請案號（用以核對申請人聲明之第1次申請之申請案號數），並應附具經主管機關證明與優先權基礎案申請文件（包含說明書、申請專利範圍及圖式）原件相符之申請文件謄本1份（用以證明優先權基礎案與在我國之後申請案為相同發明）。「證明受理之申請文件」自須經受理優先權基礎案國家之專利主管機關出具證明，而非單純之收據或通知所得取代。

【案情說明】

被上訴人於105年9月5日以發明名稱為「具偏移歧管之內部清潔噴灑器」向上訴人申請發明專利，並主張西元2015年9月4日之美國第62/214,464號及西元2015年12月4日之美國第62/263,194號優先權，經上訴人編為第105128692號發明專利申請案審查。

本件以申請書、外文本、委任書提出申請，經上訴人程序審查核其申請書、中文本及2項優先權證明文件尚有欠缺，遂以105年9月21日（105）智專一（二）15071字第10541500660號函通知被上訴人於106年1月5日前補正中文說明書、圖式及申請書，並應於106年1月4日前檢送優先權之證明文件正本至局，惟被上訴人於106年1月4日僅補送2項優先權之申請收據及電子通知收據影本及說明書等文件。

本件因被上訴人所檢送之文件，並非美國專利商標局所核發之優先權證明文件，上訴人遂依專利法第29條第2項及第3項規定於106年1月17日以(106)智專一(二)14016字第10640088380號函處分視為未主張優先權，被上訴人不服，提起訴願，遭訴願駁回，被上訴人仍不服，提起行政訴訟。經智慧財產法院以106年度行專訴字第68號行政判決撤銷原處分及訴願決定，上訴人認原判決有違背法令之事實，提起上訴。

【判決要旨】

一、專利法第28條係有關主張國際優先權之規定，所謂國際優先權係指申請人在向與我國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員提出專利申請後，於法定期間（發明及新型12個月）內就相同發明向我國申請專利者，申請人得主張以該外國專利案之申請日為優先權日，作為判斷該我國申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日，而所謂「相同發明」之創作係以我國申請案申請專利範圍中所載發明是否揭露於優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式為準。依專利法第29條第1、2項規定，申請人主張國際優先權時除應於申請專利同時聲明第1次申請專利之申請日、受理該申請之國家或世界貿易組織會員及第1次申請之申請案號數外，並應於最早優先權日後16個月內，檢送經上開國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。雖上開規定並未明確揭示「證明受理之申請文件」之內容，然申請人提出「證明受理之申請文件」之目的係供專利專責機關判斷申請人之主張是否符合國際優先權之要件，其內容須證明優先權基礎案之申請日（用以佐證申請人係於第1次申請專利之日後12個月內向我國申請專利）、申請案號（用以核對申請人聲明之第1次申請之申請案號數），並應附具經主管機關證明與優先權基礎案申請文件（包含說明書、申請專利範圍及圖式）原件相符之申請文件謄本1份（用以證明優先權基礎案與在我國之後申請案為相同發明）。「證明受理之申請文件」自須經受理優先權基礎案國家之專利主管機關出具證明，而非單純之收據或通知所得取代，未檢送由受理優先權基礎案之國家或世界貿易組織會員所出具證明受理之申請文件者，依法均應視為未主張優先權。被上訴人主張專利法第29條第2項並未就文件之形式為限制，亦未授權上訴人為規範，依法律保留原則自無從得出專利法第29條「證明受理之申請文件」應解釋為國外申請案之說明書與圖式及/或官方認證及其譯本等形式要件云云，即非可採。

二、另依專利法施行細則第26條第1、4項規定，上開優先權證明文件應為正本，如以專利專責機關規定之電子檔代之，申請人應釋明與正本相符。如於法定期間已取得優先權證明文件，惟因各國距離遠近不一，致遞送正本至我國時間不同影響是否於法定期間內提出正本之判斷，實非公平，為此專利法施行細則第26條第2項明定申請人於最早優先權日後16個月所檢送之證明文件如係影本，專利專責機關應通知申請人限期補正與該影本為同一文件之正本；屆期未補正或補正仍不齊備者，始依專利法第29條第3項規定，視為未主張優先權。易言之，上開情形係指申請人已於法定期間內取得符合上開應記載內容之優先權證明文件，始得先行提出影本，並於指定期間內補正提出同一優先權證明文件之正本。

三、被上訴人係於105年9月5日向上訴人提出系爭申請案，並聲明以其先後於西元2015年9月4日、西元2015年12月4日向美國申請之第1、2優先權基礎案主張優先權，因最早優先權日為西元2015年9月4日，則自西元2015年9月4日起16個月內（即106年1月4日前），被上訴人應檢送美國證明受理之申請文件。被上訴人於106年1月4日檢送美國專利商標局申請之電子通知收據、申請收據，以及經美國專利商標局證明與原件相符之第1、2優先權基礎案說明書影本，嗣於106年2月23日補正提出美國專利商標局核發之優先權證明文件電子檔等情。惟依申請收據內容所示並未記載任何證明優先權之文字，顯見上開文件內容並非用以作為優先權證明之文件，自難謂係美國專利商標局所核發用以作為優先權證明之文件，被上訴人縱於105年1月4日提出收據影本，經核與專利法施行細則第26條第2項並不相符，上訴人自毋需依上開規定通知被上訴人限期補正與該影本同一文件之正本。被上訴人雖於106年2月23日係補正提出美國專利商標局就第1、2優先權基礎案所核發之優先權證明文件電子檔，惟美國專利商標局係於西元2017年2月9日始核發證明文件，晚於最早優先權日（即西元2015年9月4日）後之16個月，顯見被上訴人並未於法定內取得優先權證明文件，依上開說明，亦不符合專利法施行細則第26條第2項之規定，是上訴論旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為有理由。

• 發布日期 : 109-10-21
• 發布單位 : 專利行政企劃組
• 更新日期 : 110-10-12
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