案例一：
一、案件背景及歷程：
（一）第109304160號「增溼器」設計專利案，申請人於核准設計專利後申請撤銷核准審定，智慧局於專利審查並無違誤，對其申請歉難照辦。
（二）相關訴願決定及法院判決、裁定：
1.最高行政法院111年10月20日第111年度上字第151號判決上訴人（申請人）上訴駁回。
2.智慧財產及商業法院110年12月22日第110年度行專訴字第51號判決原告（申請人）之訴駁回。
3.經濟部110年8月3日經訴字第11006306150號訴願決定訴願人（申請人）之訴願駁回。
（三）爭點說明：
1.參考圖是否不符定義，審定前應否通知原告分割、改請或刪除。
2.參考圖是否實質上違反「一設計一申請」，審定前應通知其刪除、分割或改請。
3.申請專利之設計與參考圖比較圖是否具有不同主張方式或不同設計圖樣，而屬不同範圍之設計。
（四）相關法規：
專利法第126條第1、2項、第130條第2項、第134條、第136第2項、專利法施行細則第53條第6項。
二、案情說明：
（一）原告於中華民國109年7月24日檢附相關申請文件向智慧局申請設計專利「增溼器」，經智慧局編為第109304160號設計專利申請案進行審查，該案於109年12月3日經程序審查文件齊備後進入設計實體審查，於110年1月28日設計專利核准審定並通知原告應於審定書送達3個月內申領專利證書並繳納第1年年費。
（二）原告於110年4月7日向智慧局申領專利證書並於110年4月14日申請延緩公告，同時申復該案參考圖組1~3包括於本案申請設計內之物品而應為分割之標的，依專利審查基準第3-7-4頁規定智慧局宜先通知原告分割。此外本參考圖組4~7及8~11與本案設計略有不同，依專利審查基準第3-1-16頁之規定，亦應通知原告刪除、分割或改請，請智慧局撤銷核准審定之處分並確認是否應提出設計分割。
（三）智慧局於110年4月20日函覆原告該設計專利案之審查並無違誤，申請撤銷核准審定礙難照辦，申請人參考圖呈現之內容並無違反「一設計一申請」之情事，無須通知申請人分割，且參考圖亦非與本案申請專利之設計無關，無須通知申請人刪除，本案之核准審定並無違誤。
（四）原告雖於110年4月23日再次來函請智慧局說明指出參考圖1及11於本案設計的涵蓋範圍，並申請撤銷核准審定，智慧局於5月13日回覆專利權範圍之解釋應屬法院裁量權責，並再次就撤銷核准審定之申請表示礙難照辦。
（五）原告不服處分，提出訴願，請求撤銷原行政處分，經濟部訴願審議委員會於110年8月4日經訴字第11006306150號函駁回訴願，原告仍未甘服，提出行政訴訟，智慧財產及商業法院110年12月22日110年度行專訴字51號判決原告之訴駁回，原告仍未甘服，提出上訴，最高行政法院111年10月20日第111年度上字第151號判決上訴駁回。
三、裁判摘要：
（一）設計專利權之範圍係以圖式所揭露之內容為準，圖示所包含之視圖應足以充分表現申請人所主張設計的所有內容，以構成申請專利之設計的整體外觀，其得為立體圖、六面視圖（前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖）、平面圖、單元圖或其他輔助圖等，至於圖示中標示為參考圖者，不得作為設計專利權之範圍，其目的僅提供審查人員審查時參考用，非為界定申請專利範圍之一部分。
（二）每一設計專利申請案中說明書及圖式所揭露之單一外觀應用於單一物品，即所謂一設計一申請。一設計一申請之審查，除應就說明書之設計名稱及圖式所揭露物品之外觀為審查外，尚應審查說明書之其他文字內容，是否包含與設計名稱不同之物品或與圖式不同之外觀說明，若有違反一物品，或不視為一物品，或違反一外觀，或不視為一外觀者，應通知申請人修正說明書及圖式或申請分割。參考圖既僅供審查人員參考而非設計專利權之範圍，自非一設計一申請之審查範圍，經審查認無不予專利之情事者，依同法第142條第1項準用第47條第1項之規定，專利專責機關應予專利。
（三）系爭專利申請案之設計說明書所載之設計名稱為「增濕器」，所列之設計圖式包含立體圖、前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖及仰視圖，其區別僅在角度之不同，不論實虛線、形狀、花紋、符號及色彩均為相同，是由外觀觀之，可知系爭專利申請案所申請之設計專利僅為具有一特定外觀之一物品即增濕器，並無違反一設計一申請原則。所列參考圖均係據以表示不同範圍之設計內容或表現該設計於施予色彩後之具體實施方式，皆難謂為與申請專利之設計完全無關，被上訴人自無通知上訴人刪除該等參考圖之必要，系爭專利申請案並無專利法第134條所定不予專利之情事，從而原處分所為核准審定之處分，依法自無不合等情。
（四）申請人就其設計欲申請何範圍之保護，端以申請人之申請為準，專利專責機關僅審查其申請是否有不予專利情事，無法代申請人判斷其欲尋求保護之範圍為何。申請人是否為分割之申請，有其專利佈署、商業策略等等之考量，蓋分割後雖使申請人之設計專利保護更加周全，然亦增加專利年費之負擔，故尚難逕謂進行分割即屬有利申請人。縱使參考圖明確揭露另一設計，仍應由申請人自行決定是否為分割申請，專利專責機關無從得知其真意，亦無積極探詢之義務。上訴人自申請日至原處分審定前之長達6個月時間均未提出分割申請，亦未具狀向被上訴人為任何表示，被上訴人自無從知悉上訴人是否有欲申請分割之意，是被上訴人依法審查後核准專利，當無違反有利不利一體注意原則可言。

• 發布日期 : 111-12-06
• 發布單位 : 專利行政企劃組
• 更新日期 : 111-12-06
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