發文日期：中華民國102年3月21日

主旨：有關所詢代工產品使用A商標，是否須申請商標使用授權登記等疑義，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴公司102年2月20日○○○字第○○○號函。

二、商標侵權係以行為人未經商標權人同意而「使用」其商標為要件。貴公司所為的代工行為及輸出、入行為，若僅係為受國外商標權人委託製造的代工行為，並於生產後全數運往委託人約定的國家或其指定的其他國家或地區，則此回銷行為，因代工廠商並無以行銷目的，表彰為自己經營的商品的意思，非屬商標法第5條所規定的「商標使用」行為，依目前司法實務見解，應不構成商標侵權(臺灣高等法院高雄分院85年度再字第4號刑事判決、民國82年6月1日臺灣高等法院花蓮分院刑事法律專題研究，如附件供參)。但應注意的是，若受託製造商於製造後，違約將部分成品流入本國的市場者，則對於本國原有取得商標權之人，即有造成商標權侵害的疑慮。惟代工廠商實際個案中所為的回銷行為，有無構成侵害商標權，係屬司法機關獨立審判的範疇，宜由法院參酌當事人雙方主張的事實，依一般社會通念，就實際具體相關事證，逕依職權進行判定。

三、商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權，非經本局登記者，不得對抗第三人，為商標法第39條第1、2項所規定。而申請商標授權使用登記，主要係由被授權人取得依行銷目的使用該商標之權利，與單純代工回銷之行為有別，故貴公司尚無申請商標授權登記之必要。惟本件依來函所附採購合同之影本觀之，其契約當事人為甲，而「A」商標在我國註冊之商標權人為「乙」，故貴公司代工製造所為標示「A」商標產品之輸出、入行為，如於商標權人主張權利或於海關執行職務時，貴公司即便出具該含有授權條款的契約，因二者非屬同一權利主體，較易生爭議，為避免貴公司在進口代工零組件或出口成品時，有受海關執行公權力之疑慮，建議宜取得我國「A」商標權人出具無侵權情事之相關證明文件。

四、隨文檢送臺灣高等法院高雄分院85年度再字第4號刑事判決及民國82年6月1日臺灣高等法院花蓮分院刑事法律專題研究摘錄影本各1份。

• 發布日期 : 102-03-21
• 發布單位 : 商標權組
• 更新日期 : 109-02-17
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