WIPO關於著名商標保護規定聯合備忘錄

1999.11

• 第一條（Article 1）定義
•  （條文所稱）
  • （i） 會員國（Member State）：指WIPO及/或巴黎公約的會員。[#1.1]
  • （ii） 機關（Office）：指會員國辦理商標註冊的機構。
  • （iii） 主管機關（competent authority）：指會員國內有權認定著名商標或實施著名商標保護的行政、司法或準司法機關而言。[#1.2]
  • （iv） 營業標識（business identifier）：指任何標識足以區辨自然人、法人、團體機構或協會的營業者而言。[#1.3]
  • （v） 網址名稱（domain name）：指在網路上由電腦字元所串成相當於地址者而言。[#1.4]
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• 第一章（PART Ⅰ）著名商標之認定 
  • 第二條 （Article 2）認定商標在會員國著名與否
• （1） 考量因素（Factors for Consideration）
  • （a） 主管機關應就各種足資認定為著名商標的情況加以考量。[#2.1]
  • （b） 主管機關就所提資料判斷是否為著名商標，應考量因素有六種，但不以此六項因素為限：[#2.2]
    • 1.相關公眾知悉或認識該商標的程度。[#2.3]
    • 2.該商標使用的期間及使用地域範圍。[#2.4、#2.5]
    • 3.該商標宣傳的期間及地域範圍；包括廣告及在展覽會、展示會的公開與陳列。[#2.6]
    • 4.該商標註冊或申請註冊的期間或地域範圍等足以反應其使用或被認知的程度者。[#2.7]
    • 5.該商標成功實施其權利的紀錄；特別指曾經主管機關認定（承認）為著名商標者。[#2.8]
    • 6.該商標相關的價值。[#2.9]
  • （c）上述考量因素係輔助主管機關認定著名與否的例示，而非先決要件，認定該商標是否為著名商標，仍應就個案具體情況加以判斷。有些案件，可能就所有考量因素判斷之；有些案件，可能與上述b段的所有考量因素無關，而需考量其他因素。且該其他因素可能與b段的各項因素相關、單獨或綜合考量。[#2.10]
• （2） 相關公眾（Relevant Sector of Public ）
  • （a） 應包括下列三種情形，但不以此三種為限：[#2.11]
    • （i）其商品/服務的實際或潛在消費者（consumers）。[#2.12]
    • （ii）涉及其商品/服務經銷管道的人。[#2.13]
    • （iii）與其商品/服務營業交易有關的業者。[#2.14]
  • （b） 在會員國內為上述其中之一的相關公眾所普遍認知（to be well known）者，應認定為著名商標。[#2.15]
  • （c） 在會員國內為上述其中之一的相關公眾所認知（to be known）者，得認定為著名商標。[#2.16]
  • （d） 會員國得認定某一商標為著名商標，即使該商標並未達普遍認知的程度，或其他會員國係以上述c項認定其為著名商標者。[#2.17]
• （3）不得作為判斷著名商標的考量因素：
  • （a） 會員國不得將下列因素視為認定為著名商標的必要條件：[#2.18]
    • （i）該商標已在會員國使用、註冊或已提出申請。
    • （ii）該商標在會員國以外的管轄區域已普遍認知、註冊或已提出申請。
    • （iii）該商標在會員國已為一般公眾（public at large）所熟知。
  • （b） 會員國適用本條（2）項d.判斷是否著名時，縱有上述（a）之（ii）不得考量的規定，仍得要求該商標在會員國以外一個或一個以上的其他管轄區域著名（普遍認知）。[#2.19]
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• 第二章（PartⅡ）保護範圍 
  •  第三條（Article 3）著名商標之保護；惡意[#3.1]
• （1） 會員國至少在該商標於會員國成為著名商標時即應予保護，並得禁止有衝突的商標、營業標識及網址名稱。[#3.2]
• （2） 適用第二章條文之規定時，「惡意」得為評估競爭利益的考量因素之一。[#3.3]
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  •  第四條（Article 4）衝突商標
• （1） 衝突商標
  • （a） 衝突商標；商標（標章）或其主要部分係重製、模仿、翻譯、音譯某一著名商標，而有致混淆誤認之虞，且使用、申請註冊或註冊於與著名商標相同或類似的商品/服務者。[#4.1]
  • （b） 商標或其主要部分係重製、模仿、翻譯、音譯某一著名商標，不論其所使用、申請註冊或註冊的商品/服務為何，若具備下列情形之一者，即得認定與著名商標衝突。[#4.2]
    • （i） 商標的使用顯示其所使用、申請註冊或註冊的商品/服務與著名商標所有權人有所關聯，且有致著名商標所有人利益損失之虞者。[#4.3]
    • （ii） 商標以不公平的方式使用，而有致減損或淡化著名商標識別性（distinctive character）之虞者。[#4.4]
    • （iii） 商標的使用係不正利用著名商標的識別性者。[#4.5]
  • （c） 會員國適用本條（1）（b）（ii）（iii）時，縱有第二條（3）（a）（iii）規定；會員國仍得要求該著名商標為一般大眾所普遍認知。[#4.6]
  • （d） 縱有本條（2）～（4）規定，會員國仍得依下列規定不予適用。但該商標使用、申請註冊或註冊係基於惡意者，不在此限。[#4.7]
    • （i） 依本條（1）（a）認定有無與著名商標衝突：若該商標使用、申請註冊或註冊於與著名商標相同或類似之商品/服務，係於著名商標在會員國成為著名之前。
    • （ii） 依本條（1）（b）認定有無與著名商標衝突： 
      若商標在會員國或會員國有關區域使用、申請註冊或註冊於特定商品/服務，係於著名商標在會員國成為著名之前。
• （2） 異議程序：若法規允許第三人提出異議，則本條（1）（a）規定與著名商標衝突者，應構成異議的理由。[#4.8]
• （3） 評定程序：
  • （a） 商標若與著名商標衝突，著名商標所有人自該商標註冊公告之日起不得少於五年之內應得向主管機關申請作成該商標無效的評決。[#4.9]
  • （b） 商標若與著名商標衝突，主管機關自該商標註冊公告之日起不得少於五年之內，亦得依職權為該商標無效之評決。[#4.10]
• （4） 禁止使用：著名商標所有人得自知悉衝突商標使用之日起至少五年以內，向主管機關申請為禁止該商標使用的判決（決定）（decision）。#4.11
• （5） 惡意註冊或使用者，無期間限制：[#4.12]
  • （a） 縱有本條（3）規定，對於惡意註冊的衝突商標，會員國不得規定得申請評定的期限。
  • （b） 縱有本條（4）規定，對於惡意註冊的衝突商標，會員國不得規定其依職權提請評定的期限。
  • （c） 主管機關為認定本條的惡意，應考量當事人使用、註冊或申請註冊該衝突商標時是否知悉或有應知悉著名商標或標章的情事。
  • （6） 註冊而未使用者，無期間限制：縱有本條（3）規定情形，如衝突商標註冊但從未使用，會員國即不得規定得申請評定的期限。
• 本條第（5）（c）規定一個判斷惡意可能採取的標準。
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  •  第五條（Article 5）有衝突之營業標識[#5.1、#5.2、#5.3]
• （1） 有衝突之營業標識：
  • （a） 營業標識或其主要部分係重製、模仿、翻譯、音譯某一著名商標，且具有下列情形之一者：
    • （i） 營業標識的使用顯示其所表彰的營業與著名商標所有人間有所關聯，且有致著名商標所有人利益損失之虞者。
    • （ii） 營業標識以不公平的方式使用，而有致減損或淡化著名商標識別性（distinctive character）之虞者。
    • （iii） 營業標識的使用係利用著名商標（標章）之識別性者。
  • （b） 縱有第二條（3）（a）（iii）規定；在適用本條（1）（a）（ii）及（iii）規定情形時，會員國仍得要求該著名商標已為一般公眾所普遍認知。
  • （c） 營業標識在會員國或會員國有關區域使用、申請註冊或註冊係在著名商標成為著名之前，會員國得不適用（a）段規定判斷是否與著名商標衝突。但該營業標識的使用、申請註冊或註冊係基於惡意者，不在此限。
• （2） 禁止使用：著名商標所有人得自知悉有衝突營業標識使用之日起至少五年以內，向主管機關申請為禁止該營業標識使用的決定（decision）。
• （3） 惡意註冊或使用者，無期間限制：
  • （a） 縱有本條（2）項規定，對於惡意註冊有衝突的營業標識，會員國不得規定得申請評定的期限。
  • （b） 主管機關為認定本條的惡意，應考量當事人使用、註冊或申請註冊有衝突的營業標識時是否知悉或有應知悉著名商標或標章的情事。
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  •  第六條（Article 6）有衝突之網址名稱[#6.1、#6.2]
• （1） 有衝突的網址名稱：網址名稱或其主要部分係重製、模仿、翻譯、音譯某一著名商標，且係基於惡意使用或註冊者。[#6.3]
• （2） 撤銷、移轉：著名商標所有人得要求主管機關撤銷網址名稱註冊，或將網址名稱移轉註冊為著名商標所有人。[#6.4]
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【1.1】 第（i）、（ii）項定義自明。
【1.2】 第（iii）項主管機關的法律性質，應由會員國依國內法律體系自行認定，本項定義採廣義以適用各國體例。
【1.3】 "營業標識"指表彰營業本身而非營業所產製或提供的商品/服務標識（signs），後者型態僅單純具備商標功能，營業標識的標識；如商業名稱（trade name）、營業表徵（symbols）、紋章（emblems）、或標誌（logos）。營業標識與商標功能上的混淆，係當公司的名稱相當於公司的商標時所產生。
【1.4】 "網址名稱"指代替數字的網路上地址，以方便上網及記憶，又稱IP address（Internet Protocol address）。
【2.1】 著名商標所有人須提出足資證明為著名商標的證據資料供主管機關審酌，主管機關就各種可能情況應闡明協助其提出相關證明。
【2.2】 各項判斷因素的證據資料均應予考量，不得以特定標準加以限制，且當事人得選擇提出任何證據，主管機關不得以不符合某特定標準而認定該商標不著名。
【2.3】 商標知悉或認知的程度，得經由市場調查及意見調查資料加以判斷。但不得限制須依一定標準或格式為之，或必須有相當份量或數量者始可。
【2.4】 使用的期間及地域範圍與相關公眾是否普遍認知間有密切的關聯性，若商標使用係在鄰近的領域、或使用在相同語言的領域、或為相同廣告媒體所遍及的領域（如透過電視或印刷文宣、新聞媒體）、或有密切貿易往來關係的領域者，均足資認定為該會員國的相關公眾所認知。
【2.5】 "使用"一字並未定義。依各國或各區域的標準，使用可能為取得商標權的要件，不使用可能構成撤銷、無效事由，或因透過使用取得商標的識別性，但對本決議規範目的而言，所稱使用應包括在網路上使用商標的情形。
【2.6】 "宣傳（promotion）" 可構成商標使用的事實，甚至為認定商標是否著名的標準之一，其規定主要係為避免"宣傳"是否構成"使用"的爭議。對於市場上加入新競爭商品，如何使公眾知悉，主要在於商品宣傳（促銷）的程度；如透過廣告、宣傳品、或電子媒體（包括網路），其他如在展覽會、展示會展示商品，即使參展的廠商僅限於該國的業者，因參觀者可能來自不同國家，故對於商品的宣傳（ii）應不限於國際性的展覽會或展示會。
【2.7】 商標在世界各地註冊多寡及期間，可為該商標是否著名的考量，對於商標在世界各地註冊情形，若在不同國家由不同人註冊，而由同一集團所享有者，即不得要求須為相同名義的註冊人為限。商標註冊的事實，關係於該商標在註冊國使用或被認知的情況，例如商標在註冊國有實際使用或具善意使用的意圖而註冊者。
【2.8】 基於屬地主義，著名商標的保護應以國家為認定基礎。所稱著名商標受到保護的實例，或對某商標曾為著名之認定的證據，如：某一特定國家所認定為著名的商標，亦可能為其鄰近國家採為著名的證據。"實施"在此為較廣義的解釋，包括經由異議程序防止衝突商標註冊的情形。
【2.9】 評估商標價值的方法有很多，本規則並不建議特定的方法，只是承認商標相關的價值可以作為商標著名與否的指標。
【2.10】 依（1）（c）說明可知（b）所列之因素並非全部，不能以是否符合其所列之因素決定是否為著名商標。
【2.11】 依（2）（a）對於認知商標的公眾，指相關的公眾而非一般的公眾而言。其中（i）至（iii）所列的相關公眾僅為說明性規定，除該三種情形以外的其他相關公眾可能存在。
【2.12】（i） "消費者"應採廣義解釋，且不限於商品的實際購買人，惟相較於「消費者的保護」係泛指一般消費者而言，二者定義不同。基於商品∕服務性質，所使用商品的實際或潛在購買人因具體個案不同而有不同的消費組群，其認定應就商標所使用商品∕服務的實際或潛在購買人所形成的主要消費組群為參考變數。
【2.13】 （ii）商品∕服務的行銷管道因商品∕服務本質不同頗有差異，有些商品係於超級市場販售較易為消費者所接觸，有些則需透過中盤商或代理經銷商。舉例而言，以在超級市場消費為主要對象的市場調查報告，對於以郵購為主的商品而言，即不宜作為判斷是否已為相關公眾所認知的資料。
【2.14】 （iii）商品∕服務營業範圍內交易有關的業者，一般指輸入廠商、批發商、被授權使用或設立分店等有意或準備從事該商標所使用商品∕服務有關的營業者。
【2.15】 （2）（b）不可另有更嚴格的限制，或以一般公眾的認知為判斷。因商標所使用商品∕服務皆與特定部分的相關公眾有關，例如應考量收入、年齡或性別的消費組群。廣義相關公眾的認知，並不逾越國際間保護著名商標之目的，即禁止未經授權者為仿冒或待價而沽而使用或註冊該商標。
【2.16】 （2）（c）會員國除須保護相關公眾所普遍認知的著名商標外，亦可選擇（但無義務）保護僅在相關公眾具知名度的商標。
【2.17】 （2）（d）除（2）（b）及（c）的最低保護標準，會員國亦可對只在該國以外的著名商標自由提供保護。
【2.18】 （3）（a）不得因具其中所列條件之一而認為不符合著名商標的要件。
【2.19】 （3）（b）若會員國保護其管轄地域以外的著名商標，可不適用（3）（a）（ii）規定，仍允許會員國得要求其證明商標在相關境外已普遍認知（well know）的事實。
【3.1】 本條大體表明著名商標的保護及於衝突商標、營業標識及網址名稱，相關規定並不適用於著名商標與地理標示（geographical indications）或原產地標示（appellations of origin）申請間的之衝突。惟相關規定僅為最低保護標準，會員國當然得自由提供更廣泛的保護範圍。
【3.2】 著名商標於其成為著名時即應受到保護，亦即會員國並無義務保護某一國際知名商標，若該商標在會員國並非著名或知名。惟條文既採用"至少"的用語，故於該商標著名之前仍予保護者，亦不生牴觸，
【3.3】 關於著名商標保護案件，常涉及惡意的因素。本項即以惡意通用名詞平衡當事人因執行有關著名商標保護案件的利益。
【4.1】 本條（a）定義商標在何種條件下，使用於與著名商標同一或類似商品∕服務時，為衝突商標，若符合本項規定，即可適用（2）至（6）項的救濟程序。
【4.2】 本條（b）無論衝突商標使用商品∕服務的性質為何，只要符合所列（i）~（iii）情形之一者，即得適用（3）至（6）規定。對於已註冊的衝突商標，即使未使用，仍應在假設其有使用的情況下考量有無適用（i）~（iii）的情形。
【4.3】 本條（b）（i）著名商標與第三人商品∕服務間的關聯性；例如會造成第三人所生產的商品∕服務是由商標權人所參與、授權或贊助的印象時，著名商標與第三人的商品∕服務就有關聯。當第三人上述有關聯的商品∕服務處於次級市場地位，對著名商標信譽有負面影響時，應認著名商標所有人的利益可能受損。
【4.4】 若以不公平競爭的方式使用衝突商標而有損害或減弱著名商標獨特的市場地位者，可認有（ii）適用，另將衝突商標使用於劣級品，或以不道德或猥褻的方式使用該商標者亦屬有關減弱的適例。「以不公平的方式」，暗喻第三人在不違反誠信的商業行為下（如，參考著名商標以為評論或嘲諷）使用著名商標時，即不構成淡化。
【4.5】 （i）以對真正商品或服務來源產生錯誤聯想為要件，（ii）以著名商標之價值減損為要件，（iii）則有別於（i）（ii）項的適用，即對商品∕服務的來源不會有錯誤的聯結，或該著名商標在大眾心目中的價值並未減低，但此種使用方式使得衝突商標使用人基於著名商標的商譽而有不勞而穫，即利用其商譽搭便車（free ride）的情形。所稱「不正利用（unfair advantage）」，則提供會員國彈性適用本項規定的裁量餘地，例如，為了商業上的正當理由（例如備用零件的銷售）而引用著名商標並非不公平利用，是可以被允許的行為。
【4.6】 本條第（1）（c）是第二條第（3）（a）（iii）所規定一般準則的例外情形，即一般情形下，會員國不得要求商標已為一般公眾所熟知做為判斷著名商標的因素，但是如果商標要依第四條第（1）（b）（ii）及（iii）規定受保護時，可以要求該商標須為一般公眾所熟知。
【4.7】 本條第（1）（d）說明：著名商標在會員國成為著名之前取得的權利不被認定為與著名商標有衝突，但是此規定會造成一嚴重的傷害，即當一個商標已經惡意地使用、註冊或正提出註冊申請中。
【4.8】 本條第（2）項規定目的，在於確保當有異議程序存在時，著名商標所有人可以對與其衝突商標提出異議。此種防止商標註冊可提出異議的可能性，提供了著名商標所有人一個及早保護其商標的機會。本項規定中提到第（1）（a）部分，係限制有關異議程序須有涉及混淆的案件為必要條件，因此，淡化（dilution）的案件得不須依異議程序處理。
【4.9】 依本條第（3）（a）規定，以衝突商標註冊公告之日作為評定期間之起算日應被接受，因為該日可認定為著名商標所有人能獲得該商標註冊的官方通知的最早日期。本項規定期間自商標註冊公告之日起至五年後止。
【4.10】 本條第（3）（b）如果商標主管機關得依職權對註冊的商標提起評定，那麼與著名商標衝突的情況亦應合理地被視為是一個可以提起評定的理由。
【4.11】 本條第（4）規定著名商標的所有人更進一步的救濟辦法，即有權要求商標主管機關命令禁止衝突商標的使用。與本條第（3）項相同的是，提出禁止衝突商標使用的要求，有至少五年的時間限制，但是此期間的起算日，應為著名商標的所有人知悉該衝突商標使用之日。對於著名商標所有人知悉且容許使用的衝突商標，則無義務禁止該商標的使用。本項規定並不處理對於認為衝突商標使用的被特許者是否源自於著名商標所有人，因此，需另由其他適合的法律決定。
【4.12】 本條第（5）（a）及（b）規定當惡意註冊或使用時，本條第（3）及（4）項有關評定及禁止使用期間的限制不適用。
【4.14】 關於本條第（6）項。著名商標所有人可能面對一個潛在的問題，即一個與著名商標衝突的商標善意註冊後卻未曾使用過。在多數的案件中，此情形將依國家或地方的法律以經過一段時間未使用為由提起撤銷。然而，如果此種使用的要求不存在時，可以想像的是，一個與著名商標衝突、善意註冊後卻未曾使用過的商標，將不會引起著名商標所有人的注意。本條第（6）項規定，即在防止上述情況發生時，著名商標所有人因本條第（3）或（4）期間的限制而無法保護其權利。
【5.1】 第五條規定當著名商標與營業標識衝突時，會員國必須提供救濟辦法。本條基本上包含與第四條相同的條文，但對於營業標識的本質加以考量。商標與營業標識主要的不同在於：（一）商標用於分別商品或服務，營業標識用於分別企業；（二）商標註冊由國家或地方的主管機關（多為商標局）負責，但營業標識註冊的主管機關則各國都不相同，或根本不須註冊。
【5.2】 關於第五條內容與第四條相同的部分，請參考第四條的註解。
【5.3】 有關本條第（2）及（3）項規定，請看註解5.2。
【6.1】 SCT在第二次會議第一部分時決定國際局（International Bureau）將重新草擬第六條以限制其對著名商標的保護範圍以對抗網址名稱的搶奪或強佔行為。國際局將重新起草的條文內容置於SCT電子論壇中，徵詢更多意見與討論，其最終文字列於草案條文中方括弧內。當時亦同意在常設委員會（Standing Committee）的第二次會議第二部分中討論第六條。在該會議中常設委員會在無更進一步重大修正的情況下做了最後決定，或將重新起草的第六條建議巴黎聯盟理事會（Assembly of the Paris Union）及WIPO總理事會採認，或在共同決議中刪除該條文。
【6.2】 有關本條管轄權的問題故意不處理，留給尋求該項保護的會員國處理。因此，在保護著名商標不被註冊為網址名稱的訴訟中，原告必須證實訴訟提出所在的會員國主管機關對被告有管轄權，也必須證實爭議中的商標在該會員國為著名商標。
【6.3】 本條第（1）項描述了最可能被認為網址名稱與著名商標衝突的情形，其中以「至少」來表達，顯示其並非著名商標與網址名稱衝突的唯一情形，會員國對於其他衝突情形當然可以提供救濟辦法。
【6.4】 本條第（2）項規定將該侵害網址名稱移轉或撤銷，是解決現況最適合的救濟辦法。

• 發布日期 : 101-11-21
• 發布單位 : 商標權組
• 更新日期 : 109-05-28
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